Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №654586 с приоритетом от 02.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.05.2018 по заявке №2017722145. Правообладателем товарного знака по свидетельству №654586 является Общество с ограниченной ответственностью «Маг-плюс», г.Ярославль (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №654586 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак нарушает права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «Пан пицца», которое было создано и использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг кафе с 2003 года;

- в 2003 году лицо, подавшее возражение, заключило договор на аренду нежилого помещения с ЗАО «МАГ-Урал» по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 108 в целях организации услуг общественного питания. Также был разработан эскизный проект на вывеску по адресу Малышева, д. 108. Кроме того, уже с 2003 года коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, фигурирует в Договоре Банковского счета б/№ от 17.07.2003 года. В 2004 году лицо, подавшее возражение, продолжало работу кафе по данному адресу;

- в 2005 году было открыто еще одно заведение под коммерческим обозначением «Пан пицца» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского. Заключен договор на аренду помещения сроком до 2010 года. Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам в отношении кафе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева д. 108. Также получена программа производственного контроля, в которой содержатся сведения о количестве посетителей в день, количестве сотрудников и другая информация. Была получена лицензия на реализацию алкогольной продукции по адресам г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 108 и ул. Белинского, д. 71. Также факт наличия коммерческого обозначения «Пан пицца» подтверждается Соглашением о безакцептном списании между лицом, подавшим возражение, и ЗАО «МДМ-Банк-Урал» и дополнительным соглашением к договору банковского счета. Также в данный период лицо, подавшее возражение, получило разрешение на распространение наружной рекламы в г. Екатеринбург, а именно вывески кафе «ПАН ПИЦЦА» по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 108;

- в 2007 году также был заключен договор на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники;

- подтверждением продолжающейся работы в 2008 году являются следующие документы: результаты проверок от Инспекции ФНС, выраженные в постановлениях об административных правонарушениях, протоколы лабораторных испытаний кафе, был заключен договор на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники, лицензионный договор с РАО на публичное произведение произведений в кафе «Пан Пицца»;

- в 2009 году открыто новое заведение по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 21/1. Была составлена и согласована заявка на размещение рекламы вывески закусочной «Пан пицца»;

- ООО «СанЭД» составило протокол исследования тяжести и напряженности трудового процесса в кафе «Пан пицца». Также был заключен договор на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники;

- в 2010 году заключен договор с ООО «ЭОЛИС» на аренду до 2014 года. Подтверждением работы закусочных «Пан пицца» за 2010 год являются: меню закусочных, эскиз баннер-сетки «Пан-пицца», Технический отчет осмотра и испытаний параметров световой среды, эпидемиологические заключения, Протокол измерений параметров световой среды, договор с ООО «Аварийный канализационный сервис «Компания «ВиКа», договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных;

- за 2011 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: меню закусочных, разработанный дизайн коробок пиццы, Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, служебная записка и копия чека, договоры аренды, ответы на заявления Администрации города;

- за 2012 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: договор о возмездном оказании услуг с ИП Безруков, договор с ООО «Терминатор Неон» на сервисное обслуживание вывесок всех точек закусочных «пан пицца», договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца», акты замены оборудования, дизайн проект входной группы, уведомления от РАО, запрос Главе Администрации Октябрьского района на размещение летней веранды кафе «Пан пицца»;

- за 2013 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: договор с ООО «ИнтердиктТрейдинг» на проведение рекламных мероприятий и продвижение продукции ООО «ИнтердиктТрейдинг» в закусочных, принадлежащих ООО «Маг-плюс», Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца», представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

- за 2014 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, Постановления по делам об административных правонарушений, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца», договор с ООО «Бир Сервис» на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий и продвижению продукции в сети закусочных «Пан Пицца», акт приемки выполненных услуг по ремонту кафе «Пан Пицца», агентский договор с ООО «Феерита» по поиску заказчиков для реализации услуги по организации детских праздников кафе «Пан пицца», договор с ИП Головченко С.В. на изготовление макетов для ребрендинга вывески кафе «Пан пицца», соглашение о продлении договора аренды, лицензия на реализацию алкогольной продукции по адресам: ул. Малышева, д.108, ул. Белинского, д.71, ул. Малышева, д.21/1, уведомление Главе Администрации Октябрьскому району о размещении летней веранды кафе «Пан пицца» по адресу ул. Белинского, д.71,

- за 2015 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: протокол об административном правонарушении, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, договор с ООО «Стрела» на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий и продвижению продукции в сети закусочных «Пан Пицца», договор с ООО «Печатный дом Формат» на изготовление буклетов «Пан пицца», Техническое заключение ООО «УралГеоЭксперт» «Обследование технического состояния строительных конструкций здания жилого дома по ул.Белинского, 71 в Екатеринбурге с целью определения возможности выполнения перепланировки в административной части здания под закусочную «Пан Пицца»;

- за 2016 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» являются: утвержденный план эвакуации закусочной «Пан пицца» по адресу ул.Малышева, д.108, Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, экспертное заключение «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», договор с ООО «УКС» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных. Также в 2016 года аффилированным с лицом, подавшим возражение, ООО «Райт» была открыта закусочная «Пан-пицца» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.160 и ул.Победы, д.26, договоры на аренды помещений, лицензия на реализацию алкогольной продукции;

- за 2017 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» по адресам ул.Малышева, д.108, ул.Белинского, 71, ул.Малышева, д.21/1 и работы аффилированного лица ООО «Райт» по адресам ул.Восточная, 160 и ул.Победы, д.26 являются: спецификация с ООО «Уралпак» на изготовление пакетов «Пан пицца», договор с ООО «УКС» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, запрос в ООО «Российское Авторское общество», запрос директору ООО «Альфатранс», акт обследования узла учета воды, проект фасадной вывески закусочной «Пан пицца», договор с ООО «АМСервис+» на вывоз мусора, акты обследования, дополнительные соглашения к договору аренды, эскизные проекты Архитектурной мастерской «Эстаер» летних веранд закусочных по адресам ул.Белинского, 71 и ул.Победы, д.26;

- за 2018 год подтверждением работы закусочных «Пан пицца» по адресам ул.Малышева, д.108, ул.Белинского, 71, ул.Малышева, д.21/1 и работы аффилированного лица ООО «Райт» по адресам ул.Восточная, 160 и ул.Победы, д.26 являются: акт замены оборудования с ООО «АТМ АЛЬЯНС», дополнительные соглашения к договору аренды, проект фасадной вывески закусочной «Пан пицца». Также в 2018 году открылась новая точка по адресу: г.Екатерибург, ул. 8 марта, д.49. Для этого были направлены соответствующие уведомления и запросы Председателю комитета по товарному рынку Чернышевой Е.В., главному врачу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области г.Екатеринбурга»;

- лицо, подавшее возражение, прилагает также к возражению следующие документы: акты о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт, трудовые книжки сотрудников закусочных «Пан пицца», копии кассовых чеков сети закусочных «Пан пицца», штатное расписание сотрудников сети закусочных «Пан пицца», журнал учета вывозов технических специалистов и регистрации выполненных работ, журнал кассира-операциониста от 2012 г.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654586 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Доказательства наличия коммерческого обозначения с 2003 года по 2019 год;

2. Сведения по заявке №2018713397.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (02.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №654586 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

• в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

• в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №654586 представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «Pizza Пан», выполненный в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно. Товарный знак охраняется в красном, белом, зеленом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654586, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №654586 лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по обеспечению едой в сети закусочных под обозначением «Пан пицца», которое содержит словесные элементы, фонетически тождественные словесным элементам оспариваемого товарного знака, и использовалось им в качестве средства индивидуализации для услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «Маг-плюс» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654586.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «Пан-пицца», которое использовалось ООО «Маг-плюс» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Исходя из представленных лицом, подавшим возражение, документов следует, что ООО «Маг-плюс» приняло в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 71, на основании заключенного договора аренды от 06.10.2005 сроком действия до 31.12.2010. Кроме того, на основании заключенного договора аренды от 27.12.2005 ООО «Маг-плюс» приняло в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.108, на срок до 31.12.2010.

Лицом, подавшим возражение, было получено разрешение №В500471 от 06.03.2006 от Комитета по управлению городским имуществом администрации города Екатеринбурга на распространение наружной рекламы, содержащей постоянную вывеску, включающую обозначение «ПАН ПИЦЦА», по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 71.

В подтверждение осуществления деятельности лицом, подавшим возражение, представлено полученное Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии закусочной «Пан-пицца», расположенной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.108, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции сроком действия до 01.08.2008, в том числе, в закусочной «Пан-Пицца», расположенной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.108.

Согласно предоставленным документам 01.11.2009 ООО «Маг-плюс» было согласовано разрешение на распространение постоянной наружной вывески, включающей обозначение «Пан Пицца» по адресу г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.21/1.

В 2010 году ООО «Маг-плюс» заключило договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.21/1 на срок до 2014 года. В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2010 году лицом, подавшим возражение, предоставлены меню закусочных, эскиз баннер-сетки «Пан-пицца», Технический отчет осмотра и испытаний параметров световой среды, эпидемиологические заключения, Протокол измерений параметров световой среды, договор с ООО «Аварийный канализационный сервис «Компания «ВиКа», договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных «Пан-Пицца».

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2011 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: меню закусочных, разработанный дизайн коробок пиццы, Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, служебная записка и копия чека на продажу еды в кафе «Пан Пицца» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.71, договоры аренды, ответы на заявления Администрации города.

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2012 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: договор о возмездном оказании услуг с ИП Безруков, договор с ООО «Терминатор Неон» на сервисное обслуживание вывесок всех точек закусочных «пан пицца», договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца», запрос Главе Администрации Октябрьского района на размещение летней веранды кафе «Пан пицца»; В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2013 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: договор с ООО «ИнтердиктТрейдинг» на проведение рекламных мероприятий и продвижение продукции ООО «ИнтердиктТрейдинг» в закусочных «Пан-пицца», принадлежащих ООО «Маг-плюс», Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных «Пан-Пицца», договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца».

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2014 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, Постановления по делам об административных правонарушений, договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, договор с ООО «Пенетрон-Регион» на техническое обслуживание пожарной сигнализации кафе «Пан пицца», договор с ООО «Бир Сервис» на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий и продвижению продукции в сети закусочных «Пан Пицца», акт приемки выполненных услуг по ремонту кафе «Пан Пицца», агентский договор с ООО «Феерита» по поиску заказчиков для реализации услуги по организации детских праздников кафе «Пан пицца», договор с ИП Головченко С.В. на изготовление макетов для ребрендинга вывески кафе «Пан пицца», соглашение о продлении договора аренды, лицензия на реализацию алкогольной продукции по адресам: ул. Малышева, д.108, ул. Белинского, д.71, ул. Малышева, д.21/1, уведомление Главе Администрации Октябрьскому району о размещении летней веранды кафе «Пан пицца» по адресу ул. Белинского, д.71.

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2015 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: договор с ООО «Технический центр связи» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, договор с ООО «Стрела» на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий и продвижению продукции в сети закусочных «Пан Пицца», договор с ООО «Печатный дом Формат» на изготовление буклетов «Пан пицца», Техническое заключение ООО «УралГеоЭксперт» «Обследование технического состояния строительных конструкций здания жилого дома по ул.Белинского, 71 в Екатеринбурге с целью определения возможности выполнения перепланировки в административной части здания под закусочную «Пан Пицца».

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2016 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: утвержденный план эвакуации закусочной «Пан пицца» по адресу ул.Малышева, д.108, Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей, представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, экспертное заключение «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», договор с ООО «УКС» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, лицензия на реализацию ООО «Маг-плюс» алкогольной продукции.

В качестве подтверждения работы закусочных под обозначением «Пан пицца» в 2017 году лицом, подавшим возражение, предоставлены: спецификация с ООО «Уралпак» на изготовление пакетов «Пан пицца», договор с ООО «УКС» на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники закусочных, запрос в ООО «Российское Авторское общество», запрос директору ООО «Альфатранс», акт обследования узла учета воды, проект фасадной вывески закусочной «Пан пицца», договор с ООО «АМСервис+» на вывоз мусора, акты обследования, эскизные проекты Архитектурной мастерской «Эстаер» летних веранд закусочных по адресу ул.Белинского, 71.

Анализируя документы лица, подавшего возражения, коллегия приходит к выводу о том, что непрерывная деятельность, осуществляемая ООО «МАГ-ПЛЮС», в сети закусочных «Пан-пицца» является однородной услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Сравниваемые вид деятельности лица, подавшего возражение, и услуг 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к одному роду – «обеспечение едой», имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №654586 и которое использовалось в отношении услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654586 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».