Обозначение «
» по заявке № 2016737149, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.
Роспатентом 27.04.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737149 в отношении всех заявленных услуг 36 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения c:
- комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «
» по свидетельству № 211966 (приоритет от 22.09.1999), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ;
- комбинированным знаком обслуживания «
» по свидетельству № 511383 (приоритет от 02.10.2012), зарегистрированным в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ.
Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что словесный элемент «НЕДВИЖИМОСТЬ» (недвижимость – в гражданском праве земельные и другие естественные угодья, вещные права на землю, а также всякое иное имущество, прикрепленное к земле и прочно связанное с ней (здания, сооружения и т.д.), см. https://dic.academic.ru), включенный в состав заявленного обозначения, характеризует определенную сферу деятельности и, следовательно, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Для услуг, не подпадающих под указанную выше область деятельности (таких как: «оценка антиквариата; оценка марок; сбор благотворительных средств; агентства детективные; кремация; агентства брачные» – перечень не исчерпывающий), словесный элемент «НЕДВИЖИМОСТЬ» и, соответственно, заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения оказываемых услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:
- заявителем при подаче заявки № 2016737149 на товарный знак слово «НЕДВИЖИМОСТЬ» было указано в качестве неохраняемого элемента;
- в заключении экспертизы немотивированно и необоснованно не даны какие-либо оценки и (или) анализ вышеуказанному доводу заявителя;
- заявитель выразил свое согласие с мотивом экспертизы о том, что заявленное обозначение в отношении части услуг 36 и 45 классов МКТУ, некоторые примеры которых перечислены в уведомлении от 29.09.2017, не в полной мере соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а также сообщил о своем согласии сократить заявленный перечень услуг 36 и 45 классов МКТУ по заявке № 2016737149 до нижеследующей его части:
36 класс – аренда недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; управление недвижимостью; управление жилым фондом; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; организация финансирования строительных проектов;
45 класс – услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; проверка состояния безопасности предприятий; арбитраж; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов;
- в заключения экспертизы немотивированно и необоснованно не даны какие-либо оценки, анализ и (или) основания (мотивы) непринятия экспертизой измененного (скорректированного с учетом мотивов уведомления) и представленного заявителем перечня услуг по заявке на товарный знак № 2016737149;
- заявителем предприняты все необходимые и достаточные действия, в частности, сокращение ранее заявленного перечня услуг 36 и 45 класса МКТУ по заявке на товарный знак № 2016737149, для снятия мотивов несоответствия заявленного обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.
- заявитель выражает свое несогласие и возражает относительно довода о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 211966;
- словесный элемент «POMIDOR» заявленного обозначения является транслитерацией слова «ПОМИДОР» (огородное растение семейства пасленовых, а также его округлый сочный плод красного или, реже, желтого цвета, томат);
- экспертиза не дала оценку всем элементам заявленного обозначения как в отдельности, так и в комбинации, что не в полной мере отвечает установленным требованиям и практике проведения экспертизы товарных знаков;
- словесный элемент «POMIDOR» заявленного обозначения обладает фантазийным характером по отношению к услугам сокращенного перечня;
- в противопоставленном товарном знаке доминирующими элементами обозначения являются именно изобразительные элементы, так как данные элементы расположены в центре и занимают практически все пространство (площадь) товарного знака по свидетельству № 211966;
- различительная способность товарного знака по свидетельству № 211966 полностью обеспечивается за счет комбинации изобразительных элементов, влияющих на общее зрительное впечатление потребителя;
- надпись «ПОМИДОРКА» в противопоставленном товарном знаке, пространственно не доминирует, поскольку расположена не по центру, а в нижней части обозначения и занимает менее 1/3 площади (пространства) товарного знака;
- словесный элемент «ПОМИДОРКА» товарного знака по свидетельству № 211966 является производным от слова «ПОМИДОРИНА», то есть является разговорной, ласкательной формой указанного слова, а смысловое значение слова «ПОМИДОРИНА» (помидорка – уменьшительное к существительному помидорина – один плод помидора) не совпадает со значением общего понятия слова «помидор»;
- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству № 211966 имеют только отдельные звуковые признаки сходства, однако смысловые значения сопоставляемых обозначений не совпадают, так как заложенные в обозначения понятия и идеи противоположны, что свидетельствует о несходстве обозначений с точки зрения их семантики;
- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 211966 не имеют графического сходства, так как общее зрительное впечатление от восприятия обозначений различно, также как и виды использованных шрифтов, графическое написание букв, их расположение по отношению друг к другу, использованные алфавиты и цвета;
- экспертизой должны быть учтены и иные элементы комбинированных обозначений, существенным образом влияющие на общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями;
- в связи с тем, что заявителем был сокращен заявленный перечень услуг, вывод об однородности услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и заявленных услуг 45 класса МКТУ является неправомерным;
- ранее зарегистрированный знак обслуживания по свидетельству № 511383 принадлежит заявителю, при этом для сопоставления заявитель просил экспертизу использовать сведения о реквизитах (ОГРН и (или) ИНН) заявителя (правообладателя), указанные в соответствующих заявках на товарные знаки;
- заявителем внесены изменения в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству № 511383 на основании статьи 1505 Кодекса.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737149.
К возражению приложены следующие материалы:
(1) копия страниц Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова;
(2) копия страниц Нового словаря иностранных слов;
(3) распечатка значений слов «помидорка» с сайта http://dic.academic.ru;
(4) копии заявочных материалов, поданных 02.10.2012, 06.10.2016;
(5) копия заявления о внесении изменений в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству № 511383;
(6) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя;
(7) CD-диск.
Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.
С учетом даты подачи (06.10.2016) заявки № 2016737149 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Заявленное обозначение «
» по заявке № 2016737149 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «POMIDOR» и «ПОМИДОР», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов таким образом, что буква «О» первого слога каждого из слов выполнена крупнее в красно-зеленом цвете. Под каждым из слов «POMIDOR» и «ПОМИДОР» расположен словесный элемент «НЕДВИЖИМОСТЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита красного цвета значительно меньшего размера. Правовая охрана испрашивается в серо-черном, красном, малиновом, зеленом цветовом сочетании в отношении услуг, перечисленных в возражении, с указанием словесных элементов «НЕДВИЖИМОСТЬ» в качестве неохраняемых.
Несоответствие заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в оспариваемом решении обосновано смысловым содержанием элемента «НЕДВИЖИМОСТЬ», включенного в состав заявленного обозначения.
Согласно сведениям сети Интернет (https://dic.academic.ru, http://www.glossary.ru) термин «НЕДВИЖИМОСТЬ» (всякое имущество, состоящее из земли или зданий, в отличие от индивидуальной/личной собственности, см. Финансы. Толковый словарь, 2-е изд. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., 2000) связан с различными сферами жизни, в том числе предпринимательство, строительство, жилищная сфера, банковская сфера (ипотека), финансовая сфера (например, оценка недвижимости, торговля недвижимостью), страхование (страхование недвижимости), гражданско-правовая сфера (наследование, аренда и т.д.), административная деятельность (управление недвижимостью) и др.).
Заявитель выразил согласие с представленными экспертизой выводами и в своем возражении сократил перечень услуг, в отношении которых испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2016737149, исключив из него значительную часть услуг 36 класса МКТУ, касающихся иных сфер предпринимательства, кроме связанных с недвижимостью. Услуги 45 класса МКТУ также скорректированы до юридических услуг, услуг, связанных с недвижимостью.
Таким образом, индивидуализация заявленным обозначением услуг, непосредственно связанных с недвижимостью, и услуг, сопутствующих таким сферам коммерческой деятельности как жилищная, финансовая, страховая, имеющимся в сокращенном заявителем перечне, не может считаться ложным или вводящим в заблуждение потребителей указанием.
При этом небольшой размер и периферийное местоположение словесных элементов «НЕДВИЖИМОСТЬ» в заявленном обозначении позволяют сделать вывод о том, что они не занимают в нем доминирующего положения, следовательно, на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «НЕДВИЖИМОСТЬ», выполненный дважды, может быть включен в товарный знак как неохраняемые элементы, с чем заявитель выразил свое согласие.
Вывод о несоответствии товарного знака по заявке № 2016737149 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарных знаков «
» по свидетельству № 511383 и «
» по свидетельству № 211966.
Товарный знак (знак обслуживания) «
» по свидетельству № 511383 является комбинированным, включает словесный элемент «pomidor», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета таким образом, что буква «о» первого слога слова «pomidor» выполнена в виде стилизованного изображения помидорины. Правовая охрана действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
Товарный знак «
» по свидетельству № 211966 является комбинированным, состоит из изображения помидорины в шляпе, под которым расположено изображение ленты с надписью «ПОМИДОРКА», выполненной заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.
К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.10.2018 внесены изменения в сведения, касающиеся адреса правообладателя товарного знака по свидетельству № 511383, указанный товарный знак принадлежит заявителю, несоответствия в адресе устранены.
Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для противопоставления обозначению по заявке № 2016737149 товарного знака по свидетельству № 511383, устранены, следовательно, данный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 211966, то коллегией установлено следующее.
В составе заявленного обозначения, также как и в составе товарного знака по свидетельству № 211966, имеется фонетически и семантически сходные словесные элементы «ПОМИДОР»/«POMIDOR» и «ПОМИДОРКА». Вместе с тем в состав противопоставленного товарного знака входит крупный изобразительный элемент, занимающий центральное местоположение в композиции противопоставленного товарного знака. Таким образом, при исследовании значимости элементов противопоставленного комбинированного обозначения необходимо учитывать фактор визуального доминирования стилизованного изображения помидорины в шляпе. В заявленном обозначении, первым элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «POMIDOR». Графическая проработка заявленного обозначения, заключающаяся в оригинальном цветовом исполнении буквы «о», расположенной в первом слоге слов «POMIDOR» и «ПОМИДОР», а также в симметричности обозначения в целом за счет дублирования словесных элементов привлекает внимание и формирует впечатление от обозначения, отличное от впечатления, которое производит противопоставленный товарный знак.
Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения (заявка № 2016737149 и свидетельство № 211966) производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поэтому могут быть признаны несходными друг с другом в целом.
В отношении однородности услуг 45 класса МКТУ противопоставленной регистрации заявленным услугам 42 класса МКТУ коллегия установила следующее.
Согласно возражению заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ: «услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; проверка состояния безопасности предприятий; арбитраж; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов».
Данные услуги не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «аренда помещений; буфеты; буфеты общественные; дизайн в области упаковки; закусочные; здравницы; институты красоты; использование запатентованных изобретений; кафе; кафетерии; офсетная печать; печать; рестораны; рестораны самообслуживания; снабжение товарами», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку в большинстве своем, относятся к различным сферам деятельности, имеют разное назначение.
Заявленные «услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев» и услуги «аренда помещений» противопоставленного перечня связаны с предоставлением помещения (в том числе жилого). Вместе с тем, природа данных услуг существенно различается.
Так, под арендой понимают форму имущественного договора, при которой собственность передается во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/164860).
Помещением называют часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенную для самостоятельного использования (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1327229).
Лицо, которое предоставляет имущество арендатору, именуется арендодатель. Лицо, арендующее – арендатор.
Целью сдачи в аренду помещения является получение арендодателем материальной выгоды от права обладания помещением. Целью арендатора является эксплуатация помещения.
В свою очередь, услуга «проживанию в доме в отсутствие хозяев» подразумевает приглашение владельца присмотреть какое-либо лицо за своим домом в свое отсутствие, за что и предоставляет проживание в этом доме бесплатно. Данная услуга включает также присмотр за домашними животными и растениями, которые не могут последовать за хозяевами и остаются в доме (https://lifehacker.ru/housesitting/).
В компании можно заключить договор, и профессиональный помощник по хозяйству будет ежедневно (или в оговоренные сроки) приходить в дом и выполнять всю необходимую работу. Перечень услуг, которые могут быть заказаны на время отсутствия: сезонная уборка придомовой территории (стрижка и полив газона, уборка снега, листьев), создание видимости присутствия хозяев (периодическое включение света вечером, открытие окон и т.п.), уборка в доме (вытирание пыли, проветривание, мытье окон), разбор почты, кормление рыб, птиц, животных, чистка клеток и аквариумов, выгул собак, уход за комнатными растениями или садом, своевременная оплата коммунальных услуг, снятие показаний счетчиков, поддержание всех коммуникационных систем дома в рабочем состоянии (отопление, водо- и газоснабжение, канализация и т.д.), самостоятельное устранение неполадок в случае их возникновения либо вызов необходимых служб, визуальный осмотр дома (http://chistaja-sfera.ru/stati/81-2014-05-27-18-22-57).
Предоставление такой комплексной услуги осуществляется на платной основе. То есть лицо, владеющее домом, в отличие от отношений по аренде помещений, является потребителем услуги.
Рассмотренные отличия сравниваемых услуг позволяют сделать вывод о том, что их природа, цели, назначения существенно различаются, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.
Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 211966, что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 36 и 45 классов МКТУ.
Следует отметить, что при оценке сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 211966 коллегией было принято наличие у заявителя исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 511383, зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ – «операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельхозозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; информация по вопросам страхования; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; ссуды ипотечные; управление жилым фондом; управление недвижимостью».
Коллегия также отмечает, что заявителем было направлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения, назначенной на 22.11.2018 в связи с отпуском представителя заявителя, в удовлетворении которого коллегией было отказано по следующим причинам.
Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.
При этом дата проведения заседания коллегии может быть перенесена в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.
В данном случае доводы об отпуске представителя заявителя не подтверждены, а в распоряжении коллегии имелись все необходимые для полного и объективного рассмотрения дела доводы и материалы.