Международная регистрация знака №1346361 произведена Международным Бюро ВОИС 10.03.2017 на имя заявителя (Carolina Herrera Ltd 501 Seventh Avenue, 17Th Floor New York, New York 10018 . На территории Российской Федерации предоставление правовой о раны знаку по международной регистрации №1346361 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанны в перечне регистрации.

Знак «» по международной регистрации №1346361 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346361, мотивированное его несоответствием в отношении все товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано с одством до степени смешения знака по международной регистрации №1346361 и противопоставленного знака «» по международной регистрации №965840.

В поступившем 26.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются друг от друга по количеству и составу фонем. Более того, противопоставленный товарный знак включает дополнительные словесные элементы - "JL Thunevin" и "Garage». При этом вышеуказанные элементы занимают конечную позицию в данны товарны знака , и, следовательно, лучше запоминаются потребителям, поскольку именно на ни заканчивается восприятие обозначения "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" на слу , а информация, размещенная в конце, как правило, лучше запоминается потребителю. Дополнительные элементы противопоставленного товарного знака также привносят в него и дополнительные ударные слоги. Таким образом, рассматриваемые обозначения обладают целым рядом фонетически отличий, не позволяющи воспринимать один знак за другой, то есть на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является нес одным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 по фонетическому критерию, поскольку обозначения отличаются друг от друга по количеству и составу фонем, а также слогов, образованны ими, и количеству ударны слогов;

- при непосредственном сопоставлении заявленного обозначения по международной регистрации № 1346361 и противопоставленного товарного знака, они существенно отличаются друг от друга по целому ряду основны графически критериев, в том числе, количеству, составу букв, и виду шрифта, что не позволяет принимать один товарный знак за другой. Противопоставленный товарный знак представляет собой сложную композицию. Основу обозначения составляет вертикально ориентированный прямоугольник, в вер ней части которого расположено словосочетание "Bad Boy", выполненное латинскими буквами, оригинальным шрифтом. То же словосочетание повторяется на заднем плане обозначения более крупным шрифтом. Под словом "Boy" на одится словосочетание "JL Thunevin", выполненное латинскими буквами, оригинальным шрифтом, напоминающим рукописный. В нижней части обозначения на одится стилизованное изображение овцы, стоящей на дву нога и облокачивающейся на указатель со стрелкой, на фоне которой расположено слово "GARAGE", выполненное прописными латинскими буквами, оригинальным шрифтом. Отдельно стоит отметить, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает именно оригинальная изобразительная часть (изображение овцы с указательной стрелкой . Словесная часть обозначения "BAD BOY" в противопоставленном товарном знаке занимает не более 1/3 общей площади в данном обозначении. Ис одя из чего, общее зрительное впечатление не позволяет сделать вывод о с одстве сравниваемы обозначений. Таким образом, заявленное словесное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является нес одным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку рассматриваемые обозначения производят совершенно разное общее впечатление, формируемое под воздействием и нес одного композиционного решения, а также разного состава элементов;

- владелец противопоставленного товарного знака, THUNEVIN, является винодельческой компанией. Основатель компании, Жан-Люк Тюневан, занимается виноделием с 1984 года. В частности, на данный момент под маркой "BAD BOY" правообладателем производится красное су ое вино. В свою очередь, заявитель, CAROLINA HERRERA Ltd. - это часть группы компаний PUIG, работающей в сфере моды и парфюмерии. Основателем бренда CAROLINA HERRERA является дизайнер Каролина Эррера. В 1991 году Каролина Эррера выпустила первый мужской аромат. Успе парфюма оказался настолько масштабным, что позволил профинансировать и создание коллекций одежды. В 2000 году Каролина Эррера открыла свой первый монобрендовый бутик в Нью-Йорке и запустила косметическую линию. Так, заявленное обозначение "BAD BOY" планируется к использованию в качестве названия мужски ду ов. В линейке парфюмерии заявителя уже есть туалетная вода под названием "GOOD GIRL", которое можно перевести с английского языка как " орошая девочка". Аромат под названием "BAD BOY", которое можно перевести с английского языка как "пло ой мальчик" должен, таким образом, составить "пару" к уже имеющемуся парфюму. С учетом вышеизложенного очевидно, что владельцы сравниваемы знаков работают в совершенно различны сфера бизнеса и не являются конкурентами. Кроме того, обозначения "BAD BOY" и "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" предназначены для маркировки совершенно различны видов товаров, которые изготавливаются из различного сырья, имеют различное назначение, цель и область применения, реализуются в различны торговы точка и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми;

- потребители вряд ли смогут предположить, что оба обозначения принадлежат одной и той же компании, особенно принимая во внимание, что CAROLINA HERRERA Ltd. не ассоциируется с виноделием, a THUNEVIN - со сферой моды, косметики и парфюмерии. Кроме того, комбинированный товарный знак "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 содержит словесный элемент "Thunevin", представляющий собой фирменное наименование его правообладателя, что также позволит потребителям сделать верный вывод о том, какой компании принадлежит данный знак;

- знаки "BAD BOY" и "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" уже сосуществуют во многи страна мира, в том числе, страна ЕС, Сингапуре, Японии. Данный факт также может служить дополнительным подтверждением тому, что сравниваемые обозначения не обладают достаточным с одством для и смешения потребителями;

- заявленное словесное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является нес одным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 по фонетическому и графическому критериям, поскольку обозначения включают разное количество элементов, имеют разный фонемный, буквенный и графический состав и вызывают разные ассоциации, а также отличаются по ряду други критериев звукового и визуального с одства. Владельцы сравниваемы товарны знаков работают в совершенно различны сфера и не являются конкурентами, а товары, маркированные данными знаками, являются неоднородными, имеют различное назначение, состав и каналы реализации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить правовую о рану знаку "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 на территории Российской Федерации в отношении все заявленны товаров 03 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.08.2019 «Удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2018, предоставить правовую о рану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1346361 для следующи товаров 03 класса МКТУ «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; fragrances for the home; sachets for perfuming linen; aromatic extracts; products for the care and cleaning of animals; abrasives; shoemakers' and tailors' wax; preparations for cleaning and polishing leather and footwear»». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 06.08.2020 года по делу № СИП-957/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 23.08.2019, которым отказано в предоставлении на территории Российской Федерации правовой о раны знаку по международной регистрации №1346361 в отношении части товаров 03 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2 статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 26.06.2019, поданное компанией Carolina Herrera Ltd.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 26.06.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела приобщено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №965840 с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (10.03.2017) международной регистрации №1346361 правовая база для оценки ее о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически значимы действий по государственной регистрации товарны знаков, знаков обслуживания, коллективны знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 , вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила .

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарны знаков обозначения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными знаками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается с одным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком , если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обозначений оценивается по звуковым (фонетическим , графическим (визуальным и смысловым (семантическим признакам, а именно:

1) звуковое с одство определяется на основании следующи признаков: наличие близки и совпадающи звуков в сравниваемы обозначения ; близость звуков, составляющи обозначения; расположение близки звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающи слогов и и расположение; число слогов в обозначения ; место совпадающи звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласны ; близость состава согласны ; арактер совпадающи частей обозначений; в ождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое с одство определяется на основании следующи признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом арактера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные ; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое с одство определяется на основании следующи признаков: подобие заложенны в обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разны языка ; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенны в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различны сочетания .

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы и реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть , круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленны признаков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения (изготовителю .

Знак «» по международной регистрации №1346361 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая о рана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toiletries; perfumery and fragrances; eau de Cologne; perfumes; scented preparations; mouth wash products; body care and cleaning preparations; deodorants and antiperspirants; soaps and gels for personal use; bath preparations; preparations for skin care; exfoliants; talcum powders; wet wipes, cotton balls and hand wipes for sanitary, cosmetic and perfume purposes; cosmetics, toiletries and perfumery products for the care and beauty of eyelashes, eyebrows, eyes, lips and nails; lip balm (non-medicated); nail polish; adhesives for cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; hair preparations and treatments; make-up products; make-up removing products; products for hair removal and shaving; pre-shave preparations; after-shave preparations; non-medicated beauty preparations; cosmetic tanning and self-tanning preparations; cosmetic kits; preparations for perfuming; fragrances for the home; sachets for perfuming linen; aromatic extracts; products for the care and cleaning of animals; abrasives; shoemakers' and tailors' wax; preparations for cleaning and polishing leather and footwear. (Препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты; мыла; парфюмерные продукты, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов; туалетные принадлежности; парфюмерия; одеколон; духи; ароматизированные препараты; средства для полоскания рта; средства по уходу за телом и моющие средства; дезодоранты и антиперспиранты; мыло и гели для личного пользования; средства для ванн; препараты для ухода за кожей; отшелушивающие препараты; тальк; влажные салфетки, ватные шарики и салфетки для рук в санитарно-косметических и парфюмерных целях; косметика, туалетные и парфюмерные товары для ухода и красоты ресниц, бровей, глаз, губ и ногтей; бальзам для губ (без лекарств); лак для ногтей; клеи для косметического применения; косметические препараты для похудения; препараты и средства для ухода за волосами; средства для макияжа; средства для снятия макияжа; средства для удаления волос и бритья; препараты для бритья; препараты после бритья; немедикаментозные косметические препараты; косметические средства для загара и автозагара; косметические наборы; препараты для парфюмерии; ароматы для дома; саше для парфюмерии белья; ароматические экстракты; средства по уходу и чистке животных; абразивы; воск для сапожников и портных; препараты для чистки и полировки кожи и обуви.)».

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №965840 [2] является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой стилизованное изображение овцы, опирающейся на дорожный указатель со стрелкой, внутри которой выполнен словесный элемент «GARAGE». Словесные элементы знака композиционно расположены один под другим: в вер ней части знака - “BAD BOY”, также это словосочетание нанесено в качестве фонового, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, ниже - “JL THUNEVIN», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита. Правовая о рана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ « Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, shaving products (Мыло, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья)». Дата истечения срока действия 25.04.2028.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2020 года по делу № СИП-957/2019 судом не опровергаются выводы Роспатента о с одстве до степени смешения знака по международной регистрации №1346361 и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемы товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию знака по международной регистрации №1346361. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное письмо-согласие является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 28.08.2018 года и обязании названный орган рассмотреть повторно возражение от 26.06.2019 г.

В решении экспертизы знаку по международной регистрации №1346361 противопоставлен знак по международной регистрации №965840.

Заявителем представлено согласие от правообладателя указанного товарного знака, в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию знака [1] по международной регистрации №1346361 в качестве товарного знака в отношении все товаров 03 класса МКТУ, перечисленны в перечне международной регистрации.

В связи с чем заявителем изложена просьба зарегистрировать знак по международной регистрации №1346361 в отношении все товаров 03 класса МКТУ, указанны в международной регистрации.

Более того, заявителем изложены обстоятельства, исключающие возможность смешения сравниваемы товарны знаков на рынке. Правообладатель противопоставленного товарного знака, компания THUNEVIN, 6 rue Guadet, F-33330 SAINT-EMILION (Франция), является производителем вин и алкогольны напитков, известна в отношении указанны групп товаров. В то же время заявитель

– компания Carolina Herrera Ltd занимается разработкой и производством одежды, аксессуаров, косметической продукции.

При изложенны обстоятельства коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации знака [1] по международной регистрации №1346361 в рамка требований пункта 6 (2 статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют. Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1346361 для всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.