Обозначение по заявке №2010705588/50 с приоритетом от 25.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИЦУБРИК MITSUBRIK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы «МИЦУБРИК MITSUBRIK» являются семантически нейтральными в отношении заявленных товаров и услуг.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными ранее на имя иных лиц:
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MITSUBISHI» по свидетельству №130523 с приоритетом от 18.11.1993, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [1];
- словесным товарным знаком «МИЦУБИСИ» по свидетельству №410095 с приоритетом от 23.01.2009, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [2];
- словесным товарным знаком «MITSUBISHI» по свидетельству №426905 с приоритетом от 23.01.2009, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [3];
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MITSUBOSHI» по свидетельству №79196 с приоритетом от 20.11.1984, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Белтинг Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [4];
- словесным товарным знаком «MITSUBA» по свидетельству №402324 с приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным на имя компании «МИЦУБА Корпорейшн», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [5];
- словесным товарным знаком «MITSUBA» по свидетельству №402323 с приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным на имя компании «МИЦУБА Корпорейшн», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [6].
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:
- противопоставленные товарные знаки [1-6] принадлежат разным правообладателям. Кроме того, заявителем были выявлены следующие товарные знаки: «МИЦУМИ MITSUMI» по свидетельству №289754, «MITSUMI» по свидетельству №217873, «МИЦУМИ» по свидетельству №216917. Указанное свидетельствует о том, что часть слова «мицу/mitsu» в силу ее использования разными лицами потеряла свою различительную способность, в связи с чем является слабой частью слова;
- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Окончания «BISI», «BOSHI», «BA» фонетически отличаются от окончания заявленного обозначения «БРИК/BRIK», что приводит к выводу о несходстве сравниваемых обозначений в целом;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом;
- в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, потребитель не будет их смешивать в гражданском обороте, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не введет потребителя в заблуждение относительно производителя товара и лица, оказывающего услуги. Теоретическое предположение экспертизы о введении потребителя в заблуждение носит субъективный характер;
- потребитель не будет введен в заблуждение и в силу того, что на продукции производитель и продавец обязаны проставлять информацию о месте производства товара и его изготовителе.
В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.11.2011, были представлены следующие материалы:
1. копия решения Роспатента от 18.04.2011 {1};
2. филологическое заключение специалиста по словесному элементу товарного знака «МИЦУБРИК MITSUBRIK» {2};
3. маркетинговое исследование «Восприятия потребителями элементов словесной составляющей товарного знака МИЦУБРИК MITSUBRIK» {3}.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (25.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение «МИЦУБРИК MITSUBRIK» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Согласно словарям основных европейских языков, а также словарно-справочным источникам информации (см. www.yandex.slovari.ru) словесные элементы «MITSUBRIK» и «МИЦУБРИК» не имеют лексического значения, то есть являются фантазийными. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №130523 является комбинированным и состоит из словесного элемента «MITSUBISHI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного слева от него изобразительного элемента в виде комбинации из трех ромбов. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) слово «MITSUBISHI» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ [1].
Противопоставленный товарный знак «МИЦУБИСИ» по свидетельству №410095 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «МИЦУБИСИ» является вымышленным. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [2].
Противопоставленный товарный знак «MITSUBISHI» по свидетельству №426905 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [3].
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №79196 является комбинированным и состоит из словесного элемента «MITSUBOSHI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где в центре буквы «О» помещена точка, а также из помещенного в левой части знаки изобразительного элемента в виде треугольника с тремя звездочками внутри. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «MITSUBOSHI» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [4].
Противопоставленный товарный знак «MITSUBA» по свидетельству №402324 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буква «А» выполнена оригинальным образом. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «MITSUBA» не имеет перевода, то есть является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [5].
Противопоставленный товарный знак «MITSUBA» по свидетельству №402323 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [6].
Заявленное обозначение было проверено на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является ли оно сходным/тождественным в отношении однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками [1-6].
Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно транспортных средств и их частей, а также услуг 37 класса МКТУ по обслуживанию транспортных средств, которые являются однородными соответствующим товарам 12 и услугам 37 классов МКТУ, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-6].
Что касается графического критерия сходства, то словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом заглавными буквами, что обуславливает визуальное сходство сравниваемых обозначений, тем более, что в сравниваемых обозначениях словесные элементы доминируют. Исполнение словесных элементов «МИЦУБРИК MITSUBRIK» и «МИЦУБИСИ», «MITSUBISHI», «MISUBOSHI», «MITSUBA» буквами разных алфавитов, а также наличие в противопоставленных товарных знаках [1, 4] изобразительных элементов, безусловно, привносит некоторые отличия в сравниваемые обозначения. Вместе с тем, графический фактор в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не имеет решающего значения при установлении сходства обозначений в целом.
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] по фонетическому фактору восприятия показал, что словесные элементы, входящие в их состав, имеют фонетически тождественные начальные части [м и ц у б-], то есть содержат большинство тождественных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Сравниваемые словесные элементы содержат окончания [-рик], [-иши], [-иси], [-оши], [-а], которые произносятся по – разному и каждое из которых привносит некоторое отличие от произношения заявленного обозначения, не свидетельствующее об их несходстве в целом, поскольку внимание потребителя, в первую очередь, заостряется на первых звуках.
Заявитель указывает, что форманта [мицу/mitsu], входящая в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], является слабой в отношении товаров 12 класса МКТУ, связанных с транспортными средствами, и услуг 37 класса МКТУ по обслуживанию транспортных средств, поскольку часто используется различными изготовителями в составе товарных знаков. В подтверждение изложенных доводов заявитель также ссылается на товарные знаки «МИЦУМИ MITSUMI» по свидетельству №289754, «MITSUMI» по свидетельству №217873, «МИЦУМИ» по свидетельству №216917. Вместе с тем, товарные знаки по свидетельствам №216917, №217873 принадлежат одному правообладателю и исходя из перечней товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, данные знаки используются для маркировки вентиляционного оборудования и кондиционеров, а также связанных с ними услуг по обслуживанию кондиционеров. Товарный знак по свидетельству №289754 зарегистрирован в отношении осветительных приборов. В связи с чем ссылки на указанные товарные знаки являются некорректными.
При анализе противопоставленных товарных знаков [1-6] коллегией также были приняты во внимание товары, для которых предназначена данная маркировка, длительное существование на рынке данных знаков и их репутация.
Товарный знак «MITSUBOSHI» [4] зарегистрирован в отношении товаров «ремни передач для автомобилей, шины для велосипедов» 12 класса МКТУ и используется на протяжении длительного времени (с 1919 года) компанией «Мицубоси Белтинг Лтд.» для маркировки данных товаров.
Компания «МИЦУБА Корпорейшен» под товарными знаками «MITSUBA» [5, 6] длительно и интенсивно осуществляет производство судов.
Что касается противопоставленных товарных знаков «MITSUBISHI», «МИЦУБИСИ», «MITSUBISHI» [1-3], то они принадлежат компании «Мицубиси Седзи Кайся», которая была основана в 1831 году (см. Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 30. – М.: ТЕРРА, 2006). В настоящее время эта компания является одной из ведущих по производству автомобилей, запчастей, осуществляет обслуживание производимых автомобилей. Как сама японская компания «Мицубиси Седзи Кайся», так и производимые ею товары/оказываемые услуги являются известными российскому потребителю. Опрос, представленный заявителем {3}, подтверждает данную информацию (100 % потребителям компания «Мицубиси Седзи Кайся» является знакомой).
Таким образом, частица [мицу/mitsu] используется различными изготовителями при маркировке различных товаров и услуг, в связи с чем довод заявителя о том, что данная форманта является слабой – неубедителен.
Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что словесные элементы, входящие в состав противопоставленных товарных знаков [1-6], не имеют лексического значения. Вместе с тем, представленная выше информация позволяет говорить о приобретенной семантике противопоставленных товарных знаков [1-6] как средств маркировки товаров конкретного изготовителя.
Коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание устные пояснения представителя заявителя, а также информацию из сети Интернет (см. например, www.club-mmc.ru, www.mitsubrik.ru), согласно которым заявитель занимается ремонтом автомобилей компании «Мицубиси Седзи Кайся», а также осуществляет продажу запчастей к этим автомобилям.
Кроме того, представитель заявителя пояснил, что заявленное обозначение «МИЦУБРИК MITSUBRIK» образовано путем соединения двух формантов «МИЦУ/MITSU» и «БРИК/BRIK», где частица «БРИК/BRIK» является отличительной частью фирменного наименования заявителя.
Учитывая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что частица «МИЦУ/MITSU» в составе заявленного обозначения была использована заявителем с целью создания у потребителя представления о принадлежности компании заявителя к компании «Мицубиси Седзи Кайся» и выпускаемых ею товаров/оказываемых услуг, то есть с заимствованием чужой репутации.
В связи с изложенным коллегия усматривает высокую степень угрозы смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в гражданском обороте.
Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии фонетического и визуального факторов сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также о близости смыслового восприятия заявленного обозначения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3]. Указанное свидетельствут о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6]. Таким образом, заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.
Представленное заявителем филологическое заключение {2} представляет собой частное мнение конкретного лица. Вместе с тем оценка охраноспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В связи с чем указанное заключение не может служить основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков.
Что касается маркетингового исследования {3}, то его результаты получены на основе неточных данных. В частности, в рамках проведения исследования был задан вопрос «согласны ли Вы с тем, что товарный знак «МИЦУБРИК MITSUBRIK» это вариация противопоставленных товарных знаков [1-6]?». Коллегия усматривает, что данный вопрос носит некорректный характер и не содержит выводов о смешении знаков, в связи с чем исследование {3} не может быть положено в основу проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6].
В Палату по патентным спорам 01.12.2011 поступило особое мнение, часть доводов которого повторяет доводы возражения, которые были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа. Кроме того, в особом мнении указано, что «коллегия ППС полностью проигнорировала доводы заявителя, позволила себе глумливые предположения о том, как еще могло быть образовано фантазийное обозначение заявителя с использованием его фирменного наименования («мерседесбрик», «жигулибрик»)». Относительно указанного выше довода необходимо отметить следующее.
Согласно пункту 4.6 Правил ППС одним из этапов рассмотрения возражения является стадия вопросов членов коллегии и ответы на них лиц, участвующих в рассмотрении. Вместе с тем, сам круг вопросов не ограничен действующим законодательством. Коллегия Палаты по патентным на заседании по рассмотрению настоящего возражения исследовала, в том числе, вопрос об этимологии заявленного обозначения, а также о связи заявителя с правообладателями товарных знаков [1-6] ввиду сходства знаков и однородности деятельности, в связи с чем были заданы вопросы, касающиеся словообразования обозначения «МИЦУБРИК MITSUBRIK». Довод о том, что коллегия «позволила себе глумливые предположения», носит субъективный характер.