Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020743272 с приоритетом от 11.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 31 классов МКТУ.

Роспатентом 24.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743272 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 (части), 31 классов МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ТОТЕМ» по свидетельству №725422 (1) с приоритетом от 15.02.2019, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "УрожайАлтая", Алтайский край, г. Барнаул, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ;

- серией товарных знаков «ТОТЕМ», «Totem» по свидетельствам №540886 (2) с приоритетом от 04.06.2013, №318779 (3) с приоритетом от 11.11.2005 (продлен до 11.11.2025), знаков по международным регистрациям «» №1249643 (4) с приоритетом от 25.11.2014, «» №1221944 (5) с приоритетом от 23.01.2014 зарегистрированными на имя компании "КЕНЗО", Франция, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «METOTEM», по свидетельству №506038 (6) с приоритетом от 26.11.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Национальный Научно-Производственный Центр", Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «ТОТЕМА» по свидетельству №214603 (7) с приоритетом от 09.12.2019 (срок действия продлен до 09.12.2027) зарегистрированным на имя компании Лаборатуар Иннотек Интернасиональ САС, Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем ограничен перечень испрашиваемых к регистрации товаров следующим образом: 03 класс МКТУ «средства косметические для животных; мыла для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; дезодоранты для домашних животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; спрей-кондиционеры для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; кремы для кожи для животных; дезодоранты для животных; кондиционеры для ухода за шерстью кошек и собак; кондиционеры для гривы и хвоста лошадей; средства моющие для животных (за исключением используемых для ветеринарных целей); шампуни сухие для животных»; 05 класс МКТУ «препараты фармацевтические для кошек, собак и лошадей; акарициды для животных; антигельминтные препараты для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; гигиенические препараты для ветеринарных целей; инсектициды для животных; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; репелленты для животных; препараты с микроэлементами для животных; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных»; 31 класс МКТУ «корма и напитки для животных, за исключением зерновых кормов; корма для комнатных животных, за исключением зерновых кормов; корма укрепляющие для животных, за исключением зерновых кормов; напитки для комнатных животных; шоколад для животных; мармелад для животных; конфеты для животных; печенье для животных; батончики питательные для животных, шоколадные изделия для животных, мармеладные изделия для животных, съедобные игрушки для животных»;

- по мнению заявителя, отсутствие возражений от владельцев противопоставленных знаков на этапе рассмотрения заявки, после её публикации даже при том, что информация о добровольном ограничении перечня заявленных товаров не была доступна в открытом доступе, также свидетельствует об отсутствии риска смешения с противопоставленными знаками;

- заявитель не считает сходство между заявленным обозначением и любым из противопоставленных знаков настолько сильным, чтобы потребители смешали его продукцию, предназначенную для животных, с продукцией парфюмерной компании Kenzo или фармацевтической компании по производству препарата для лечения анемии в том числе у младенцев или компании, занимающейся оптовыми продажами зерновой продукции.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2020) поступления заявки №2020743272 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020743272 заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из черного прямоугольника, на фоне которого размещен изобразительный элемент из геометрических фигур и слова «MY» и «TOTEM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на двух строках. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класс МКТУ «средства косметические для животных; мыла для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; дезодоранты для домашних животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; спрей-кондиционеры для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; кремы для кожи для животных; дезодоранты для животных; кондиционеры для ухода за шерстью кошек и собак; кондиционеры для гривы и хвоста лошадей; средства моющие для животных (за исключением используемых для ветеринарных целей); шампуни сухие для животных»; 05 класс МКТУ «препараты фармацевтические для кошек, собак и лошадей; акарициды для животных; антигельминтные препараты для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; гигиенические препараты для ветеринарных целей; инсектициды для животных; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; репелленты для животных; препараты с микроэлементами для животных; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных»; 31 класс МКТУ «корма и напитки для животных, за исключением зерновых кормов; корма для комнатных животных, за исключением зерновых кормов; корма укрепляющие для животных, за исключением зерновых кормов; напитки для комнатных животных; шоколад для животных; мармелад для животных; конфеты для животных; печенье для животных; батончики питательные для животных, шоколадные изделия для животных, мармеладные изделия для животных, съедобные игрушки для животных».

Следует отметить, что части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ, а именно «акарициды для животных; гигиенические препараты для ветеринарных целей; гигиенические препараты для ветеринарных целей; инсектициды для животных; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; репелленты для животных; шампуни инсектицидные для животных» была предоставлена правовая охрана, в связи с чем в отношении нее анализ не проводится.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 31 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-7), которые содержат в своем составе словесные элементы «TOTEM» / «METOTEM» / «TOTEMA», а именно: товарные знаки «ТОТЕМ» по свидетельству №725422 (1), «ТОТЕМ», по свидетельству №540886 (2), «Totem» по свидетельству №318779 (3), знак «» по международной регистрации №1249643 (4), знак «» по международной регистрации №1221944 (5), «METOTEM», по свидетельству №506038 (6), «ТОТЕМА» по свидетельству №214603 (7).

Правовая охрана знакам (3, 6) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (2, 4, 5) действует в отношении товаров 03 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-7) показал следующее.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение является комбинированным и основными индивидуализирующими его элементами являются слова «MY» и «TOTEM» [МАЙ ТО-ТЭМ], поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются, при этом, данные слова размещены на двух строках, что позволяет проводить анализ как в отношении обозначения в целом, так и в отдельности каждого элемента.

В противопоставленных знаках основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «TOTEM» / «METOTEM» / «TOTEMA», так как именно на них падает логическое ударение и акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части «TOTEM» противопоставленных товарных знаков (1-7) в заявленное обозначение.

Заявленное обозначение, согласно словарно-справочным источниками (см. Интернет переводчик https://translate.google.com/) имеет значение «мой тотем», где «тотем» - тотема, муж. (англ. totem - из амер. wutontimoin - хозяин) (этнол.) в верованиях некоторых примитивных народов - животное (реже растение и др.), обладающее магической силой, часто считающееся родоначальником племени и являющееся предметом религиозного культа (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Учитывая выше приведенную семантику, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-7) являются семантическими сходными, поскольку ассоциируются с одним и тем же словом «тотем», что порождает в сознании потребиетелей одни и те же образы.

Анализ на графическое сходство показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3, 6, 7) выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

Наличие изобразительных элементов и некоторых графических особенностей противопоставленных знаков (4, 5) в данном случае, играют второстепенную роль при оценке об их сходстве, так как сходство сравниваемых обозначений обусловлено высокой степенью фонетического и семантического сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени фонетического и семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-7), а также графического сходства со знаками (1-3, 6, 7).

В результате анализа однородности испрашиваемых к регистрации товаров 03, 05, 31 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-7) было установлено следующее.

Часть противопоставленных товаров 03 класса МКТУ «духи, парфюмированная вода, туалетная вода, дезодоранты, мыла» противопоставленного товарного знака (2), часть товаров 03 класса МКТУ, а именно «вода туалетная, духи, изделия парфюмерные, наборы косметические» противопоставленного товарного знака (3), часть товаров 03 класса МКТУ, а именно «toilet soaps; perfumes; eau de Cologne; toilet water» (перевод «мыло туалетное; духи; одеколон; туалетная вода»), в отношении которой действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1249643 и часть товаров 03 класса МКТУ, а именно «toilet soaps; perfumes; eau de parfum; eau de Cologne; toilet water; cosmetic products» (перевод: «мыло туалетное; духи; парфюмированная вода; одеколон; туалетная вода; косметические продукты», в отношении которой действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1221944, содержит общие (не конкретизированные для кого конкретно они предназначены) позиции товаров относящиеся к косметической продукции.

Часть товаров 03 класса МКТУ, такие как «амбра [парфюмерная]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи, воски для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», содержащаяся в перечне противопоставленного товарного знака (6), относится к косметическим товарам как для общего применения (для людей и животных), так и с конкретным указанием для применения животным.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «средства косметические для животных; мыла для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; дезодоранты для домашних животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; спрей-кондиционеры для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; кремы для кожи для животных; дезодоранты для животных; кондиционеры для ухода за шерстью кошек и собак; кондиционеры для гривы и хвоста лошадей; средства моющие для животных (за исключением используемых для ветеринарных целей); шампуни сухие для животных» относятся к косметическим товарам для животных, в связи с чем их следует признать однородными вышеперечисленным товарам 03 классов МКТУ противопоставленных знаков (2-6), поскольку данные товары соотносятся как род вид товаров, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Противопоставленные товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и лекарственные средства» содержат общие (не конкретизированные для кого конкретно они предназначены) позиции товаров, относящиеся к фармацевтическим препаратам, следовательно, могут быть применимы как к людям, так и к животным.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для кошек, собак и лошадей; антигельминтные препараты для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для животных; шампуни лечебные для домашних животных; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных» относятся к фармацевтическим препаратам для животных. Таким образом, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ являются однородными вышеперечисленным товарам 05 класса МКТУ, поскольку представляют собой один и тот же вид товара, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Противопоставленные товары 31 класса МКТУ «зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; отруби зерновые» относятся к общей родовой позиции зерновые продукты, которые, в том числе, могут быть кормом для животных.

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ «корма и напитки для животных, за исключением зерновых кормов; корма для комнатных животных, за исключением зерновых кормов; корма укрепляющие для животных, за исключением зерновых кормов; напитки для комнатных животных; шоколад для животных; мармелад для животных; конфеты для животных; печенье для животных; батончики питательные для животных, шоколадные изделия для животных, мармеладные изделия для животных, съедобные игрушки для животных» представляют собой корма для животных. Сравниваемые товары 31 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку они представляют собой один и тот же вид товара – корм для животных, имеют одни и те же каналы сбыта, одно и то же назначение и круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-7) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению ввиду отсутствия возражений (обращений) против регистрации заявленного обозначения по заявке №2020743272 от правообладателей противопоставленных знаков не приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, следовательно, не преодолевают основания для отказа в регистрации предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что виды деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков не пересекаются в гражданском обороте, не может служить основанием для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в рамках данной нормы анализу подлежит объем правовой охраны, представленный в свидетельствах/регистрациях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2021.