Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022749535, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022749535 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 334792 с приоритетом от 08.08.2006, зарегистрированным на имя Кооперативе Агриколе Вити-Фруттиколторе Итальяни Риунити Органидззати С.к.а., также известной как К.А.В.И.Р.О.С.к.а., Италия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации № 1303187А (дата регистрации: 02.06.2016), зарегистрированным на имя «Halewood» Limited Liability Company, Россия, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 07.08.2023, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения заявитель привел доводы об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, а также скорректировал заявленный перечень товаров;

- заявитель убежден в том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками;

- словесный элемент «POGHOS» (произносится как «ПОГОС») заявленного обозначения образован путем сокращения фамилии собственника заявителя (Погосян), имеющей армянское происхождение;

- в свою очередь, противопоставленный товарный знак «POGGESE» (произносится как «ПОГГЕЗЕ» с учетом правил чтения и произношения итальянского языка) образован путем сочетания слов итальянского языка «poggio» (холм, бугор -- https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=it &target_lang=ru&text=poggio) и «sangiovese» (Санджовезе — сорт итальянского красного винного винограда, название которого происходит от латинского «sanguis Jovis» -- https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=it&target _lang=ru&text=sangiovese), следовательно, в обозначение «POGGESE» заложено смысловое значение «виноград, выращенный на холме»;

- в оспариваемом решении указано на фонетическое сходство заявленного обозначения и товарного знака «POGGESE» за счет близких и совпадающих звуков, их расположения по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, числа слогов в обозначениях, характера совпадающих частей обозначений, ударения, однако такой вывод не обоснован, поскольку совпадающих звуков только три, а совпадающих слогов – один, число слогов в обозначениях и ударение также не совпадают;

- в отличие от заявленного обозначения, противопоставленный товарный знак «POGGESE» выполнен более крупными буквами, стандартным шрифтом, лишенным оригинальности;

- по всем трем признакам (семантическому, фонетическому, графическому) сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «POGGESE» не усматривается;

- противопоставленный знак «THE POGUES» (произносится с учетом правил английского языка как «ЗЕ ПОУГЗ») состоит из слова «the», представляющего собой определенный артикль в английском языке (https://langformula.ru/english-grammar/the/), а также слова «pogue», означающего «штабная крыса» (https://www.multitran.com/m.exe?ll1=1&ll2=2&s=pogues&l2=2), представленного во множественном числе, а также ассоциируется с одноименной музыкальной англо-ирландской фолк-панк-группой, образованной в 1982 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Pogues);

- в оспариваемом решении указано на фонетическое сходство заявленного обозначения и товарного знака «THE POGUES» за счет близких и совпадающих звуков, их расположения по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, числа слогов в обозначениях, характера совпадающих частей обозначений, ударения, однако такой вывод не обоснован, поскольку совпадающих звуков только три, а совпадающих слогов – один, число слогов в обозначениях и ударение также не совпадают;

- важное отличие дает то обстоятельство, что на первом месте в противопоставленном товарном знаке расположен артикль «THE»;

- в отличие от заявленного обозначения, противопоставленный товарный знак «THE POGUES» выполнен более крупными буквами, стандартным шрифтом, лишенным оригинальности;

- по всем трем признакам (семантическому, фонетическому, графическому) сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «THE POGUES» не усматривается;

- заявленное обозначение является оригинальным, включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы мужчины с бородой, обращенной лицом к смотрящему, на фоне изобразительного элемента в виде круга (окружности) с оригинальным повторяющимся узором внутри, что можно воспринимать как изображение лучей в круге; за счет своей яркой художественной оригинальности, изобразительный элемент обращает на себя существенное внимание потребителей;

- расположение графического и словесного элемента в заявленном обозначении таково, что изобразительный элемент словно возникает из словесного – эти особенности визуально соединяют изобразительный и словесный элементы, и потребитель воспринимает все обозначение как единое без четкого разделения.

На основании изложенного заявитель просил удовлетворить возражение, отменить оспариваемое решение и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2022749535 в отношении всех заявленных товаров.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия выписки из ЕГРЮЛ от 04.08.2023;

(2) сведения из сети Интернет: https://langformula.ru/english-grammar/the/, https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Pogues, https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=it&target_lang=ru&text=sangiovese, https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=pogue, https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big& source_lang=it&target_lang=ru&text=poggio.

С учетом даты (22.07.2022) поступления заявки № 2022749535 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы мужчины с бородой на фоне изобразительного элемента в виде круга (окружности) с повторяющимся узором внутри, а также словесного элемента «POGHOS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и размещенного под изобразительным элементом. Обозначение выполнено в темно-бежевом цвете. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно оспариваемому решению, регистрации обозначения по заявке № 2022749535 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ препятствуют товарный знак по свидетельству № 334792 и знак по международной регистрации № 1303187А.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 334792 (приоритет от 08.08.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1303187А (дата регистрации: 02.06.2016), является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В заявленном обозначении «», состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент «POGHOS», поскольку он легче запоминается потребителем, именно он в первую очередь способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции. Изобразительный элемент, несмотря на свой крупный размер, не приводит к утрате доминирующего значения слова «POGHOS».

Индивидуализирующая способность словесных товарных знаков «» по свидетельству № 334792 и «» по международной регистрации № 1303187А обусловлена исключительно словесной составляющей.

Слова «POGHOS» и «POGGESE», «THE POGUES» характеризуются фонетическим сходством за счет наличия совпадающих согласных звуков в сравниваемых обозначениях ([п], [г], [с]), их одинакового взаимного расположения по отношению друг к другу, наличия первого совпадающего слога и схожих по произношению вторых слогов слов «POGHOS» и «POGGESE», «POGUES».

Предложенные заявителем варианты прочтения словесных элементов «POGGESE», «POGUES» с учетом особенностей фонетики итальянского и английского языков («ПОГГЕЗЕ» и «ПОУГЗ») не очевидны для среднего российского потребителя, с позиции которого анализируется возможность восприятия сопоставляемых слов. При этом возможность прочтения буквы «S» латинского алфавита как звука [с] либо как звука [з] не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку соответствующие звуки являются парными.

Наличие артикля в знаке «THE POGUES» удлиняет звукоряд, добавляет один слог, однако это отличие не приводит к отсутствию фонетического сходства обозначений в целом, поскольку российским потребителем, не знакомым с особенностями фонетики иностранных языков, слова «POGHOS» и «POGUES» могут прочитываться одинаково («ПОГОС») или почти одинаково («ПОГОС» – «ПОГС»). Добавление российскими потребителями после звука «О» нового слога в виде звука «У» при прочтении слова «POGUES» представляется маловероятным.

Выявление названных признаков фонетического сходства достаточно для квалификации сравниваемых обозначений сходными по звуковому критерию (пункт 42 (1) Правил).

С точки зрения визуального признака, заявленное обозначение «» отличается использованием изобразительного элемента, одновременно визуальное восприятие слов «POGHOS» и «POGGESE», «POGUES» является сходным за счет использования одинаковых букв одного и того же алфавита, их расположения в одинаковых частях слов, а также схожей общей визуальной длины слов. Вместе с тем критерий общего зрительного впечатления не может быть признан определяющим, поскольку противопоставленные товарные знаки лишены каких-либо графических особенностей, влияющих на запоминание их потребителями. В такой ситуации превалируют иные признаки сравнения.

Что касается смыслового признака сравнительной оценки, то необходимо отметить отсутствие в словарных источниках лексических единиц, соответствующих заявленному обозначению (https://translate.academic.ru/POGHOS/x x/ru/) и противопоставленным товарным знакам (https://translate.academic.ru/POGGE SE/xx/ru/, https://translate.academic.ru/POGUES/xx/ru/) в том виде, в котором они заявлены на регистрацию / зарегистрированы.

Заявитель полагает, что подлежит учету заложенное им смысловое содержание в слово «POGHOS» в качестве сокращения от фамилии, а также смысловое содержание слов «POGGESE», «POGUES», которое сводится к сочетанию слов итальянского языка «poggio» и «sangiovese», означающему «виноград, выращенный на холме», и множественному числу от слова «pogue», означающего «штабная крыса». Вместе с тем такие смысловые значения субъективны и не очевидны среднему российскому потребителю.

Таким образом, сравниваемые обозначения не имеют очевидной российскому потребителю семантики. Отсутствие смысловых значений сопоставляемых обозначений приводит к превалированию фонетического признака сходства.

Для констатации сходства обозначений в целом наличия сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил), а установленные признаки сходства в достаточной степени обосновывают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Заявитель в своем возражении приводит доводы о низкой степени однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленной регистрации.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» относятся к алкогольной и спиртосодержащей продукции (см. ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). Эти товары по роду, виду, назначению, условиям реализации, признакам взаимодополняемости однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 1303187А («whiskey» / «виски») и товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 334792 («вина, напитки спиртовые и ликеры»).

Заявленные товары «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» 32 класса МКТУ относятся к водам и безалкогольным напиткам, экстрактам и составам, используемым для их изготовления.

Перечисленные в перечне регистрации № 1303187А товары включат товары тех же родовых групп, а именно: «mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» / «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков». Сопоставляемые товары характеризуются общей родовой принадлежностью, соотносятся как вид-род, имеют одинаковые назначение, условия реализации, круг потребителей.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о высокой степени однородности товаров сравниваемых перечней. Для оценки вероятности смешения сравниваемых обозначений в отношении товаров, перечисленных в предыдущем абзаце, следует принимать во внимание высокую степень однородности сопоставляемых товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено ранее, сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством, а также некоторым различием по визуальному признаку при невозможности сравнения их по смысловому критерию. При этом обозначения являются короткими. Вместе с тем степень однородности заявленных товаров и товаров противопоставленных регистраций является высокой, следовательно, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и несоответствии первого пункту 6 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2023.