Международная регистрация знака «PRENFIA» с конвенционным приоритетом от 19.10.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.03.2023 за №1738063 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.
Решением Роспатента от 21.05.2024 знаку по международной регистрации №1738063 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со знаками «ТРЕМФЕЯ» по международной регистрации №1381300 и «TREMFYA» по международной регистрации №1312550, зарегистрированными на имя Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE (BE), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.
В возражении, поступившем 11.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.05.2024, отметив, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1738063 на имя заявителя в отношении указанных в письме-согласии товаров 05 класса МКТУ.
На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2024 и, помимо товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых Роспатентом уже принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1738063 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии.
На заседании коллегии 23.01.2025 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №1381300, №1312550 (1).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (19.10.2022) конвенционного приоритета международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.
Знак по международной регистрации №1738063 представляет собой словесное обозначение «PRENFIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.
Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иному лицу словесные знаки «ТРЕМФЕЯ» по международной регистрации №1381300 и «TREMFYA» по международной регистрации №1312550. Знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.
В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.05.2024.
Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных знаков, в котором Janssen Pharmaceutica NV, Бельгия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1738063 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии (1).
Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.
Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.
Таким образом, противопоставление знаков по международным регистрациям №1381300, №1312550 преодолено путем получения письма-согласия от их правообладателя.
Следовательно, знаку по международной регистрации №1738063 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, а также для товаров 05 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.