Патент Российской Федерации № 2313362 на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью», выдан по заявке №2005100959/15 с приоритетом от 05.06.2003 на имя фирмы САНОФИ-АВЕНТИС ДАЙЧЛАНД ГМБХ, Германия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1- 6,8).

2. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из Tween®20 и Tween®80.

3. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество включает глицерин и Tween®20.

4. Фармацевтическая композиция по п.3, где по меньшей мере один консервант выбран из фенолов.

5. Фармацевтическая композиция по п.4, где по меньшей мере один консервант представляет собой м-крезол.

6. Фармацевтическая композиция по п.5, дополнительно включающая цинк.

7. Фармацевтическая композиция по п.1, дополнительно включающая по меньшей мере одно изотонизирующее средство, отличное от указанного по меньшей мере одного химического вещества.

8. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из полисорбата и полоксамеров.

9. Фармацевтическая композиция по п.3, где Tween®20 присутствует в эффективном количестве, позволяющем избежать мутности.

10. Фармацевтическая композиция по п.6 со значением рН в кислой области рН 3,5-6,8.

11. Фармацевтическая композиция по п.10 со значением рН в кислой области рН 3,5-4,5.

12. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере один консервант выбран из фенола, крезола, хлоркрезола, бензилового спирта и парабенов.

13. Фармацевтическая композиция по п.7, где по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из маннита, сорбита, лактозы, декстрозы, трегалозы, хлорида натрия и глицерина.

14. Фармацевтическая композиция по п.1, дополнительно содержащая буфер.

15. Фармацевтическая композиция по п.14, где буфер выбран из ТРИС, фосфата, цитрата, ацетата, глицилглицина, кислот, щелочей и их солей.

16. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 60- 6000 нмоль/мл.

17. Фармацевтическая композиция по п.16, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 240- 3000 нмоль/мл.

18. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5-200 мкг/мл.

19. Фармацевтическая композиция по п.18, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5-120 мкг/мл.

20. Фармацевтическая композиция по п.19, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 20-75 мкг/мл.

21. Фармацевтическая композиция по по п.13, в которой по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из глицерина и маннита и в которой указанное по меньшей мере одно изотонизирующее средство находится в концентрации 100-250 ммоль.

22. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой NaCl находится в концентрации вплоть до 150 ммоль.

23. Фармацевтическая композиция по п.14, в которой указанный буфер вещество находится в концентрации 5-250 ммоль».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также наличием в пунктах 1 и 3 формулы оспариваемого патента признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения на дату подачи заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ США №5656722, опубл. 12.08. 1997 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [1]);

- Кейт Кэмпбэлл и др., Инсулин Гларгин, ж-л «Клиническая терапия»,т.23, №12, декабрь, 2001 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [2];)

- международная заявка WO 03/105888, опубл. 24.12.2003 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [3]);

- заявка DE № 10227232, опубл. 15.01.2004 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [4]);

- патентный документ US № 4839341, опубл. 13.06.1989 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [5]);

- патентный документ US № 5824638, опубл. 20.10.1998 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [6]);

- патентный документ CN № 1318416, опубл.24.10.2001 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [7]).

По мнению лица, подавшего возражение из источников информации [1] и [2] известны средства, которым присущи все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

В возражении также указано, что признаки зависимых пунктов 3-6, 10-12, 14-17 формулы оспариваемого патента известны из источников информации [1] и [2].

В возражении отмечено, что изобретения по зависимым пунктам 2,7-9, 13, 18-23 не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Кроме того, в возражении указано, что в независимом пункте 1 и зависимом от него пункте 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки [3], а именно, признак «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи. По мнению лица, подавшего возражение, международная заявка [3] и приоритетная заявка [4] содержали признак «поверхностно-активное вещество, выбранное из группы, состоящей из частичных или полных простых или сложных эфиров жирной кислоты следующих многоатомных спиртов глицеринов, сорбитов, сахарозы, высокомолекулярных спиртов». Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что первоначальные материалы заявки не предусматривали возможность того, что химическое вещество представляет собой любой многоатомный спирт, а также иных эфиров, кроме эфиров жирной кислоты конкретных многоатомных спиртов. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признак зависимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту «химическое вещество содержит глицерин» также отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, поступившем 17.04.2012, отметил следующее:

- задача получения композиции на основе инсулина с улучшенными свойствами достигается путем добавления в состав композиции поверхностно-активного вещества (далее ПАВ), причем было обнаружено, что добавка поверхностно-активных веществ сильно повышает стабильность кислых инсулиновых препаратов и дает возможность получать препараты, которые в течение нескольких месяцев при температурной нагрузке гарантируют очень хорошую стабильность по отношению к гидрофобным зародышам агрегации;

- в описании к оспариваемому патенту приведены примеры наиболее предпочтительных поверхностно-активных веществ, которые выбраны из группы, состоящей из неполных и полных эфиров жирных кислот и простых эфиров многоатомных спиртов, как глицерин и сорбита, полиолов, причем неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры глицерина и сорбита выбраны из группы, состоящей из Span®, Tween®, Myrj®, Brij®, Cremophor®, и полиолы выбраны из группы, состоящей из полипропиленгликолей, полиэтиленгликолей, полоксамеров, плюроникса, тетроникса;

- в процессе делопроизводства, отвечая на доводы экспертизы о недостаточности предоставленных в описании примеров для подтверждения реализации назначения во всем объеме испрашиваемой охраны в части ПАВ, признак «поверхностно-активное вещество или комбинация поверхностно-активных веществ в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента был заменен на признак «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров», что было связано с некорректным переводом и толкованием патентным поверенным инструкций, представленных заявителем на английском языке при подготовке ответа на запрос экспертизы, причем заявитель предполагал ограничить притязания признаком: «по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полиолов и неполных или полных (сложных) эфиров жирных кислот и простых эфиров многоатомных спиртов» (данный признак является общим определением таких ПАВ, как полисорбаты)».

К отзыву патентообладателя приложены два варианта уточненной формулы изобретения, при этом заявитель признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента «одно химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» заменил:

- в первом варианте формулы на «одно химическое вещество, выбранное из полиолов, и неполных и полных эфиров жирных кислот и простых эфиров многоатомных спиртов»;

- во втором варианте формулы «одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов».

Далее в отзыве доводы патентообладателя касаются оценки соответствия изобретений по двум вариантам скорректированной формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (05.06.2003) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22

– ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, если заявка на дату подачи содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3, Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ, если изобретение относится к композиции приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся наличия в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в описании и формуле, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи, показал следующее.

Датой подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, является дата подачи международной заявки [3] (PCT/EP03/05887 от 05.06.2003), приоритет испрошен на основании заявки DE № 10227232.8 с датой подачи 18.06.2002 .

Анализ материалов международной заявки [3] и формулы, с которой выдан оспариваемый патент, переведенной на национальную фазу в Российское патентное ведомство, показал следующее.

Признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента "химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров" – отсутствовал в первоначальных материалах заявки [3].

Независимый пункт 1 формулы изобретения, содержащейся в материалах заявки [3], содержал родовое понятие, отражающее назначение - «фармацевтическая композиция», и следующие признаки:

содержащая

- полипептид, выбранный из группы, состоящей из инсулина (крупного рогатого скота, свиньи или человека), аналога инсулина, производного инсулина, активного метаболита инсулина или их комбинаций;

- поверхностно-активное вещество или комбинацию нескольких поверхностно-активных веществ;

- необязательно консервант или комбинации нескольких консервантов

- необязательно изотонирующее средство;

- необязательно буферы;

- необязательно другие вспомогательные вещества или их комбинации;

- фармацевтическая композиция представляет собой прозрачный раствор, который имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8).

При этом в описании заявки содержались сведения о том, что «препарат инсулина Гларгина, который приводит к пролонгированному действию по сравнению с описанными ранее препаратами отличается образованием прозрачного раствора с кислым значением рН. Именно при кислом значении рН инсулины проявляют пониженную стабильность и повышенную склонность к агрегации при термической и физико-химической нагрузке, которая может стать заметной в виде помутнений и выпадений осадка» (лист 4 описания к заявке [3]). На листе 5 описания к заявке [3] содержатся сведения о том, что задачей изобретения является получение препаратов на основе растворимых в кислотах инсулинов с поверхностно-активными веществами, которые отличаются высокой долговременной стабильностью по отношению к нагрузкам (претерпевают высокую нагрузку, обусловленную гидрофобными зародышами агрегации). При этом заявителем было обнаружено, что именно добавка поверхностно-активных веществ сильно повышает стабильность кислых инсулиновых препаратов.

Таким образом, сущность заявленного изобретении, изложенная в материалах заявки [3], заключалась в стабилизации кислых инсулиновых препаратов (имеющих рН 1-6,8) поверхностно-активными веществами (ПАВ - соединения, которые концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения, см. Химический энциклопедический словарь, под ред. Кнунянца И.Л., М:, «Советская энциклопедия», 1983, с.450-451 (далее – [8]).

В процессе проведения экспертизы, заявителем в независимом пункте формулы признак: «поверхностно-активное вещество или комбинацию нескольких поверхностно-активных веществ» был изменен на признак: «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров».

При этом зависимый пункт 4 формулы изобретения, содержащейся в материалах заявки [3], был представлен в следующей редакции:

«4. Фармацевтическая композиция, по любому из пунктов 1-3, при этом поверхностно-активное вещество выбирается из группы, состоящей из частичных или полных сложных эфиров жирной кислоты и простых эфиров полиолов с многоатомными спиртами, такими как глицерин, сорбит и сахароза».

Исходя из этого, внесенные заявителем признаки не соответствуют признакам, содержащимся в формуле по заявке [3], а также сведениям, содержащимся в описании к заявке [3].

Так термин «химическое вещество» отсутствовал в материалах заявки [3] (в формуле и описании данной заявки [3] не было конкретизировано, является ли вещество природным, химическим и т.д.)

Кроме того, замена признака «поверхностно-активное вещество или комбинация нескольких поверхностно-активных веществ», охарактеризованного общим понятием, выражающим функцию – способность концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывать снижение поверхностного натяжения, на признак «вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров», который подразумевает использование химических веществ, выполняющих самые разные функции, не является равнозначным. Это подтверждает и описание к оспариваемому патенту, в котором содержатся сведения о том, что многоатомный спирт (глицерин), используется в фармацевтической композиции по оспариваемому патенту в качестве изотонирующего средства, т.е. выполняет другую функцию, а не указанную в заявке [3] функцию – поверхностно-активного вещества.

Также целесообразно отметить, что понятие – «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» не характеризует поверхностно-активное вещество, поскольку не все сложные или простые эфиры многоатомных спиртов являются поверхностно-активными веществами. Согласно сведениям, содержащимся в словаре [8] «основную долю в общем объеме промышленно производимых ПАВ составляют анионные вещества: соли карбоновых кислот (жирных, смоляных, и др.), алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкиларилсульфонаты и др.)… и ионные ПАВ – полиоксиэтиленовые эфиры алифатических спиртов и кислот, алкилфенолов, аминов и др.»

В описании, содержащемся в материалах заявки [3], в качестве сложных эфиров жирной кислоты и простых эфиров многоатомных спиртов, таких как глицерин и сорбитол, приведены следующие продукты: Span ® (сложные эфиры сорбитана и лауриновой (жирной) кислоты), Tween® (полиэтиленовые сложные эфиры сорбита и жирных кислот, например, полиэтиленгликоль-20- монолаурат), Myrj® (полиоксиэтиленовый сложный эфир жирных кислот), Brij® (полиоксиэтиленовый простой эфир жирных спиртов), Cremophor® (продукт конденсации касторового масла и этиленоксида).

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что в описании заявки [3] содержались только сведения об использовании для стабилизации кислых препаратов инсулина именно поверхностно-активные вещества, представляющих собой частичные или полные сложные эфиры жирной кислоты с многоатомными спиртами, такими как глицерин, сорбитол, сахароза или простые эфиров высокомолекулярных спиртов с многоатомными спиртами, такими как глицерин, сорбитол, сахароза, которыми и являются вышеперечисленные продукты (Span®, Tween®, Myrj®, Brij®, Cremophor®). Таким образом, признак, содержащийся в формуле изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент: «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров», отсутствовал в материалах заявки [3].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении представлены доводы, подтверждающие наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки [3] в описании и формуле изобретения.

Здесь следует отметить, что патентообладатель в своем отзыве согласился с тем, что в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, действительно присутствуют признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем было подано ходатайство о рассмотрении в качестве уточненной формулы изобретения одного из вариантов приложенной к возражению формулы изобретения, в следующей редакции независимого пункта 1 данной формулы:

«1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8)».

Данная формула была принята для анализа.

Анализ уточненной формулы изобретения показал, что она содержит признак, отсутствующий в формуле, содержащейся в заявке [3] и в описании к данной заявке. Признак: «химическое вещество, выбранное из полисорбата» содержался в пункте 8 формулы изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, однако, данный признак отсутствовал в формуле по заявке [3]. В примерах, содержащихся в описании к заявке [3] содержатся только сведения об использовании конкретных веществ: Tween 20 (полисорбат 20) и Tween 80 (полисорбат 80).

Здесь целесообразно отметить, что наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 29 Закона является самостоятельным и достаточным условием признания патента Российской Федерации недействительным.

Исходя из вышесказанного, анализ несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" не проводился.

В отношении доводов особого мнения, представленных патентообладателем, можно отметить следующее.

В соответствии с пунктами 2,3 статьи 1248 Кодекса рассмотрение возражений против выдачи патентов Российской Федерации на изобретения в палате по патентным спорам осуществляется в административном порядке. Административный порядок предусматривает кратчайшие сроки рассмотрения возражений. С учетом переноса даты заседания коллегии патентообладателю было предоставлено более двух месяцев для подготовки отзыва по мотивам возражения. Данные сроки являются разумными и достаточными для подготовки отзыва.

Что касается того, что коллегия палаты по патентным спорам не предоставила патентообладателю возможности внести изменения в формулу, то это не соответствует действительности. К отзыву патентообладателя были приложены два варианта формулы, один из которых был представлен на заседании коллегии палаты по патентным спорам. Однако, как показано выше в настоящем заключении, представленная заявителем уточненная формула содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Что касается соответствия данной уточненной формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», то ввиду того, что было установлено наличие в формуле изобретения признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, анализ на соответствие композиции по уточненной формуле указанным условиям патентоспособности на проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившего 30.01.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2313362 признать недействительным полностью.