Оспариваемый товарный знак «УВФ» по заявке № 2010724087 с приоритетом от 15.07.2010 зарегистрирован 29.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 450560 на имя ООО Научно-производственная фирма «ЭНАВЭЛ», Россия (далее – правообладатель, ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ»), в отношении товаров и услуг 07, 11 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации

– до 15.07.2020.

В поступившем 05.12.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 450560 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой буквенную аббревиатуру наименования изделия: «установка вакуумирования и фильтрации». Обозначение применяется наравне с указанием полного наименования товара в разрешительных документах, договорах, товаросопроводительной документации и служит для сокращенного указания на этот товар. Данное оборудование является специализированным, предназначенным для определенной цели и иначе чем по первым буквам каждого слова коротко назвать его просто невозможно;

- данный термин является характерным для данной области техники;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета широко поставляло (вводило в гражданский оборот) установки вакуумирования и фильтрации, используя в документах аббревиатуру «УВФ», производителем которых являлось ООО «НПО «Декантер». Их покупателями были различные юридические лица;

- обозначение «УВФ» активно использовалось также иными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве буквенной аббревиатуры названия изделия и хорошо известно потребителю (в возражении приведена информация о компаниях: ООО «НПП «ВЕКТОР», ООО НПО «РосТехЭнерго», ООО «Поволжский Завод Энергетического Оборудования», ООО «САРПРОМ-ОБОРУДОВАНИЕ» и т.д.);

- обозначение «УВФ» характеризует те товары и услуги, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, и указывает на их вид и назначение;

- товар «установка вакуумирования и фильтрации» можно соотнести с частью товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку: 07 класс МКТУ - «машины для очистки масел, машины для очистки технических жидкостей»; 11 класс МКТУ - «приборы для очистки масел»; 40 класс МКТУ - «очистка масел; очистка технических жидкостей». Все эти товары и услуги однородны, поскольку они относятся к одному роду, имеют схожие условия реализации и круг потребителей, имеют одно и то же функциональное назначение;

- очевидно, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «УВФ» характеризует часть товаров и услуг, для которых он зарегистрирован;

- в отношении остальной части товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, т.к. является ложным относительно товара, его вида и назначения: 07 класс МКТУ - «машины и станки; машины для регенерации масел; машины для регенерации технических жидкостей»; 40 класс МКТУ - «обработка материалов; регенерация масел; регенерация технических жидкостей»;

- товарный знак «УВФ» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв (одна гласная и три согласных), не имеющее словесного характера. Так, в словарно-справочной литературе отсутствуют слова русского языка со сходной фонетикой. Для конечного потребителя товара, т.е. для того, для кого товарный знак призван индивидуализировать товар конкретного правообладателя, эта аббревиатура не будет восприниматься как слово. Изобразительный элемент товарного знака представляет собой простое сочетание горизонтальных линий, не образующее качественно иной уровень восприятия;

- действия ООО НПФ «ЭНАВЭЛ» по регистрации оспариваемого товарного знака на свое имя осуществлены с единственной целью - прибрести необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности, имея возможность создавать препятствия всем третьим лицам по производству аналогичной продукции с общеупотребимой маркировкой. Правообладатель 25.10.2013 обратился в арбитражный суд Иркутской области с требованием о взыскании компенсации с ООО «Техэлектромонтаж» за незаконное использование товарного знака «УВФ». На данный момент спор прошел три судебные инстанции, и по его итогам с ООО «Техэлектромонтаж» была взыскана компенсация.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 450560 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия уставных документов ООО «Техэлектромонтаж» (Устав, Выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) [1];

- копия письма ОАО РусГидро Бурейская ГРЭС [2];

- копии материалов договора № 7 от 11.05.2010 [3];

- копия сертификата соответствия [4];

- распечатки из сети Интернет, в том числе информационных сайтов и сайтов компаний, специализирующихся в области оборудования по очистке промышленных масел [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 450560, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 24.03.2015 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица 23 февраля 1998 года и с момента регистрации выступает на рынке в качестве проектировщика и производителя оборудования для очистки, хранения и заливки промышленного масла (патент № 2142980 от 20 декабря 1999 года на изобретение: Способ регенерации отработанных промышленных масел и установка его осуществления);

- в ходе ведения хозяйственной деятельности был выявлен факт поставки продукции, произведенной другими фирмами, потребителям под видом продукции производства ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ». Стали поступать жалобы покупателей такой продукции из-за ее низкого качества;

- с целью защиты имени и деловой репутации, а также более эффективного ведения хозяйственной деятельности правообладателем были получены свидетельства на товарные знаки для модельного ряда выпускаемых установок для очистки, хранения и заливки промышленного масла (ОТМ, УРМ, УВФ, ЛРН, БАФ, БФН, ЭОМ, СИТ и т.д. – приведено 14 товарных знаков);

- на продукцию, выпускаемую под указанным товарным знаком УВФ (а именно установки УВФ-250; УВФ-500(микро); УВФ-1000(мини); УВФ-2000(компакт); УВФ-5000(макси) и т.д.), был получен сертификат соответствия;

- обозначение «УВФ» введено в оборот непосредственным разработчиком установок для регенерации отработанных промышленных масел - ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ» и применялось им при маркировке продукции и заключении договоров поставки задолго до регистрации фирм лица, подавшего возражение, - ООО «Техэлектромонтаж» (регистрация - 21.08.2002) и ООО «НПО Декантер» (регистрация -23.03.2010);

- согласно данным словаря сокращений (http://www.sokr.ru/) аббревиатура «УВФ» имеет 2 равнозначных толкования: УВФ – Уральский венчурный фонд, УВФ

– установка вакуумная фильтровальная либо установка вакуумирования и фильтрации;

- в сети Интернет распространены и другие толкования аббревиатуры УВФ: устройство выбора фаз, устройство внешней фиксации, устройства для вращения заготовок фитингов;

- ООО «НПО Декантер» не могло являться производителем указанного оборудования, поставленного в 2009 году, поскольку дата государственной регистрации ООО «НПО Декантер» - 23.03.2010;

- факт подлинности письма компании «РусГидро» Бурейская ГЭС от 16.03.2010, в котором указано, что ООО «Техэлектромонтаж» является дилером ООО «НПО Декантер», вызывает сомнение, поскольку ООО «НПО Декантер» создано 23 марта 2010 года, при этом дилерский договор был заключен 11 мая 2010 года. Дополнительное сомнение в подлинности письма вызывает факт отсутствия в нем печати организации. Также можно отметить, что никакой другой информации о поставках маслоочистительного оборудования под маркой «УВФ» лицом, подавшим возражение, не представлено;

- доводы о том, что обозначение «УВФ» использовалось третьими лицами до даты приоритета, не могут быть признаны убедительными, поскольку представленные в возражении ссылки из сети Интернет относятся либо к деятельности официальных дилеров правообладателя, либо представляют собой сайты Интернет-магазинов, предлагающих чужую продукцию, производитель которой на сайтах не указан (проведен подробный анализ каждого сайта, распечатка которого приложена к возражению).

Далее в отзыве правообладателем приведена подробная информация относительно своей производственной деятельности, а также деятельности по пресечению нарушения прав на товарные знаки. В частности, отмечено, что факт производства ООО «НПО Декантер» контрафактной продукции под товарными знаками, принадлежащими ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ», в том числе и товарным знаком УВФ, был доказан в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2011 году (дело № А56-20291/2011), а также в ходе разбирательства в Федеральной антимонопольной службе по Санкт-Петербургу в 2011 году (дело № К05-189/11).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки, принадлежащие правообладателю оспариваемого товарного знака [6];

- копии патентов на изобретения: № 2142980, № 2186095, № 2217215 [7];

- копии сертификатов соответствия [8];

- распечатки с официального сайта словаря сокращений [9];

- информационные письма компаний: ООО «Сарпром-оборудование», ООО «НПП Вектор», ООО «Поволжский Завод Энергетического Оборудования», ООО «НПП Технопарк» и т.д. [10];

- копии материалов договоров об оказании дилерских услуг [11];

- распечатки из сети Интернет [12];

- копии материалов договоров поставки [13];

- копии судебных актов [14];

- материалы переписки по заявке № 2010724087 [15];

- копии печатных изданий с информацией о продукции, произведенной ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ» [16].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 450560.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, существо которых сводится к следующему:

- в уведомлении о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2010724087 Роспатентом уже было указано, что словесный элемент «УВФ» не обладает различительной способностью;

- правообладатель не использует свой товарный знак в том виде, как он зарегистрирован (используется исключительно словесный элемент – УВФ);

- действия ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ» по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака являются недобросовестной конкуренцией;

- обозначение «УВФ» является описательным, поскольку характеризует товары, указывая на их вид и свойство;

- обозначение «УВФ» еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось производителями установок вакуумирования и фильтрации (например, ООО «Элтехстрой», являющегося с 1990 года производителем специального технологического оборудования для обработки трансформаторного масла).

К дополнительным доводам приложены материалы [17].

От правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2015, также поступили аргументы, согласно которым дополнительные доводы лица, подавшего возражение, не могут быть учтены при рассмотрении возражения, поскольку являются недостоверными. Правообладателем представлены материалы [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «» выполнен заглавными буквами стилизованным шрифтом с тройными полосами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 11 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-7]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области реализации установок для очистки турбинных масел, маркируемых обозначениями, включающими элемент «УВФ». В частности, имеется договор [3] о том, что ООО «НПО «Декантер» (согласно сертификату соответствия выступающий производителем продукции) возложил на ООО «Техэлектромонтаж» обязанности по рекламе и распространению продукции (в том числе, установки вакуумирования и фильтрации серии «УВФ»).

Также следует отметить наличие судебного спора (см. материалы [20]) по делу № А19-15353/2013 между ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ» и лицом, подавшим возражение. В судебном акте установлено, что ООО «Техэлектромонтаж» является продавцом различного оборудования, в том числе электротехнического оборудования по очистке масел, перекачке нефтепродуктов.

Ввиду наличия спора между указанными лицами и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, неразрывно связана с реализацией товаров, однородных товарам, указанным в перечне свидетельства № 450560, коллегия усматривает заинтересованность компании ООО «Техэлектромонтаж» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 450560 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, коллегия считает, что деятельность по обработке материалов, в том числе по очистке масел, относящаяся к услугам 40 класса МКТУ, представляет собой отдельный специализированный вид деятельности. При этом лицом, подавшим возражение, не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении ООО «Техэлектромонтаж» услуг в данной области. В этой связи в отношении услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, данное лицо не может быть признано заинтересованным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров, относящихся к оборудованию для очистки турбинных масел, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «УВФ» представляет собой сочетание одного гласного звука и двух согласных звуков. Согласно правилам русского языка гласные звуки являются слогообразующими, а согласные звуки в русском языке не способны образовывать слоги. Таким образом, наличие гласного звука «У» позволяет считать, что обозначение «УВФ» носит словесный характер.

Изложенное обуславливает вывод о том, что довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку сочетание букв не носит словесный характер, следует признать необоснованным.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что слово «УВФ» не закреплено в них в качестве лексической единицы какого-либо языка.

Коллегия отмечает, что в возражении не представлено ни одного общедоступного словарно-справочного источника, а приведен лишь декларативный довод о том, что обозначение «УВФ» является сокращением понятия «установка вакуумирования и фильтрации».

В материалах дела имеется информация (см. http://www.sokr.ru/) [5, 9] о том, что обозначение «УВФ» представляет собой аббревиатуру в различных областях науки и техники: «уральский венчурный фонд», «установка вакуумная фильтровальная либо установка вакуумирования и фильтрации».

При этом коллегия отмечает, что указанные значения сокращения «УВФ» появились на сайте в разное время, а именно: УВФ - уральский венчурный фонд – запись добавлена 11.10.2002, УВФ - установка вакуумная фильтровальная либо установка вакуумирования и фильтрации – запись добавлена 11.11.2014. Указанное свидетельствует о том, что информация о том, что сокращение «УВФ» расшифровывается как «установка вакуумирования и фильтрации», появилась в 2014 году, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы возражения [1-5] не содержат иных сведений о наличии обозначения «УВФ» в нормативной и словарно-справочной литературе в области химии, в том числе связанной с очисткой технических жидкостей (например, ГОСТы, Технические условия, терминологические словари или специализированная литература в области химии и т.д.). Таким образом, с возражением не представлено каких-либо материалов, которые могли бы проиллюстрировать восприятие оспариваемого товарного знака «УВФ» потребителем в значении «установка вакуумирования и фильтрации» на дату подачи заявки № 2010724087.

Указанное не позволяет прийти к однозначному выводу, что обозначение «УВФ» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как обозначение, прямо описывающее конкретные товары.

Коллегией было принято во внимание, что в соответствии с положениями статьи 6-quinquies (С-(1)) Парижской конвенции для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Представленные материалы [6-16] показывают, что правообладателем в 1999- 2002 г.г. проводились исследования в области регенерации отработанных промышленных масел и фильтрации жидкостей (получены патенты на соответствующие установки – см. [7]). В дальнейшем была получена разрешительная документация на установки для комплексной очистки промышленных масел (2007-2011 г.г.). Начиная с 2007 года, правообладателем была создана дилерская сеть по реализации собственной продукции, в частности, заключены договоры на оказание дилерских услуг [11].

В материалах дела представлены письма [10] от компаний, упомянутых в возражении. В данных письмах компании («ООО НПП «ВЕКТОР», ООО НПО «РосТехЭнерго», ООО «Поволжский Завод Энергетического Оборудования» и т.д.) указывают, что реализовывали установки модельного ряда УВФ и ОТМ производства ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ».

Производство и реализация самим правообладателем установок «УВФ» было начато еще ранее (2001-2002 г.г.) и подтверждается договорами и спецификациями (см., например договор № 56/01 чэс-218/01 от 24.08.2001 [13]).

Коллегией приняты во внимание длительность и объемы производства и реализации указанных товаров в течение четырнадцатилетнего периода (с 2001 г. по настоящее время).

Коллегия считает, что объемы, интенсивность и длительность производства способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, в связи с хозяйственной деятельностью ООО «НПФ «ЭНАВЭЛ».

Указанное обуславливает вывод о том, что за годы интенсивного и длительного использования восприятие средним российским потребителем оспариваемого товарного знака в качестве характеристики товара или услуги могло быть сформировано именно в связи с маркировкой «УВФ» товаров, производимых правообладателем оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель осуществляет с 2001 года реальную хозяйственную деятельность по производству и реализации оборудования в области очистки, фильтрации, адсорбционной обработки и регенерации турбинного и трансформаторного масла, в том числе, установок для очистки трансформаторного масла «УВФ», в результате которой товары приобрели у потребителей узнаваемость.

Напротив, представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1-5], содержат лишь один договор на оказание дилерских услуг [3] и письмо [2]. Каких-либо документов (например, договоров), которые могли бы свидетельствовать о реализации лицом, подавшим возражение, продукции под обозначением «УВФ» в материалах не содержится. Что касается письма [2], коллегия отмечает, что в данном письме отсутствует указание на период, в который осуществлялось сотрудничество ОАО РусГидро Бурейская ГРЭС и ООО «Техэлектромонтаж» по поставке установок СММ-Р, УСИТ-100, УВС, УВФ и др.

Следует также указать, что правообладателем представлены материалы договора об оказании дилерских услуг [11] с лицом, подавшим возражение, от 01.09.2009 (договор № 23.09).

Анализ изложенных фактических обстоятельств не позволяет однозначно утверждать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака существовал иной производитель установок, маркированных обозначением «УВФ», кроме правообладателя, а лицо, подавшее возражение, реализовывало продукцию, не имеющую отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака.

При этом в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали установки вакуумирования и фильтрации либо очистители трансформаторного масла, используя в качестве видового названия обозначение «УВФ».

Документы [5] представляют собой предложения Интернет-распечатки различных сайтов, на которых имеется информация об установках для очистки турбинных, индустриальных масел, в том числе, предложения к продаже. Подавляющее число сайтов относится к подбору и продаже оборудования без указания на производителя реализуемой продукции.

Таким образом, коллегия считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 450560 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что товары 07 и 11 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства, напрямую связаны с оборудованием для очистки и регенерации масел (07 класс МКТУ: «машины для очистки масел, машины для регенерации масел, машины для очистки технических жидкостей; машины для регенерации технических жидкостей», 11 класс МКТУ: «приборы для очистки масел») или являются обобщенными понятиями машин и станков любого назначения, в том числе в области очистки масел (07 класс МКТУ: «машины и станки»).

В этой связи, оспариваемый товарный знак «УВФ» сам по себе не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении указанных товаров 07 и 11 классов МКТУ.

В отношении доводов и материалов [17], представленных лицом, подавшим возражение, 08.06.2015, коллегия отмечает, что они представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения от 05.12.2014. В соответствие с пунктом 2.5 Правил ППС такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Оценивая все изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для удовлетворения возражения от 05.12.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 450560.