Словесное обозначение «» по заявке №2023771517, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «ХОРТИЦЯ», зарегистрированным под № 179 с приоритетом от 07.07.2016,

- с серией товарных знаков «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ», «KHORTITSA» зарегистрированными под №803499 с приоритетом от 31.07.2020; №830123 с приоритетом от 06.02.2000; №812654 с приоритетом от 16.01.2020; №770442 с приоритетом от 22.11.2019; №531664 с приоритетом от 14.08.2012; №514666 с приоритетом от 20.07.2012; №514665 с приоритетом от 11.07.2012; №482600 с приоритетом от 29.02.2012; №427135 с приоритетом от 19.05.2008; №394751 с конвенционным приоритетом от 23.01.2008; №384359 с приоритетом от 05.10.2007; №390580 с приоритетом от 14.12.2006; №384659 с приоритетом от 14.12.2006; №344754 с приоритетом от 04.08.2006; №331738 с приоритетом от 30.05.2006; №331516 с приоритетом от 30.05.2006; №317723 с приоритетом от 17.04.2006; №317722 с приоритетом от 17.04.2006; №347329 с приоритетом от 14.11.2005; №313296 с приоритетом от 17.06.2004; №313295 с приоритетом от 17.06.2004; №307942 с приоритетом от 11.09.2003; №307941 с приоритетом от 11.09.2003, на имя «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ,

- товарным знаком «ХОРТ», зарегистрированным под №643152 с приоритетом от 04.02.2016 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Родник и К», 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, 17 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В отношении представленного письма-согласия от правообладателя товарного знака под №643152 экспертиза сообщает, что оно не может быть учтено, поскольку постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 августа по делу № 3/6-627/2023, определением 4 Ленинского районного суда г. Курска от 6 мая 2024 года по делу № 2а-4161/23-2024 наложен арест на имущество ООО «Родник и К» (ИНН 5029047184), в том числе на товарный знак по свидетельству № 643152. Как отметил Верховный Суд Российской Федерации в определении от 05.04.2022 по делу № А41- 13514/2020, письменное согласие на использование товарного знака является одним из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, которое в настоящий момент запрещено.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было предоставлено письмо-согласие, заверенное руководителем компании-правообладателя противопоставленного товарного знака №643152,

- предоставление письменного согласия на регистрацию иного обозначения никоим образом не затрагивает правовой статус товарного знака №643152 и объем его правовой охраны, следовательно, такое согласие распоряжением признаваться не может, следовательно, наличие ареста на имущество ООО «Родник и К» и на более ранний товарный знак не должно влиять на учет письменного согласия при вынесении решения,

- согласно сведениям, публикуемым в информационных интернет изданиях, Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России, арестованное имущество уже обращено в доход Российской Федерации (Приложение 5), обеспечительные меры на дату рассмотрения настоящего возражения должны быть сняты,

- сравниваемые обозначения «Хорта» и «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ», «KHORTITSA» не являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку противопоставленные обозначения состоят из большего количества букв, кроме того, общий набор и последовательность звуков различны, что существенно отличает данные обозначения от заявленного на регистрацию,

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку в них заложены различные семантические образы, обозначение «ХОРТА» является кириллической транслитерацией греческого слова «χόρτα», имеющего значение «зелень», а противопоставленные товарные знаки ассоциируются с одноименным островом на Днепре,

- при восприятии сравниваемых обозначений формируется разное общее зрительное впечатление за счет отличий в шрифтовом исполнении, присутствия изобразительных элементов в ряде противопоставленных товарных знаков,

- представленные результаты социологического опроса демонстрируют, что на дату проведения опроса и на дату подачи заявки, среди опрашиваемых потребителей алкогольной продукции:

- 91% не ассоциируют обозначение ХОРТА с каким-то иным обозначением,

- 8% респондентов считают, что обозначение ХОРТА сходно с другими тестируемыми (противопоставленными) обозначениями по совокупности признаков: звучание, внешний вид, смысл,

- менее 17% респондентов утверждают, что сравниваемые тестируемые обозначения, производят сходное общее впечатление,

- менее 8% респондентов считают, что обозначение ХОРТА и противопоставленные обозначения по совокупности признаков (звучание, внешний вид, смысл) принадлежат одной компании,

- полученные данные указывают на отсутствие на сегодняшний день и на дату 07.08.2023 социологических признаков сходства до степени смешения между обозначением и противопоставленными обозначениями,

- показатели, ниже 11% или не превышающие 11% на значимую величину (то есть до 20% при вероятности 99%), свидетельствуют об отсутствии социологических признаков сходства до степени смешения,

- Президиум ВАС РФ устанавливает (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от от 18.07.2006 № 3691/2006), что если от 20% опрошенных потребителей не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, то это является весьма внушительным результатом, влияющим на продвижение товара на определенном сегменте рынка,

- пороговым значением в этом вопросе является уровень в 20%. Показатели, не достигающие его, свидетельствуют о социологических признаках отсутствия опасности сходства до степени смешения, а показатели, превышающие 20% – о социологических признаках наличия такой опасности или о социологических признаках наличия самого сходства до степени смешения,

- в прилагаемом заключении представлены результаты опроса 2200 человек, таким образом, полученные и приведенные в настоящем ответе результаты, даже с учетом статистической погрешности 2 %, не превышают порогового значения 20%, то есть являются показателями, свидетельствующими о социологических признаках отсутствия опасности сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2023771517 и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО БРЕНД,

2. Распечатка сведений по заявке №2023771517,

3. Решение об отказе в регистрации по заявке №2023771517,

4. Копия письма согласия,

5. Статьи на порталах Лента.ру и Известия,

6. Сведения о значении слова «Хортица»,

7. Сведения о значении слова «ХОРТА»,

8. Заключение по результатам социологического исследования.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2023) поступления заявки №2023771517 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой:

- общеизвестный товарный знак [1] «» по свидетельству №179,

- серия комбинированных, словесных и объемных знаков [2]«» по свидетельству №803499, [3]«» по свидетельству №830123, [4]«» по свидетельству №812654, [5]«» по свидетельству №770442, [6] «» по свидетельству №531664, [7]«» по свидетельству №514666, [8] «» по свидетельству №514665, [9] «» по свидетельству №482600, [10]«» по свидетельству №427135, [11]«» по свидетельству №394751, [12]«» по свидетельству №384359, [13]«» по свидетельству №390580, [14]«» по свидетельству №384659, [15]«» по свидетельству №344754, [16]«» по свидетельству №331738, [17]«» по свидетельству №331516, [18]«» по свидетельству №317723, [19]«» по свидетельству №317722, [20]«» по свидетельству №347329, [21]«» по свидетельству №313296, [22]«» по свидетельству №313295, [23]«» по свидетельству №307942, [24]«» по свидетельству №307941, выполненных буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32, 33 классов МКТУ,

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №643152, выполненный буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал следующее.

В противопоставленных словесных, комбинированных и объемных товарных знаках [3-11], [13-22] основным индивидуализирующим элементом являются словесные элементы «ХОРТИЦЯ», «ХОРТИЦА», «KHORTYTSA». Словесные элементы «ХОРТИЦЯ», «ХОРТИЦА», «KHORTYTSA», «KHORTITSA» являются единственными элементами товарных знаков [1], [2], [12], [23], [24].

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений «ХОРТА» и «KHORTYTSA», «KHORTITSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ» выражается в совпадении начальной части слов «ХОРТ», «KHORT», которая является определяющей при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентирует внимание потребителей в первую очередь, поскольку начальная часть сравниваемых обозначений находится под ударением, что обуславливает четкость произнесения звуков в сравниваемых обозначениях. Конечные части слов «А» / «YTSA», «ITSA», «ИЦА», «ИЦЯ», находясь в безударном положении, могут редуцироваться, тем самым их звучание в знаках нивелируется.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ХОРТА» и «KHORTYTSA», «KHORTITSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ».

С точки зрения визуального признака сходства необходимо отметить, заявленное обозначение «» выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита и не имеет графической проработки, что снижает значение графического критерия при сопоставлении знаков. Противопоставленные знаки [3], [9], [12-19], [21-23] также выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, что с учетом начертания графем приводит к их визуальному сходству.

В отношении семантического сходства необходимо отметить, противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ХОРТИЦА» (Хортица - (укр. Хортиця) воспроизводят название самого большого острова на Днепре, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1343292, заявленное обозначение «ХОРТА» воспроизводит название породы собак (Хорта – борзая собака, щенок, https://translate.academic.ru/%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/ru/x x/), однако в значении породы собак обозначение «ХОРТА» известно лишь узкому кругу специалистов в данной области, таким образом, смысловое различие сравниваемых обозначений не является столь очевидным для среднего потребителя.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что может привести к смешению в гражданском обороте заявленного обозначения потребителем и противопоставленных товарных знаков, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-24] либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг в отношении противопоставленных товарных знаков [1-24] заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24], а также в одной части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ соответствующим товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-24], их следует признать сходными до степени смешения.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Противопоставленная серия товарных знаков [2-24] принадлежит компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», Кипр, имеющей известность и длительность присутствия на рынке.

Наличие серии товарных знаков (то есть группы вариантов товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «KHORTYTSA», «KHORTITSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ»), принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений, что таким образом, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Кроме того, дополнительно принималось во внимание общеизвестность противопоставленного товарного знака [1] «ХОРТИЦЯ» № 179 с приоритетом от 07.07.2016 на имя компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», Кипр.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров 32, 33 классов МКТУ, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу высокого риска смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-24].

Коллегия проанализировала представленное социологическое исследование и установила следующее.

Исходя из результатов представленного заявителем социологического исследования (Приложение 8) на дату проведения опроса и на дату подачи заявки, среди опрашиваемых потребителей алкогольной продукции 8% потребителей полагают, что при взгляде на заявленное и противопоставленные обозначения создается впечатление, что товары производятся одной компанией, 8% потребителей ассоциируют заявленное обозначение с противопоставленными обозначениями, <17% респондентов утверждают, что согласно общему впечатлению заявленное обозначение и противопоставленные обозначения производят сходное впечатление, <11% респондентов считает, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения сходны по совокупности признаков – звучание, внешний вид, смысл.

Подавляющее большинство (91%) потребителей считают, что тестируемое обозначение не вызывает каких-либо ассоциаций с какими-либо другими конкретными обозначениями, включая противопоставленные. С учетом полученных данных социологической организацией делается вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых знаков.

Выборка указанного исследования составила 2200 человек.

Таким образом, указанные индикаторы демонстрируют наличие смешения, не превышающего пороговое значение в 20%.

Коллегия отмечает, что такое доказательство обстоятельств наличия или отсутствия вероятности смешения как исследование мнения потребителей по этому вопросу прямо предусмотрено положениями пункта 162 Постановления Пленума №10. Вместе с тем исследование мнения потребителей рассматривается как дополнительное (вспомогательное) обстоятельство при оценке сходства знаков.

Следует отметить, что правовой анализ в оценке сходства знаков основан на методологическом подходе, изложенном в нормативно-правовой базе.

В оценке сходства коллегия пришла к выводу о наличии высокого риска смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-24], при этом в оценке сходства, с учетом пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10, коллегией были приняты во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке, как: наличие у правообладателя серии товарных знаков, известность, узнаваемость товарных знаков, длительность присутствия на рынке, а также наличие общеизвестного товарного знака [1] «ХОРТИЦЯ» № 179.

В этой связи представленный социологический опрос противоречит фактическим обстоятельствам дела: установленному сходству и высокой степени однородности товаров, с учетом наличия общеизвестного товарного знака. По сути, представленный социологический опрос содержит единственный декларативный вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, из которого не следует на чем основан данный вывод.

Таким образом, ввиду установления сходства и высокой степени однородности товаров, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, представленные результаты социологического опроса не могут опровергнуть методологически установленный факт о вероятности смешения сравниваемых обозначений, а также не могут учитываться в качестве единственного вывода, положенного в основу опровержения данного факта.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [25] показал следующее.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [25].

Коллегия, в свою очередь, также усматривает наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений «ХОРТА» и «ХОРТ», выражающееся в совпадении 4 букв (Х, О, Р, Т), графического сходства (ввиду исполнения сравниваемых обозначений буквами кириллического алфавита), а также наличие высокой степени однородности испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ соответствующим товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [25].

Заявителем в экспертизу был предоставлен оригинал письма-согласия, заверенный руководителем компании-правообладателя.

Как отмечает экспертиза, ввиду наложения ареста на имущество ООО «Родник и К», включая товарный знак [25] (постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 августа по делу № 3/6-627/2023, определением Ленинского районного суда г.Курска от 6 мая 2024 года по делу № 2а-4161/23- 2024), письмо согласие не было учтено.

В рамках поданного возражения коллегия не располагает сведениями об отмене ареста на имущество ООО «Родник и К» - владельца противопоставленного товарного знака [25], что явилось бы основанием для рассмотрения письма согласия. Представленные заявителем в материалы дела сведения из интернет-источников (Приложение 5), касаемо обращения арестованного имущества ООО «Родник и К» в доход РФ, относятся к новостной информации.

В настоящий момент времени владельцем противопоставленного товарного знака [25] по -прежнему является ООО «Родник и К». В этой связи противопоставленный товарный знак [25] также является препятствием в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-25] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Поступившее 17.01.2025 в Роспатент обращение от лица, подавшего возражение, не содержит новых доводов, повторяет позицию заявителя, изложенную в поступившем возражении от 03.11.2024, а также на заседаниях коллегии от 12.12.2024 и 13.01.2025, поэтому не требует дополнительного анализа, так как оценка всем перечисленным доводам уже дана в настоящем заключении выше.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2024.