Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018730470 с приоритетом от 20.07.2018 зарегистрирован 12.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №697771 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «С-ПЛЮС», г.Чебоксары, (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697771 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ШОКОРУА» по свидетельству №504099, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- неохраняемый элемент «ru» в составе оспариваемого товарного знака не влияет на его восприятие в целом и не мешает произносить потребителю его совместно с элементом «Шоко» как «ШОКОРУ»;

- с учетом высокой степени сходства, а также однородности товаров сравниваемых товарных знаков, имеются предпосылки к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697771 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- судебные акты;

- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июня 2013г. №2050/13;

- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2006г. №3691/06;

- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2006г. №2979/06;

- примеры применения доменных имен для воспроизведения словесных обозначений, в том числе и названий компаний;

- варианты воспроизведения словесного обозначения «Шокору» в сети Интернет;

- результат поискового запроса в сервисе Яндекс слова «Шокоруа».

- кадры публикации на сайте Youtube.com информации о Мастерской шоколада ручной работы ШокоРуа;

- «Кондитерские изделия» Информация из онлайн энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki;

- письмо Президента Союза «Рязанская торгово-промышленная Палата» иск. №102 от 19 марта 2019 года;

- письмо Индивидуального предпринимателя Рябчиковой Н.Ю. б/н от 05 марта 2019 года;

- «Лучшие предприятия и организации Рязанской области. Итоги регионального конкурса». «Комсомольская правда». Подписано в печать 04.05.2018г. Рязань. Стр. 38-39;

- договоры и транспортные накладные о продаже шоколадных изделий Шокоруа. 2011-2017гг.;

- документы о регистрации обособленного подразделения ООО «ЮНИОН», получившего название «Мастерская шоколада ручной работы ШокоРуа»;

- материалы об открытии фирменного магазина «ШокоРуа»;

- кадр видеосюжета интервью из Салона Шоколада, проходившего в 2016 году (Москва, Экспоцентр). https://www.voutube.com/watch?v=PrIBGoSMYrO

- сертификат участника Пятого Салона Шоколада. Москва, Экспоцентр. От 4- 8 марта 2016 года;

- копия Диплома победителя конкурса «Доверие Потребителя 2005-2014гг.»;

- договор на участие в конкурсе;

- заявка на участие в конкурсе;

- приказ о поощрении работников Мастерской шоколада ручной работы «ШокоРуа»;

- дипломов лауреатов международных конкурсов «Лучший продукт года», состоявшихся в 2017 и 2018гг., с указанием изделий ШОКОРУА о награждении золотыми медалями;

- диплом 1 степени 2015г. о награждении изделий ШОКОРУА;

- письмо №А-б-1/194 от 20 марта 2019г. организаторов XII международной конференции «Кондитерские изделия XXI века», Международного смотра качества кондитерских изделий «Инновации и традиции» с указанием наград продукции под ТМ «ШОКОРУА» в 2015 и 2017 гг. на Международных смотрах кондитерских изделий;

- реклама;

- договоры о размещении рекламных материалов Заказчика на теле-(Первый, Россия-1, Россия-2, Россия-24) и радио- (Love РАДИО, РАДИО дача) каналах

- договоры о размещении рекламных материалов лица, подавшего возражение, в журналах с 2013 по 2017гг;

- договоры о размещении рекламных материалов лица, подавшего возражение, на бортах транспортных средств;

- договоры о размещении рекламно-информационных материалов лица, подавшего возражение, на Интернет-сайте «Провинция.ру»;

- благодарственные письма за период с 2013 по 2015гг.;

- лингвистическое заключение (заключение специалиста) о степени сходства обозначений (словесных составляющих) товарных знаков ШОКОРУА (свидетельство №504099) и Шоко.ru (свидетельство №697771) на основании запроса ООО «ЮНИОН».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 02.09.2019 возражением, представил 07.11.2019 отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию, поскольку имеют различное звучание, обусловленное наличием буквы «А» в товарном знаке «ШОКОРУА» по свидетельству №504099;

- в оспариваемом товарном знаке при произношении делается логическая интонационная пауза после слова «ШОКО», в связи с наличием в нем пунктуационного знака «.», в то время как словесный элемент «ШОКОРУА» противопоставленного товарного знака произносятся слитно;

- неохраняемый элемент «.RU» оспариваемого товарного знака представляет собой обычное указание на доменную зону и используется разными производителями, а, следовательно, не может служить для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя;

- элемент «.ru» в составе оспариваемого товарного знака является неохраняемым, с этой связи он не должен учитывается при оценке сходства сравниваемых товарных знаков;

- сравниваемые товарные знаки различны за счет заложенных в них понятий и идей, в связи с чем, они не являются сходными по семантическому признаку сходства;

- в материалах возражения представлен договор б/н от 01.04.2013 и накладная №224072 от 12.11.2013 между ООО «ЮНИОН» и ИП Рябчиковой Н.Ю., датированные 2013 годом и содержащие реквизиты банка ПАО ВТБ (приложение 10 возражения). Однако в соответствии с общими положениями Устава Банка ВТБ наименование ОАО ВТБ изменены на ПАО ВТБ решением Общего собрания акционеров Банка в 25.06.2015, что свидетельствует о фальсификации представленных документов;

- сравниваемые товарные знаки не имеют сходства по графическому критерию, поскольку выполнены в разной графике и шрифтовом написании.

- товары 30 класса МКТУ товарного знака №504099 не являются однородными всем товарам 30 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве оспариваемого товарного знака;

- правообладатель товарного знака «ШОКОРУА» №504099 не представил доказательств объективного смешения в глазах потребителей данного товарного знака данного товарного знака с товарным знаком «Шоко.ru» по свидетельству №697771;

- доводы в возражении о том, что доказательством сходства знаков до степени смешения является выдача на поисковый запрос «шокоруа» в поисковом сервисе Яндекс обозначения «Шоко.ру», является необъективными.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №697771.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договоры с контрагентами;

- договоры с поставщиками;

- товарные накладные с поставщиками;

- благодарственные письма;

- паспорт доменного имени;

- скриншот о дате регистрации ООО «Плюс-С» в твиттере;

- скриншот с Вэб-архива;

- выписка из ЕГРЮЛ ПАО ВТБ;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «С-Плюс»;

- доказательства направления копии отзыва в адрес лица, подавшего настоящее возражение.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 12.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №697771 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение, учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «ШОКОРУА» по свидетельству №504099, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой словесный товарный элемент «Шоко.ру», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении с использованием полиграфического орнамента, буквами кириллического алфавита, «Ш» заглавная, остальные строчные. Между словесными элементами «Шоко» и «ru» расположен пунктуационный знак – точка. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знай «ШОКОРУА» по свидетельству №504099 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «ШОКОРУА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №697771 и противопоставленного товарного знака «ШОКОРУА» по свидетельству №697771 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части оспариваемого товарного знака «Шокору» в противопоставленный товарный знак «ШОКОРУА». Обозначения являются созвучными, поскольку полностью совпадает состав согласных, сходен состав гласных звуков и их взаимное расположение в сравниваемых обозначениях, различие состоит всего лишь в одну букву «а», расположенную в конце противопоставленного товарного знака.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Графическое исполнение сравниваемых товарных знаков, играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способно привести к выводу о несходстве знаков в целом, поскольку, их запоминание происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака «Шоко.ru», о том, что в составе обозначения элемент «ru» указан в качестве неохраняемого, в связи с чем, не должен учитываться при сравнивании обозначений, коллегия не может признать убедительным, поскольку оценка сходства обозначений производится на основе произношения, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые присутствуют в составе оспариваемого товарного знака.

Таким образом, сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «ШОКОРУА» по свидетельству №504099 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; конфеты; муссы шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; сладости; шоколад». Данные товары являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «бриоши; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы /сироп золотой; сладости; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; цикорий [заменитель кофе]; шоколад», содержащихся в свидетельстве №697771, так как содержат идентичные формулировки, относятся к одним родовым группам «изделия кондитерские»; «напитки, относящиеся к 30 классу МКТУ», а также имеют одно и то же назначение, условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «Шокору» не имеет лексического значения. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «Шоко.ru» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ обозначение «Шоко.ru» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Шоко.ru» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «Шоко.ru» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что договор от 01.04.2013 и накладная №224072 от 12.11.2013 между ООО «ЮНИОН» и ИП Рябчикова Н.Ю., представленные лицом подавшим возражение сфальсифицированы, не может быть принят во внимание, поскольку в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнения подлинность документов, представленных сторонами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697771 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бриоши; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы /сироп золотой; сладости; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; цикорий [заменитель кофе]; шоколад».