Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022730425 подано 12.05.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022730425 было принято 28.04.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «T&W» представляет собой простые буквы и знак амперсанд, не обладающие характерным графическим исполнением, их сочетание не имеет словесного характера и не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов, вследствие чего не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом заявителем не представлены материалы, свидетельствующие о приобретении элементом «T&W» различительной способности в результате его использования.

Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения слово «WHITE» – в переводе с английского языка – «белый», см. например: Англо-русский и русско-английский словарь (электронная версия) – не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями для обозначения однородной продукции и может быть воспринято как указание на свойства товаров (например, цвет, содержание вещества), вследствие чего слово «WHITE» признано неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подтверждением чего служит наличие зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ товарных знаков №№ 856763, 779638, 660633, м. р. №№ 1645393, 1636333, 1636337, 1236931.

Экспертиза также указала, что слова «THORNTON» и «WHITE» не связаны между собой грамматически и семантически, вследствие чего не образуют единой фразы, поэтому воспринимаются отдельного друг от друга.

Одновременно с этим, входящее в состав заявленного обозначения слово «THORNTON» – в переводе с английского языка «ТОРНТОН», см. Англо-русский и русско-английский словарь (электронная версия); «ТОРНТОН» – город в США, штат Колорадо (https://geo.koltyrin.ru/gorod.php?city=Thornton&id=6275&ysclid=l7sh3mi0pv39537851; https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/8736-Tornton.html; https://geogoroda.ru/gorod/tornton-ssha?ysclid=l7sh5hd48r514767885 и др.) – является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, может быть воспринят потребителем как указание на место производства товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в г. Санкт-Петербурге, вследствие чего данный элемент, соответственно и заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, а также местонахождения заявителя на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, при этом заявителем не представлены доказательства, подтверждающие производство товаров и нахождение заявителя в городе Торнтон, вследствие чего экспертиза не находит оснований для снятия оснований по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2023, выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечено следующее:

- используемая в поданном на регистрацию обозначении буквенная аббревиатура «T&W» выполнена оригинальным шрифтом и представлена в оригинальном цветовом сочетании (в описании при подаче заявки указано, что цветовое исполнение букв словесных элементов имеет переход - слева от бежевого к белому в направлении к центральной части, и далее до темно-бежевого к правой) и не является единственным словесным элементом заявленного обозначения: в его составе присутствует расшифровка

- «THORNTON WHITE», что наделяет обозначение «словесным характером»;

- буквы «T&W» вместе со словесными элементами, входящими в комбинированное обозначение, создают единый образ товарного знака в отношении конкретных товаров, и определяют фонетическое и графическое восприятие всего обозначения в целом.

В подтверждение изложенных доводов заявитель ссылается на практику регистрации Роспатентом обозначений, содержащих аббревиатуру и ее расшифровку в составе одного товарного знака (например, товарные знаки №№565339, 716589, 466716, 474276 и другие).

Заявитель также ссылается на регистрацию №560558 товарного знака «», в которой буквы «T&W» не выведены из охраны и этот же товарный знак был противопоставлен заявленному обозначению (противопоставление снято с учетом предоставления письма-согласия).

Ссылаясь на Постановление № С01-1740/2021 по делу N СИП-140/2021, в котором указано на то, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий, заявитель полагает, что данное основание эксперта должно быть снято.

В возражении также указано следующее:

- на регистрацию представлено словосочетание, состоящее из двух слов «THORNTON WHITE», а не просто слово «WHITE» и, если к одному из элементов применяется основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то должно быть дано обоснование со ссылками на справочные источники, что в отношении товаров 34 класса данное слово может указывать на содержание вещества или цвет, а субъективные рассуждения эксперта не могут ложится в основу немотивированных надуманных доводов;

- заявитель отмечает, что слово «THORNTON» (ТОРНТОН) имеет множество значений: географические объекты (город, расположенный в округе Кэлхун, Арканзас (США) с населением в 517 человек по статистическим данным переписи 2000 года, деревня в Англии, Западный Йоркшир с населением около 15 тысяч жителей), Торнтон — имя (Уайлдер, Торнтон — американский писатель; Торнтон, Билли Боб — американский актёр; Торнтон, Генри — английский экономист; Торнтон, Джо — канадский хоккеист; Торнтон, Эрик — бельгийский футболист; Торнтон, Дэвид — американский актёр; Торнтон, Генри — английский экономист и др. (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/231160) – многогранность данного обозначения делает его фантазийным для маркирования товаров 34 класса МКТУ;

- даже если учесть, что существует такой город, как указывает экспертиза, то он насчитывает всего 517 человек населения и не является известным местом производства какого-либо товара, при этом небольшой по численности населенный пункт рядовым потребителем не может быть воспринят как указание на место производства заявленных товаров и место нахождения заявителя;

- заявитель подчеркивает, что не является правильным считать, что среднестатистический потребитель знает города Америки, свободно в них ориентируется и может быть введен в заблуждение местом нахождения компании заявителя;

- продукция, маркированная обозначением «T&W Thornton White», присутствует на рынке уже не один год и производится ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИГАРЕТНАЯ МАНУФАКТУРА" (ОГРН: 5177746045120, ИНН: 7743228819, учредителем с размером доли 99 % которого является КОМПАНИЯ «КЕМ ИНТЕРНЭШНЛ КОРП, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ), которое ведет совместную деятельность с заявителем (письмо о совместной деятельности прилагалось в материалы заявки в ответ на Уведомление о результатах проверки соответствия, и знакома потребителю, что исключает какое-либо введение в заблуждение;

- сигаретную продукцию «T&W Thornton White» можно увидеть на прилавках, как крупных супермаркетов, так и небольших районных магазинов.

В подтверждение своей позиции заявитель приводит ссылки на правоприменительную практику Роспатента по регистрации подобных товарных знаков, а также на судебные акты, на Информационную справку от 05.04.2017 № СП-23/10, подготовленную по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель просит учесть правовые подходы, изложенные в возражении, и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В дополнении от 31.10.2023 к ранее представленным материалам возражения заявитель еще раз указал, что табачная продукция, маркированная обозначением «T&W Thornton White», производится Обществом с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИГАРЕТНАЯ МАНУФАКТУРА" (ООО «УСМ») и присутствует на рынке уже несколько лет. Табачная продукция, маркированная заявленным обозначением, поставляется производителем на территории России субъектам федерального оптового рынка (дистрибьюторам), приобретающим табачную продукцию оптом для последующей розничной продажи - крупнымторговым сетям, владельцам средних и малых торговых форматов в следующих городах: Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск и др.

Заявитель также ходатайствовал о приобщении документов, подтверждающих использование заявленного обозначения ранее даты подачи заявки на товарный знак:

(1). Справка заявителя от 26.10.2023 о территории, длительности и объемах продаж табачной продукции, маркированной заявленным обозначением.

(2). Выписка ООО «Нью-Тобакко» за 2020 год, по реализации товаров, маркированных заявленным обозначением на сумму 20584503,77 рублей (дистрибьюторский договор № НД-4/2020 от 01.02.2020 между производителем ООО «УСМ» и дистрибьютором ООО «Нью-Тобакко» был представлен в доп. материалы 21.09.2023).

(3). Выписка ООО «Нью-Тобакко» за 2021 год, по реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, на сумму 36 643 457, 90 руб.

(4). Выписка ООО «Нью-Тобакко» за 2022 год, по реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, на сумму 39 965 605, 30 руб.

(5). Счет-фактура ООО «Нью Тобакко» и ООО «ОПТИМАСЕРВИС» (Хабаровск) за 2020 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 768 450 руб.;

(6). Счет-фактура 1426/02 от 31.07.2020 ООО «Нью Тобакко» и ООО «ТРИНИТИ-ТАБАККО» (Санкт-Петербург) за 2020 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 522 380 руб.;

(7). Счет-фактура № 826 от 21.07.2021 ООО «Нью Тобакко» и ООО «КОНТИНЕНТ» (Нижний Новгород) за 2021 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 718 725 руб.;

(8). Счет-фактура № 937 от 30.08.2021 ООО «Нью Тобакко» и ООО «МИЛАДА» (Омск) за 2021 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 672 920 руб.;

(9). Счет-фактура № 4/05 от 13.01.2022 ООО «Нью Тобакко» и ООО «ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК» (Москва) за 2022 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 723 000,00 руб.;

(10). Счет-фактура № 206/02 от 09.02.2021 ООО «Нью Тобакко» и ООО «ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК» (Москва) за 2021 год за реализацию табачной продукции «T&W» на общую сумму 1 285 200 руб.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.05.2022) поступления заявки №2022730425 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», представленное в виде сочетания заглавных букв латинского алфавита «T&W», соединенных амперсантом и расположенных в центральной части прямоугольника на фоне изображения линий разной длинны и высоты, выполненный оригинальным шрифтом в латинице. Выше расположены словесные элементы «Thornton White», выполненные оригинальным шрифтом в латинице, где первые буквы заглавные, остальные строчные. Цветовое исполнение букв словесных элементов имеет переход - слева от бежевого к белому в направлении к центральной части, и далее до темно-бежевого к правой.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем, бежевом, темно-бежевом, голубом цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров: 34 - ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает сочетание букв «T&W», при этом использование амперсанта «&», который является графическим сокращением (лигатурой) латинского союза et («и»), придает этому сочетанию словесный характер. Кроме того, следует отметить, что словесные элементы и сочетание букв «T&W» в заявленном обозначении выполнено в оригинальной графике и цветовой гамме с использованием эффекта градиента (от лат. gradiens — «шагающий, растущий») — это вид заливки, которая создает плавный переход между двумя или более цветами. Градиенты широко используются в дизайне, изобразительном искусстве, живописи, компьютерной графике для создания эффектов объема, света и тени, а также просто для украшения (https://media.contented.ru/glossary/gradient/), что также дополнительно усиливает различительную способность доминирующего элемента «T&W».

Кроме того, коллегия приняла во внимание наличие в заявленном обозначении, наряду с буквосочетанием «T&W», словесных элементов «Thornton White», позволяющих признать это буквосочетание в качестве аббревиатуры, учитывая пространственное расположение элементов буквосочетания, над которым расположена ее расшифровка, и отсутствие в заявленном обозначении каких-либо иных словесных элементов.

В отношении словесных элементов «Thornton White» коллегия установила следующее.

Как отмечено в заключении по результатам экспертизы, в заявленном обозначении слова «THORNTON» и «WHITE» не связаны между собой грамматически и по смыслу, соответственно, они не образуют устойчивого словосочетания, которое может рассматриваться как описательная характеристика заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается слова «THORNTON», то, согласно общедоступным сведениям из сети Интернет, оно представляет собой распространенную англоязычную фамилию и распространенный топоним:

- носителями этой фамилии являются различные лица, при этом информация о них расположена в англоязычной части сети (Торнтон, Альфред[en] (1853—1906) — английский футболист.

Торнтон, Биг Мама (1926—1984) — американская певица.

Торнтон, Билли Боб (род. 1955) — американский актёр.

Торнтон, Боб[en] (род. 1962) — американский баскетболист.

Торнтон, Брюс[en] (род. 1953) — американский писатель-историк.

Торнтон, Вилли[en] (1920—1991) — шотландский футболист.

Торнтон, Генри (1760—1815) — английский экономист.

Торнтон, Генри Уорт[en] (1871—1933) — американский, британский и канадский бизнесмен.

Торнтон, Гленис[en] (род. 1952) — английский политик, баронесса.

Торнтон, Джеймс Джордж (Яков Иванович) (1797—1869) — английский купец и предприниматель, в 1841 году основал ткацкую фабрику в Санкт-Петербурге (ныне — АО «Невская мануфактура»).

Торнтон, Джейн (род. 1978) — канадская гребчиха.

Торнтон, Джим[en] (род. 1965) — американский теле- и радиоведущий.

Торнтон, Джо (род. 1979) — канадский хоккеист.

Торнтон, Джон[en] (1846—1917) — американский политик.

Торнтон, Дэвид (род. 1953) — американский актёр.

Торнтон, Дэниел[en] (1911—1976) — американский скотовладелец и политик, губернатор Колорадо.

Торнтон, Зак (род. 1973) — американский футболист.

Торнтон, Кевин[en] (род. 1986) — ирландский футболист.

Торнтон, Кейла (род. 1992) — американская баскетболистка.

Торнтон, Кейт (род. 1973) — английская журналистка и телеведущая.

Торнтон, Кирк[en] (род. 1956) — американский актёр озвучивания.

Торнтон, Кит (род. 1963) — американский рэпер более известный как Kool Keith[en].

Торнтон, Кэтрин Райан Корделл (род. 1952) — американская женщина-астронавт и физик.

Торнтон, Майкл Дуглас[en] (род. 1952) — британский политик, др.)

Если рассматривать это слово как топоним, то по сведениям из сети Интернет, под таким названием расположено в различных странах значительное количество населенных пунктов в Великобритании: Торнтон[en] — деревня в Бакингемшире, Торнтон — деревня в Уэст-Йоркшире, Торнтон[en] — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Торнтон[en] — деревня в Ланкашире, Торнтон[en] — деревня в Мерсисайде, Торнтон[en] — деревня в Пембрукшире, Торнтон[en] — деревня в Файфе; в США: Торнтон[en] — город в Айове, Торнтон — город в Арканзасе, Торнтон[en] — статистически обособленная местность в Висконсине, Торнтон[en] — деревня в Иллинойсе, Торнтон[en] — статистически обособленная местность в Калифорнии, Торнтон — город в Колорадо, Торнтон[en] — городок в Нью-Гэмпшире, Торнтон[en] — городок в Техасе; в Канаде: Торнтон[en] — поселение в Онтарио. (см.https://ru.wiktionary.org/wiki/Thorton)

Таким образом, коллегия полагает обоснованным довод заявителя относительно того, что множественность значений этого слова определяет неоднозначность восприятия и ассоциаций его в сознании среднего российского потребителя, для которого это слово будет восприниматься как фантазийное, выполненное буквами латинского алфавита.

Кроме того, следует отметить, что упоминание географического названия в источниках информации само по себе не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием, поскольку потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара или его происхождения только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

При отсутствии информации, которая может быть доступна обычному потребителю, малоизвестное географическое обозначение не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение в качестве указания на место производства товаров, которое не соответствует действительности.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что отсутствуют обоснованные и объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается словесного элемента «WHITE» (в переводе с английского языка – «белый»), то коллегия установила следующее.

В отношении сигарет существует разделение на три категории по крепости в зависимости от содержания никотина и смолы: легкие; средние; крепкие.

Уровень крепости обязательно указывается на упаковке. (https://graphtobacco.com/krepost-sigaret-klassifikaciya-i-opredelenie.html).

Кроме того, сигареты имеют классификацию по цветам по степени крепости: супер лёгкие – серый; лёгкие – белый; средние (нормальные) - синий, голубой; крепкие – красный; супер крепкие – чёрный. При этом речь идет о цвете пачки, а не о ее словесном эквиваленте.

Градация сигарет по цвету не закреплена в Техническом регламенте Таможенного союза на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014), который устанавливает требования к табачной продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также требования к информации (маркировке), наносимой на потребительскую упаковку табачной продукции для обеспечения ее свободного перемещения (https://71.rospotrebnadzor.ru/content/475/39804/).

Указанное не позволяет говорить о том, что словесный элемент «WHITE» прямо характеризует заявленные товары 34 класса МКТУ, указывая на их качество или свойства, поскольку ассоциации, связанные с его восприятием, носят неопределенный характер, а его толкование требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны, что определяет фантазийный характер этого слова в отношении заявленных товаров.

При рассмотрении данного возражения коллегия также приняла во внимание дополнительные материалы (1) – (10), представленные заявителем в подтверждение того, что табачная продукция, маркированная обозначением «T&W Thornton White», приобрела на российском рынке известность, поскольку на протяжении ряда лет поставляется производителем на территории России субъектам федерального оптового рынка (дистрибьюторам), для последующей розничной продажи крупным торговым сетям, владельцам средних и малых торговых форматов в следующих городах: Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск и др. Согласно представленной справке (1) объемы продаж табачной продукции, маркированной заявленным обозначением, за период с 2019 г. по 2022 г. составили 219516653,38 рублей.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2023, отменить решение Роспатента от 28.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022730425.