Оспариваемый словесный товарный знак «ЦЕНТРОФЕРОН» был зарегистрирован 06.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) по заявке №2019757547 с приоритетом от 13.11.2019 на имя ООО «БИСЕРНО», Московская обл., г. Красногорск (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 777962 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему.
Лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков:
«
» по свидетельству №123543 [1]; «
» по свидетельству №123546 [2]; «
» по свидетельству №600729 [3], зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ.
В возражении приведен сравнительный анализ словесных элементов «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН» по признакам фонетического, визуального и семантического сходства, на основании которого сделан вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.
Лицо, подавшее возражение условно делит сравниваемые слова на начальные части ЦИКЛО-/ЦЕНТРО- и конечные полностью совпадающие части -ФЕРОН.
При этом начальные части имеют совпадающее количество слогов – два, ударение на первые слоги ЦИК / ЦЕНТ, которые являются закрытыми, начинаются на идентичный звук «Ц» и имеют в своем составе близкие по звучанию гласные звуки.
Визуальное сходство обусловлено тем, что словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.
При анализе по признакам семантического сходства лицо, подавшее возражение, указывает на то, что сравниваемые слова являются двусложными, состоящими из фантазийной первой составляющей ЦИКЛО- /ЦЕНТРО- и идентичной второй составляющей - ФЕРОН, обозначающей в наименованиях лекарственных средств принадлежность к препаратам, обладающим интерферогенной активностью, которые применяются как противовирусные средства.
Анализируя однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с соответствующими товарами противопоставленных товарных знаков, лицо, подавшее возражение, в связи с наличием в составе оспариваемого товарного знака составляющей «-ФЕРОН», делит их на две части: (А) - товары, способные по своим свойствам обладать интерферогенной активностью: медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; средства тонизирующие (лекарственные препараты); (Б) - товары, не способные по своим свойствам обладать интерферогенной активностью (к ним отнесена остальная часть перечня товаров 05 класса оспариваемой регистрации).
Соответственно, товары, отнесенные к группе (А), по мнению лица, подавшего возражение, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ЦИКЛОФЕРОН», а товары, отнесенные к группе (Б), не обладая интерферогенным действием, будут вводить потребителя в заблуждение относительно свойств (качества) маркированного товара.
Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в подтверждение чего приводит сведения об известности ООО Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» и препарата «ЦИКЛОФЕРОН».
Что касается правообладателя и препарата «ЦЕНТРОФЕРОН», то поиск в сети Интернет не приводит к выдаче результатов о производстве каких-либо товаров под этим названием, а сам правообладатель является микропредприятием по производству фармацевтических субстанций.
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777962 недействительным полностью.
К возражению были приложены копии следующих материалов:
- публикации регистраций №№123546, 123547, 600729, 777962;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «БИСЕРНО»;
- регистрационное удостоверение в Реестре лекарственных средств №001049/02 от 12.12.2007;
- результаты выдачи в сети Интернет поисковых запросов по слову ЦЕНТРОФЕРОН;
- сведения из сети Интернет https://cycloferon.ru.
В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение представило:
- рекламные материалы по продвижению препарата «ЦИКЛОФЕРОН» на телевидении, радио, в сети Интернет, на транспорте, а также в фармацевтическом сообществе;
- социологическое исследование в виде презентации, содержащей результаты опроса сравнения названий «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН».
Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, поскольку в адреса, указанные в Госреестре (143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, помещение 11, ООО "БИСЕРНО" и 125252, Москва, ул. Алабяна, 13, корп. 2, кв. 123, М.Ю.Тихонову), неоднократно направлялись соответствующие уведомления с указанием даты и места рассмотрения возражения, однако корреспонденция, направленная в указанные адреса, была возвращена отправителю.
В связи с тем, что другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2019757547 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении, а также о времени и месте его рассмотрения.
По результатам рассмотрения возражения 11.03.2021 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №777962.
Не согласившись с указанным решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 11.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777962, недействительным.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2021 по делу №СИП-580/2021, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 23.11.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777962, признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.
В решении Суда по интеллектуальным правам было отмечено, что выводы Роспатента о соответствии правовой охраны спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются преждевременными, как сделанные с нарушением методологического подхода, изложенного в пунктах 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенных в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила), что могло повлечь вынесение незаконного решения ввиду следующего.
Вывод Роспатента о сходстве обозначений до степени смешения основан на том, что совпадения в сравнимых обозначениях части «ФЕРОН» не достаточно для угрозы смешения, поскольку она является слабой в обозначениях. При этом разное количество букв и звуков, расположенных в начальных частях обозначений «ЦЕНТРО» и «ЦИКЛ»/«CYCLO» обуславливает вывод об их существенных фонетических отличиях в целом, а различия в написании первой части сравниваемых обозначений определяют отсутствие между ними визуального сходства.
Роспатент обосновано посчитал, что анализ по семантическому признаку сходства не оказывает в настоящем случае определяющее влияние на оценку сходства сравниваемых обозначений в целом в связи с отсутствием сравниваемых словесных обозначений в словарях в качестве лексических единиц.
Вместе с тем Суд по интеллектуальными правам обращает внимание на то, что в спорном и противопоставленном товарных знаках в начальных частях «ЦЕНТРО» и «ЦИКЛО»/«CYCLO», которые являются абстрактными морфемами с ударением на первый слог, совпадают первые и последние буквы, что не получило оценку в оспариваемом решении Роспатента, где не оценен характер указанных совпадений в обозначениях «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН/»«CYCLOFERON» в целом, наряду с совпадением конечных их частей.
Таким образом, Роспатент, выделив совпадающие конечные части в обозначениях, не провел фонетический анализ обозначений «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН/»«CYCLOFERON» в целом, на предмет роли в них в совокупности как отличных букв и звуков начальных частей «ЦЕНТРО» и «ЦИКЛО»/«CYCLO», так и совпадающих конечных частей, долготы и ритмики звучания, то есть не оценил обозначения в целом в соответствии с положениями пунктов 41, 42 Правил, для обоснованного вывода о невозможности их ассоциирования друг с другом, несмотря на отдельные отличия.
При этом, проверив по доводам заявления выводы Роспатента относительно соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, судебная коллегия посчитала их правомерными, ввиду отсутствия сведений о том, что обозначение «ЦЕНТРОФЕРОН» прямо указывает на интерферогенную активность, поскольку небольшая созвучность обозначения «ЦЕНТРОФЕРОН» со словом «интерферон» недостаточна для указанного вывода, а выделение части обозначения «ФЕРОН», как указывающей на такое свойство товаров, противоречит методологии Правил и пункту 3 статьи 1483Кодекса, с учетом того, что оценка восприятия обозначения потребителями производится исходя из восприятия всего обозначения в целом, без разделения на слоги, а также ввиду отсутствия объективных сведений о наличии стойкой ассоциативной связи обозначения «ЦЕНТРОФЕРОН» с лицом, подавшим возражение, в силу которой спорный товарный знак способен был бы ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.
Суд также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 23.11.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 777962.
Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2021 по делу №СИП - 580/2021, возражение, поступившее 23.11.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 777962, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.
В дополнение к ранее представленным материалам, лицо, подавшее возражение, представило свои доводы, в которых было указано, что вероятность смешения серии товарных знаков «ЦИКЛОФЕРОН» и спорного обозначения «ЦЕНТРОФЕРОН» повышается в связи с тем, что правообладатель товарного знака «ЦЕНТРОФЕРОН» ООО «Бисерно» зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) лекарственный препарат «ЦИКЛОФЕРОН» (Номер ЛП-006811, дата регистрации 01.03.2021).
Сравнение назначения лекарственных препаратов Циклоферон и Центроферон, качественного и количественного состава действующих веществ показывает их полное совпадение, в подтверждение чего представлены копия регистрационного удостоверения ЦЕНТРОФЕРОН и инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЦЕНТРОФЕРОН.
Кроме того, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 777962.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (13.11.2019) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЦЕНТРОФЕРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Товарный знак зарегистрирован для широкого и разнообразного перечня товаров 05 класса МКТУ.
Сравнительный анализ оспариваемого словесного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 кодекса показал следующее.
Противопоставленные товарные знаки [1] - [2] представляют собой словесные обозначения «ЦИКЛОФЕРОН» и «CYCLOFERON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ЦИКЛОФЕРОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Товарные знаки [1] - [2] охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ:
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, лекарственные средства для человека, лекарственные средства для животных.
Товарный знак [3] охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ:
05 - медикаменты; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические.
С учетом выводов, изложенных в решении Суда по интеллектуальным правам, сравнительный анализ словесных элементов «ЦЕНТРОФЕРОН» - «ЦИКЛОФЕРОН» - «CYCLOFERON», входящих в состав оспариваемого и противопоставленных знаков, по признакам фонетического сходства показал наличие в них близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.
Несмотря на разное количество букв и звуков в начальной части слов «ЦЕНТРО» - «ЦИКЛО» - «CYCLO», они характеризуются совпадением звуков в начальной и конечной позиции, а также полным фонетическим совпадением звуков конечных частей слов «-ФЕРОН» - «-FERON», кроме того, сравниваемые слова содержат по четыре слога, и характеризуются одинаковым принципом построения из двух частей, одна (конечная часть) из которых полностью совпадает.
Указанное позволяет сделать вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами.
Следует также отметить наличие визуального сходства слов «ЦЕНТРОФЕРОН»
- «ЦИКЛОФЕРОН», обусловленного использованием букв одинакового (русского) алфавита, что также усиливается совпадением начала и окончания обозначений и совпадением общей фонетической длины (Ц ---- ОФЕРОН).
Поскольку сравниваемые словесные элементы не имеют семантического значения и носят фантазийный характер, определяющее значение приобретают фонетический и визуальный критерии сходства.
Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, показал, что значительная их часть является однородной, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к фармацевтическим, ветеринарным препаратам, лекарственным и гигиеническим средствам, которые характеризуются одинаковым назначением, взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.
При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010, к лекарственным средствам относятся вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сравниваемые товарные знаки вызывают сходные ассоциации, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.
Что касается остальных товаров, включенных в 05 класс оспариваемой регистрации, к которым относятся средства для борьбы с вредными видами растительного и животного вида, включая препараты для дератизации, для борьбы с насекомыми, для отпугивания насекомых, противопаразитарные средства, средства для защиты растений, и т.п. средства и препараты, то они относятся к другим родовым и видовым группам товаров, имеют другое назначение и круг потребителей, реализуются через другие каналы, соответственно, не являются однородными с товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [3].
При этом лицо, подавшее возражение, помимо вышеуказанных товаров, относящихся к пестицидам, инсектицидам, репеллентам и ядам, полагает неоднородными с товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, также товары, относящиеся к продуктам диетического и детского питания, включая пищевые добавки различного назначения.
Коллегия также приняла во внимание скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ, представленный лицом, подавшим возражение, в отношении которого он просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.
Таким образом, коллегия полагает обоснованным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ.