Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2016 возражение, поданное по поручению компании Isabella Thomas Holdings Limited, New Zealand (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043.

Международная регистрация №1198043 знака «» с конвенционным приоритетом от 09.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 11.12.2013 на имя заявителя (Isabella Thomas Holdings Limited PO Box 5298, Wellesley Street Auckland 1141 New Zealand) в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.11.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесные элементы «skinfood» и «new zealand», включенные в состав знака по международной регистрации №1198043, являются неохраняемыми. При обращении экспертизы к словарно-справочным изданиям было установлено, что образованный путем слияния двух слов - «skin» и «food» словесный элемент «skinfood», в переводе с английского языка означающий «питание кожи; питательный крем» (см. Yandex. перевод; Google. Перевод), является описательным по отношению к заявленным товарам, поскольку указывает на их вид и свойства.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №339832 с датой приоритета от 07.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Скин Фуд Ко., Республика Корея.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака не принимается во внимание, поскольку сравниваемые товары 03 класса МКТУ заявленного и противопоставленного знаков идентифицируются только через тождественное обозначение «skinfood», а, следовательно, сравниваемые знаки могут быть восприниматься потребителями как принадлежащие одному производителю – корейской компании с одноименным названием, что приведет к смешению знаков в гражданском обороте.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- восприятие слова «skinfood» требует домысливания, исходя из семантики слов «skin» (кожа) и «food» (еда), российскому потребителю крайне сложно придти к предложенному экспертизой переводу заявленного обозначения, при том, что согласно исследованию, проведенному социологической компанией Левада-Центр, в Российской Федерации только 11% населения хорошо владеют английским языком, остальная же часть населения не сможет однозначно утверждать, какое значение в принципе имеет слово «skinfood», воспринимая его в качестве фантазийного;

- знаку по международной регистрации №1198043 правовая охрана предоставлена в полном объеме в стране его происхождения – Новой Зеландии, где подавляющее большинство населения страны говорит на английском языке, следовательно, оценивает обозначение «skinfood» в качестве фантазийного;

- экспертиза справедливо противопоставила товарный знак по свидетельству№339832 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «губная помада, косметические средства для окрашивания ресниц и бровей, тушь для ресниц и бровей, тени для век, кремы для глаз, карандаши для подводки глаз, лосьоны, лосьоны в виде молочка для кожи, эфирные эссенции, пудра для лица, основы под макияж, кремы-основы, тональные кремы», которые представляют собой средства для макияжа;

- в перечне же товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения преимущественно содержатся товары, относящиеся к банным принадлежностям;

- банные принадлежности и косметика, кремы относятся к разным группам товаров, продаются в разных отделах, их потребителями являются разные группы лиц, при этом товары заявителя имеют высокую ценовую характеристику, не продаются через торговые сети, что исключает смешение сопоставляемых товаров в гражданском обороте;

- заявитель готов ограничить перечень товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения, исключив из него такие товары как «косметика, косметические препараты; лосьоны увлажняющие; освежающие спреи; масла для личного пользования, в том числе увлажняющее масло; средства и крема для осветления кожи; очищающие средства и крема; крем для глаз; кремы для тела; масло для тела; твердый увлажнитель; средство для удаления макияжа; подтягивающий крем и очищающий крем; крем для подтяжки кожи; тальковый порошок, порошки для лица»;

- с учетом ограничения перечня заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не будут ассоциируются друг с другом и не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1198043 на территории Российской Федерации, в подтверждение чего предоставлено письмо-согласие;

- при принятии решения необходимо принять во внимание как фактические обстоятельства дела, так и соответствующие методологические подходы при оценке сходства и однородности товаров.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1198043 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «туалетные препараты; туалетное мыло; пемза мыло; банное мыло; жидкое мыло; немедикаментозные скрабы, включая отшелушивающие; соль, скрабы; соли для ванн; гели для душа; лосьоны для тела; парфюмерия; эфирные масла; мыла; масло для тела; масло для душа; детское масло, масло для волос; средства для загара в том числе увлажняющие; кремы для рук; кремы для ног; кремы для тела; масло для тела; продукты по уходу за ногтями; лосьоны для волос, включая шампуни и кондиционеры; ароматическая смесь и парфюмерия; средства для зубов; зубные пасты; средства для чистки и полоскания рта; средства для отбеливания и полировки зубов; антиперспиранты; дезодоранты для личного использования; спреи для тела; гели для бритья; средства до бритья; средства после бритья и освежающие лосьоны; средства для бритья».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем приложены сведения из сети Интернет (gtmarket.ru), касающиеся исследования Левада-Центра об уровне владения россиян иностранными языками, а также информация о регистрации заявленного обозначения в Новой Зеландии под №980525.

Кроме того, в материалах дела имеется представленное заявителем на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1198043 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «» по международной регистрации №1198043 с датой конвенционного приоритета от 09.07.2013 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде трех стилизованных капель и расположенных на их фоне словесных элементов «skinfood» и «new zealand», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана знака по международной регистрации №1135952 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «skinfood» отсутствует в качестве лексической единицы основных европейских языков. Вместе с тем, указанное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух значимых слов английского языка «skin» (кожа) и «food» (еда, пища) (см. http://lingvo-online.ru, http://www.translate.ru). Учитывая, что части обозначения - «skin» и «food» не связаны друг с другом лексически, в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение требует дополнительного рассуждения и домысливания, следовательно, воспринимается в качестве фантазийного.

Таким образом, в силу изложенного обозначение «skinfood» не может прямо указывать на вид и свойства заявленных товаров, а, следовательно, нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «new zealand», представляющего собой название государства Новая Зеландия, то он является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ основано также на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №339832, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №339832 с датой приоритета от 07.12.2004 является комбинированным, включает в свой состав оригинальный орнамент, расположенный по кругу, стилизованное изображение ангелочка и словесные элементы «SKIN FOOD», «since 1957». Элемент «since 1957» исключен из правовой охраны товарного знака. Товарный знак по свидетельству №339832 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «губная помада, косметические средства для окрашивания ресниц и бровей, тушь для ресниц и бровей, тени для век, кремы для глаз, карандаши для подводки глаз, лосьоны, лосьоны в виде молочка для кожи, эфирные эссенции, пудра для лица, основы под макияж, кремы-основы, тональные кремы».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия приняла к сведению приведенный в возражении скорректированный перечень товаров 03 класса МКТУ, ограниченный следующим образом: «туалетные препараты; туалетное мыло; пемза мыло; банное мыло; жидкое мыло; немедикаментозные скрабы, включая отшелушивающие; соль, скрабы; соли для ванн; гели для душа; лосьоны для тела; парфюмерия; эфирные масла; мыла; масло для тела; масло для душа; детское масло, масло для волос; средства для загара в том числе увлажняющие; кремы для рук; кремы для ног; кремы для тела; масло для тела; продукты по уходу за ногтями; лосьоны для волос, включая шампуни и кондиционеры; ароматическая смесь и парфюмерия; средства для зубов; зубные пасты; средства для чистки и полоскания рта; средства для отбеливания и полировки зубов; антиперспиранты; дезодоранты для личного использования; спреи для тела; гели для бритья; средства до бритья; средства после бритья и освежающие лосьоны; средства для бритья» / «préparations de toilette, savons pour la toilette, savons ponce, savons pour le bain, savons liquides, produits de gommage non médicamenteux pour le visage et le corps, y compris produits de gommage exfoliants et sels de gommage; sels de bain, gels de douche et de bain, lotions corporelles, produits de parfumerie, huiles essentielles, savons, huiles pour le corps, huile de douche, huiles pour bébés, huiles capillaires; préparations bronzantes, y compris produits de bronzage hydratants; crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, produits de soin des ongles, lotions capillaires, y compris shampooings et après-shampooings; pots-pourris et produits odorants, dentifrices, préparations à usage dentaire, pâtes dentifrices, produits pour les soins de la bouche et bains de bouche, préparations pour polir et blanchir les dents, produits de toilette contre la transpiration, déodorants à usage personnel, sprays corporels, gels de rasage, préparations de prérasage, parfums et préparations après-rasage, mousses à raser».

Указанные товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой различные парфюмерные и косметические средства, являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, которые также относятся к категории парфюмерно-косметических средств.

В части сопоставительного анализа сравниваемых обозначений «» и «» следует указать, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, включающих в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «skinfood» и «SKIN FOOD», которые в силу наличия в их составе одних и тех же слов «skin» и «food» вызывают одинаковые звуковые и смысловые ассоциации.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание имеющиеся в материалах дела письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832, в котором он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043. При этом коллегия руководствовалась тем, что сравниваемые обозначения «» и «» являются сходными друг с другом до степени смешения, но не тождественными. В соответствии же с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя.

Также коллегия приняла во внимание, что товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832 и знака по международной регистрации №1198043 с учетом приведенной в возражении корректировки заявленного перечня товаров не являются идентичными. В свою очередь обращение к общедоступным сведениям сети Интернет показало, что противопоставленный товарный знак используется преимущественно для маркировки косметических продуктов для макияжа, а заявленное обозначение предназначено для сопровождения средств по уходу за телом.

Все вышеизложенные обстоятельства позволяют придти к выводу об отсутствии столкновения прав на сопоставляемые товарные знаки в гражданском обороте, в связи с чем у коллегии имеются основания для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству №339832.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении возражения по международной регистрации №1198043 в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 03 класса МКТУ.