Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2019740429 с приоритетом от 13.08.2019 зарегистрирован 21.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №757535 в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №757535 является Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан Бали", Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «КЗ Аврора» является юридическим лицом, зарегистрированным 12.02.2019 (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака);

- фирменное наименование ООО «КЗ Аврора» (полное наименование: ООО «Концертный зал Аврора»; сокращенное наименование: ООО «КЗ Аврора») сходно до степени смешения с товарным знаком «AURORA HALL» по свидетельству №757535;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 757535 предоставлена в отношении услуг, однородных с теми, которые оказывает ООО «КЗ Аврора»;

- из сопоставительного анализа фирменного наименования и товарного знака по свидетельству №757535 следует, что в состав фирменного наименования и товарного знака входят фонетически сходные словесные элементы «AURORA»/«АВРОРА»;

- словесный элемент «АВРОРА» фирменного наименования и словесный элемент «AURORA» товарного знака являются семантически тождественными, поскольку «АВРОРА» имеет следующие значения: (лат. aurora от aurea - золотой и hora - час): 1) утренняя заря, предшествующая восходу солнца; 2) дочь Титана и Земли, богиня утренней зари, супруга Персея, от которого имела детей: Ветры, звезды и Люцифера. Влюбившись в Тифона, она похитила его и прижила с ним двух сыновей, смерть которых была для нее так чувствительна, что обильные слезы ее произвели утреннюю росу; 3) род дневных бабочек из семейства белянок;

- словесный элемент «HALL» оспариваемого товарного знака (в переводе с английского языка имеет значение «ЗАЛ» (в значении «большая комната для приемов, собраний, заседаний и т. д.») является семантически тождественным со словом «ЗАЛ» фирменного наименования, поскольку «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ» является разновидностью залов;

- ООО «КЗ Аврора» осуществляет деятельность организации мероприятий (концертов, дискотек и тд), продает билеты на данные мероприятия, что подтверждается представленными материалами;

- лицо, подавшее возражение, арендует нежилые помещения по адресу: 194044, город Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, лит. А-А1 на основании договора аренды от 01.05.2019, заключенному с ООО «Отель Санкт-Петербург», цель использования согласно договору аренды – размещение клуба (концертная площадка), а также предприятий общественного питания;

- решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.04.2020 по делу А56-124963/2019 с ООО «КЗ Аврора» в пользу РАО взыскана за нарушение исключительного права на произведение, произошедшего на одном из мероприятий («Праздник музыки The Beatles»), что подтверждает оказание услуг по продвижению товаров/услуг (деятельность по рекламе), а также организацию концертных мероприятий. Данные услуги однородны с услугами 35, 41 классов МКТУ товарного знака по свидетельству № 757535;

- реализация билетов на организованные мероприятия осуществлялись с использованием агентов, в том числе ООО «КАССИР.РУ» и ООО «ТИКЕТСКЛАУД», посредством указанных агентов ООО «КЗ Аврора» реализовано билетов на сумму 3 018 918,00 рублей посредством агента ООО «КАССИР.РУ» и 1006 629,04 рублей посредством ООО «ТИКЕТСКЛАУД», а всего 4 025 547,04 рублей;

- в подтверждение факта оказания услуг по аренде концертных площадок, организации досуга, аренде площадей для проведения мероприятий представлены договоры, данные услуги однородны с услугами 35, 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству № 757535;

- ООО «КЗ Аврора» также оказывало услуги баров, обеспечения общественного питания, что подтверждается многочисленными договорами на оказание услуг по предоставлению сценической площадки, согласно которым в обязанности ООО «КЗ Аврора» входит обеспечение работы бара и барменов/официантов. Данные услуги однородны с услугами 43 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 757535.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757535 недействительным в отношении всех услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты мероприятий за период с 08.05.2019 по 12.08.2019, опубликованных с официальной группы ВК https://vk.com/aurora_fm_spb;

2. Платежные поручения №12 от 14.06.2019; №1708 от 17.07.2019; №204 от 20.06.2019; №354 от 12.08.2019; №410 от 04.07.2019; №489 от 02.08.2019; №50 от 29.07.2019; №515 от 16.07.2019;

3. Выписки по банковскому счету в разрезе расчетов с ООО «Кассир.ру» за период с. 12.02.2019 по 13.08.2019; с ООО «Тикетсклауд» за период с 12.02.2019 по 13.08.2019;

4. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.04.2020 по делу А56-124963/2019;

5. Отчеты о продажах Кассир.ру от 14.06.2019, от 18.06.2019; 29.06.2019;

6. Договоры аренды на подготовку сценической площадки.

Правообладателем 18.11.2022 был направлен отзыв по мотивам поступившего 05.10.2022 возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- предоставляемые ООО «Концертный зал Аврора» и ООО «Ресторан Бали» услуги не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- по мнению правообладателя, фирменное наименование ООО «Концертный зал АВРОРА» и товарный знак AURORA HALL не являются сходными до степени смешения для потребителей;

- визуально товарный знак кардинально отличается и не ассоциируется с фирменным наименованием в целом, сходство до степени смешения отсутствует;

- на официальном сайте концертной площадки https://aurora.fm/ нет никакой информации о наименовании юридического лица, оказывающего услуги. ООО «Концертный зал Аврора» не использует для индивидуализации своих услуг свое фирменное наименование;

- учитывая различные сферы деятельности заявителя возражения и правообладателя товарного знака, широкий потребитель не может перепутать банкетный зал AURORA HALL в ресторане на ул. Савушкина, 98 и юридическое лицо ООО «Концертный зал Аврора», зарегистрированное по адресу Санкт-Петербург, Пироговская Наб., 5/2, не использующее, свое фирменное наименование для публичной индивидуализации своих услуг;

- до подачи заявки на регистрацию своего товарного знака ООО «Ресторан Бали» являлось лицензиатом по договору 22.05.2019 РД0295704 о предоставлении ему законного права использования товарного знака со словесным элементом AURORA HALL по свидетельству №558569. Правообладатель товарного знака №558569, зарегистрированного по позициям 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, ООО «ПневмоЭлектроСервис» предоставило 18.09.2019г. письмо-согласие на регистрацию на имя ООО «Ресторан Бали» товарного знака № 757535. Копию письма-согласия прилагаем;

- ООО «Ресторан Бали» законно использует свой товарный знак в отношении зарегистрированных услуг.

С учётом вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2022.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

7. Скриншоты страниц сайта https://aurora.fm/;

8. Скриншоты страниц сайта ООО «Ресторан Бали»;

9. Копия письма-согласия;

10. Копия Договора.

Лицом, подавшим возражение, 30.10.2022 были направлены комментарии на отзыв от 18.11.2022, которые сводились к тому, что ссылка правообладателя на сайт aurora.fm и на товарный знак №881044 правового значения не имеет, поскольку выходит за рамки рассматриваемого периода (12.02.2019 – 13.08.2019): на тот момент ООО «КЗ Аврора» данный сайт не принадлежал, а указанный товарный знак не существовал. Также лицо, подавшее возражение, указывает на то, что правообладатель не опроверг, доводы возражения.

Правообладатель представил свою позицию 14.12.2022 суть которой повторяет ранее изложенное мнение в отзыве на возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №757535 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО "Концертный Зал Аврора", которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя. Право на фирменное наименование у ООО "Концертный Зал Аврора" возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 12.02.2019, то есть ранее даты приоритета (13.08.2019) товарного знака по свидетельству №757535.

Сравнительный анализ фирменного наименования «Концертный Зал Аврора» лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака «» [АУРОРА ХОЛ] показал, что сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически сходные словесные элементы «Aurora»/«АВРОРА». Сравниваемые обозначения являются сходными по произношению [АУРОРА] и [АВРОРА], большинство звуков (5 из 6), расположенные в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание. При этом, следует отметить, что сходные словесные элементы «Aurora»/«АВРОРА» несут основную индивидуализирующую функцию обозначений, поскольку именно на них потребитель обращает свое внимание в первую очередь.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что оспариваемый товарный знак «AURORA HALL» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «концертный зал Аврора» (где: аврора - женское имя, богиня утренней зари у древних римлян) (см. Интернет-словарь https://academic.ru; https://polytechnic_big_en_ru.academic.ru/,English-Russianbigpolytechnicdictionary; https://translate.academic.ru/; https://translate.google.com/). Таким образом, установлено, что оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, имеют тождественные семантические значения.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, русским и латинским.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, имеют высокую степень сходства, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО "Концертный Зал Аврора" и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №757535 показал следующее.

Основным видом деятельности общества на основании данных ОКВЭД (90.04) является деятельность учреждений культуры и искусства.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, подавшим возражение, были представлены скриншоты мероприятий за период с 08.05.2019 по 12.08.2019, опубликованные в официальной группе ВК https://vk.com/aurora_fm_spb [1]; платежные поручения №12 от 14.06.2019; №1708 от 17.07.2019; №204 от 20.06.2019; №354 от 12.08.2019; №410 от 04.07.2019; №489 от 02.08.2019; №50 от 29.07.2019; №515 от 16.07.2019 [2]; выписки по банковскому счету в разрезе расчетов с ООО «Кассир.ру» за период с. 12.02.2019 по 13.08.2019; с ООО «Тикетсклауд» за период с 12.02.2019 по 13.08.2019 [3]; отчеты о продажах Кассир.ру от 14.06.2019, от 18.06.2019; 29.06.2019 [5]; договоры аренды на подготовку сценической площадки [6].

Коллегия отмечает, что при анализе на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства с фирменным наименованием, коллегия руководствовалась нормами статьи 1474 Кодекса, которой установлено, что исключительное право на фирменное наименование не отчуждаемо. Таким образом, в качестве доказательства деятельности под фирменным наименованием может быть признана только та деятельность, которая осуществлялась лицом, подавшим возражение, лично.

Довод ООО «КЗ Аврора» о том, что оно оказывало услуги баров не находят свое фактическое отражение в материалах, представленных с возражением. Организации, оказывающие услуги общественного питания, в процессе своей деятельности осуществляют не только производство и реализацию продукции собственного изготовления, но и реализуют потребителям покупные товары, среди которых огромную долю составляет алкогольная продукция. Кроме того, бары и рестораны используют винно-водочные изделия для изготовления фирменных напитков. То есть, фактически указанные субъекты хозяйственной деятельности осуществляют деятельность в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, на осуществление которой требуется лицензия. Такое требование установлено Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Закон №171-ФЗ). Так как оборот алкогольной продукции в сфере общественного питания может производиться только в случае ее розничной продажи населению через предприятия общепита, то, следовательно, такие предприятия общепита должны иметь лицензию на осуществление деятельности в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (пункт 2 статьи 18 Закона 171-ФЗ). В материалах возражения не представлены разрешительные документы на ведение деятельности по оказанию услуг общепита.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров».

Также коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют сведения о фактическом вводе в гражданский оборот под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуг рекламы, в которых ООО "Концертный Зал Аврора" выступало бы в качестве рекламодателя и предметом договора является выполнение Исполнителем функций по продвижению товаров и услуг, обеспечения рекламы продуктов/услуг.

Представленные сведения скриншотов мероприятий за период с 08.05.2019 по 12.08.2019, опубликованных в официальной группе ВК https://vk.com/aurora_fm_spb не могут быть рассмотрены в качестве доказательств ведения рекламной деятельности, поскольку анонсы мероприятий на странице социальный сети имеют информационный характер. Отсутствуют сведения о введении рекламных кампаний в печатных изданиях и других средствах массовой информации, изготовленных лицом, подавшим возражение, печатных изданий (буклетов, флаеров, проспектов, календарей).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети».

В материалах возражения отсутствуют фактические сведения о ведении ООО "Концертный Зал Аврора" деятельности, которую можно соотнести с оспариваемыми услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; услуги по исследованию рынка; экспертиза деловая», услугами 41 класса МКТУ «видеосъемка; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; фоторепортажи» следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака в отношении данных услуг.

Согласно сведениям [3, 5] реализация билетов на организованные мероприятия осуществлялась с использованием агентов ООО «КАССИР.РУ» и ООО «ТИКЕТСКЛАУД», а не лицом, подавшим возражение, при этом, в материалы дела не представлены агентские договоры на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что ООО «КАССИР.РУ» и ООО «ТИКЕТСКЛАУД» действовали в интересах лица, подавшего возражение, следовательно у коллегии отсутствуют основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги по распространению билетов [развлечение]».

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы [6].

Договоры аренды на подготовку сценической площадки [6] среди которых представлены договоры №2 от 11.06.2019, №2019/05-30; № 15-04/2019 от 15.04.2019, №2019/06-18, договоры от 16.07.2019 и 23.07.2019 согласно которым лицо, подавшее возражение, оказывало услуги по предоставлению заказчикам подготовленной сценической площадки по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная д.5/2, литера А-А1, концертный зал «Аврора» и осуществляло прокат сценических постановочных средств и звуко-светотехнического оборудования для проведения концертов, встреч и иных развлекательных/религиозных мероприятий.

Согласно договору возмездного оказания услуг №17/10/19 от 10.07.2019 ООО «КЗ Аврора» выступало в качестве заказчика концертных номеров в исполнении артиста «Зомб» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная д.5/2, что является деятельностью по организации концерта.

Исполнение договоров [6] подтверждено платежными поручениями [2].

Указанная выше деятельность представляет собой услуги развлечения, проведения мероприятий, которые включают комплекс услуг по их сопровождению, соотносится с оспариваемыми услугами 41 класса МКТУ «дискотеки; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; представления театрализованные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы», услугами 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч».

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием ООО «Концертный Зал Аврора», сходным с оспариваемым словесным товарным знаком, до даты его приоритета, услуг однородных оспариваемым услугам 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; представления театрализованные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; фоторепортажи, шоу-программы» и 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч». Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757535 недействительным частично, в отношении услуг 41 класса МКТУ «дискотеки; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; представления театрализованные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы» и 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч».