Регистрация обозначения по заявке № 2007732968 с приоритетом от 24.10.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.03.2009 за №375004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санмаркет», Московская обл., г. Видное (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANMARKET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №375004 ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, доменным именем SANMARKET.RU;

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака и ООО «Санмаркет-Трейд», генеральным директором которого является лицо, подавшее возражение, оказывают сходные услуги, использование товарного знака по свидетельству №375004 нарушает права подателя возражения на использование средства индивидуализации – доменного имени;

- словесный элемент «SANMARKET» состоит из неохраняемых элементов «SAN» (произвольное сокращение от слова «сантехника» в латинской литерации) и «MARKET» (англ. - рынок, сбыт, магазин), которые в отношении товаров и услуг, связанных с сантехническим оборудованием, носят описательный характер, так как указывают на определенные товары, их свойства и назначение, а в отношении остальных товаров и услуг, не связанных с продажей, установкой и сборкой санитарно-технического оборудования, обозначение «SANMARKET» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

В возражении от 19.10.2012 выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №375004.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ООО «Санмаркет-трейд» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ [2];

- справка из RU-CENTER[3];

- приказ о назначении генерального директора ООО «Санмаркет-трейд» [4];

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о внесении записи в ЕГРЮЛ [5];

- страницы Толкового словаря иностранных слов в русском языке [6];

- свидетельство на товарный знак №269910 [7];

- распечатки с сайтов ООО «Санмаркет» и ООО «Санмаркет-трейд»[8];

- распечатка с сайта reword.org [9].

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения, в частности, указано следующее:

- доменное имя sanmarket.ru, как следует из возражения, использовалось лицом, подавшим возражение, с момента регистрации ООО «Санмаркет-Трейд», в то же время указанное общество было зарегистрировано лишь 15.02.2007(см. выписку из ЕГРЮЛ), то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- доменное имя не является средством индивидуализации по российскому законодательству, и на него не распространяется исключительное право;

- несмотря на отсутствие в период проведения экспертизы нормы закона, обязывающей сравнивать заявленные обозначения с доменными именами, экспертиза просматривает Интернет, чтобы избежать возможного введения в заблуждение потребителя;

- регистрация оспариваемого обозначения в качестве товарного знака косвенно подтверждает то обстоятельство, что доменное имя sanmarket.ru не использовалось лицом, подавшим возражение, а использовалось в тот период правообладателем;

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «SANMARKET», которое отсутствует в словарях как лексическая единица;

- даже если разделить его на две части, как предлагает лицо, подавшее возражение, то слово «SAN» также отсутствует в словарях английского языка.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Санмаркет-Трейд»[10];

- определения судебных органов в отношении доменных имен autoexpert.ru и aquapel.ru[11];

- письма RIHO CZ от 08.11.2010 и 31.08.2012 [12];

- распечатки с сайтов[13];

- копии заявления Лобова А.В. о приеме на работу и приказа о приеме его на работу, копия приказа об увольнении [14];

- распечатка карты с расположением офисов [15];

- копия решения Арбитражного суда Московской области от 24.12.2012 по делу №А41-31267/12[16].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.10.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANMARKET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №375004 охраняется в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак указывает на вид, свойства и назначение части товаров 11 класса МКТУ и связанных с ними услуг.

Анализ словесного обозначения «SANMARKET» показал, что указанное обозначение носит фантазийный характер, что подтверждается отсутствием его значения в общедоступных словарях и словарно-справочных источниках информации, в том числе сети Интернет. Следовательно, отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак указывает на характеристики товара, в том числе на их вид, свойства и назначение, как следует из возражения.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «SANMARKET» образовано из двух частей: «SAN» - произвольного сокращения от слова «сантехника» в латинице и слова «MARKET» (англ.– рынок, сбыт, магазин), необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям из словарей «SAN» является сокращением от английского выражения System Area Network (системная сеть (технология объединения отдельных серверов при помощи специальных высокопроизводительных коммутаторов и сетевых компонентов), а в переводе с итальянского и испанского языков означает «святой» (см. Яндекс. Словари.), т.е. не имеет никакого отношения к слову «сантехника», которое само по себе является сложносоставным словом, образованным от прилагательного «санитарный» и слова «техника».

В силу указанного выше обозначение «SANMARKET» не может быть признано описательной характеристикой товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, что не позволяет признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Фантазийный характер обозначения «SANMARKET» не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, что свидетельствует о соответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №375004.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу: отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №375004.