Обозначение «» по заявке № 2017744265 подано 24.10.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32, и услуг 35, 37, 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 29.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017744265 в отношении товаров 05 класса, части товаров 29, 30, 32 классов и всех услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 06, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32 и услуг 37, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2017744265, в регистрации товарного знака отказано в связи с его несоответствием требованиям пункту 6 ( 2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком [1] «», зарегистрированным под №186534/1 с приоритетом от 14.05.1998, срок действия регистрации продлен на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица", 660118, г.Красноярск, Северное Шоссе, д. 43, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесным элементом "СОВЕТСКОЕ", "SOVETSKOE" (свидетельства [2] №№271995 - приоритет от 25.11.2003г., [3] 269853 - приоритет от 07.04.2004г., [4] 264540 - приоритет от 19.12.2003г.,[5] 277619 - приоритет от 14.05.2004г., сроки действия регистраций продлены, [6] 563554 - приоритет от 31.10.2014), зарегистрированных на имя Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса, относящихся к пиву;

- с товарным знаком [7] «» по свидетельству №590925 с приоритетом от 14.08.2014, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат",109316, Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 14, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- с коллективным знаком [8] «», зарегистрированным под №467511, с приоритетом от 14.03.2011, на имя Союз сыроделов Алтайского края, 659002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 10, для товаров 29 класса, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- с товарным знаком [9] «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству №264828 с приоритетом от 10.09.2001, срок действия регистрации продлен на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН", 117312, Москва, ул.Ферсмана, д.5А, для однородных товаров и услуг 06, 11, 16, 19, 25 и 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком [10] «СОВЕТСКИЕ», зарегистрированным под №546205 с приоритетом от 26.02.2014, на имя АЛПРИС ХОЛДИНГС ЛТД, г. Никосия, почтовый код 1082, ул. Кириаку Матси 16, Игл Хаус, 10 этаж, Кипр, для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком [11] «», зарегистрированным под №595567, с приоритетом от 15.10.2015, на имя Чеченковой Ирины Геннадьевны, 170001, Тверская обл., г.Тверь, ул.Виноградова, д.9, кв.209, для однородных услуг 44 класса МКТУ;

- с товарным знаком [12] «», зарегистрированным под №297501, с приоритетом от 30.09.2003, срок действия регистрации продлен на имя Открытого акционерного общества "Гостиница "Советская", 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1, для однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ;

- с товарным знаком [13] «», по свидетельству №396287, с приоритетом от 02.10.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ленго Групп", 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1, для однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком [14] «», по свидетельству №538662, с приоритетом от 22.08.2014, зарегистрированным на имя Либерова Александра Леонидовича, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарвацкого, 2, для однородных товаров и услуг 29, 30 и 43 классов МКТУ;

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 29 класса, относящихся к мясным продуктам, продуктам из птицы и дичи, белковым продуктам, субпродуктам, пищевым жирам, супам и составам для приготовления супов, молочным продуктам, маслам, товаров 30 класса, относящихся к мороженому, пищевому льду, изделиям из теста, товаров 32 класса, относящихся к пиву, составам для изготовления ликеров, а также товаров и услуг 06, 11, 16, 19, 25, 37, 43 и 44 классов – в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. В частности, в отношении противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству №264828 Роспатентом 05.07.2019 зарегистрирован переход исключительного права на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 и услуг 37 классов МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [10] по свидетельству №546205 заявителем подано возражение против предоставления ему правовой охраны. Возражение рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны противопоставленного товарного знака. Указанное решение Роспатента оспаривается в настоящее время в Суде по интеллектуальным правам.

Кроме того, заявитель обращает внимание в возражении на несогласие с выводами о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 13-14] по следующим основаниям: за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №595567 словесного элемента «АПТЕКА» и изобразительного элемента, за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №396287 словесного элемента «ЧЕБУРЕЧНАЯ»; за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №538662 словесного элемента «ПЕЛЬМЕННАЯ».

Со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 12] и установленной однородностью сравниваемых товаров и услуг заявитель не спорит.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017744265.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2017) поступления заявки №2017744265 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [9] «» по свидетельству №264828 с приоритетом от 10.09.2001, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и услуг 38, 39, 40, 41 классов МКТУ. Исключительное право на товарный знак передано в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 классов и услуг 37 класса МКТУ. Данные изменения опубликованы 05.07.2019 и отражены в бюллетене № 13.

Противопоставленный товарный знак [10] «» по свидетельству №546205 с приоритетом от 26.02.2014, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] «» по свидетельству №595567, с приоритетом от 15.10.2015 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пятиугольника, с изображением чаши со змеей внутри него, и словесные элементы «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «АПТЕКА» и изображение чаши со змеей указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [13] «» по свидетельству по свидетельству №396287, с приоритетом от 02.10.2008, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЧЕБУРЕЧНАЯ» указано в качестве неохраняемого. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [14] «» по свидетельству №538662 с приоритетом от 22.08.2014, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде серпа и вилки, справа от которых расположены словесные элементы «СОВЕТСКА ПЕЛЬМЕННАЯ», выполненные в две строчки буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 13, 14] показал следующее.

Заявленное обозначение состоит исключительно из словесного элемента «СОВЕТСКАЯ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке [13] слово «СОВЕТСКАЯ» является единственным охраняемым элементом. Дополнительный словесный элемент «ЧЕБУРЕЧНАЯ» указан в качестве неохраняемого, поэтому не может быть учтен при проведении анализа сходства сравниваемых обозначений. Как известно анализ сходства необходимо проводить на основе сходства сильных, индивидуализирующих частей сравниваемых обозначений.

Фонетическое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения, с одной стороны, и противопоставленного товарного знака [13], с другой стороны, обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Что касается противопоставленных товарных знаков [11,14], то полное воспроизведение в них словесного элемента «СОВЕТСКАЯ», являющегося единственным элементом заявленного обозначения, обуславливает вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [11,13-14], несмотря на некоторые отличия, являются сходными в целом.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения, перечисленных в возражении, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [11, 13-14], показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [11] «медицинские услуги, а именно услуги аптек» однородны услугам 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам», так как сравниваемые услуги отнесены к одной родовой группе фармацевтической деятельности согласно подпункту 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" являются лицензируемыми видами деятельности, имеют сходное правовое регулирование.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [13], а также услуги «столовые; кафе; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставке их на дом; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные и буфеты (заведения быстрого круглосуточного обслуживания)», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны услугам 43 класса МКТУ, связанным с обеспечением питания, а именно услугам «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку», указанным в перечне заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги имеют сходные условия оказания, единый круг потребителей и назначение. А услуги 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды», указанные в перечне заявленного обозначения, сопутствуют услугам обеспечения питанием, являются корреспондирующими, взаимодополняемые, в связи с чем могут рассматриваться в качестве однородных.

Товары 29 класса МКТУ «оладьи картофельные; мясные отвары (бульоны); мясные экстракты; мясо консервированное; сосиски; сосиски в тесте», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны товарам 29 класса МКТУ «супы овощные; бульоны; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оладьи картофельные; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; изделия колбасные; птица домашняя неживая; сало; свинина;», указанные в перечне заявленного обозначения, так как соотносятся друг с другом по родовому признаку «мясо, изделия из мяса», имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Товары 33 класса МКТУ «пироги с мясом; пельмени; вареники», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны товарам 30 класса МКТУ «вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; рулет весенний; сэндвичи; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы», в отношении которых испрашивается охрана заявленному обозначению, так как сравниваемые товары являются видовыми относительно одной родовой группы товаров «Изделия и кушанья на основе муки», имеют общий круг потребителей, сходные свойств и назначение товаров.

На основании изложенного, коллегией сделан вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [11, 13-14] являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ и части услуг 43, 44 классов МКТУ. Выводы Роспатента об установленном сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений является правомерным.

Что касается действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [10], то оно сохранено в настоящее время, запись в Государственном реестре товарных знаков о прекращении действия указанного товарного знака отсутствует.

Коллегия учла, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [10] оспаривается заявителем, однако Роспатентом 18.07.2019 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546205 вынесено решение об отказе в его удовлетворении. Решение Роспатента обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, которым вынесено решение от 5 марта 2020 года по делу №СИП -890/2019 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.07.2019 и об обязании повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546205. Таким образом, противопоставление товарного знака [10] не преодолено в настоящее время.

Вместе с тем коллегией приняты во внимание новые обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения Роспатента, а именно факт перехода исключительных прав на противопоставленный товарный знак [9] заявителю в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 классов и услуг 37 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление товарного знака [9] преодолено заявителем, что является основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 и услуг 37 классов МКТУ, так как в отношении перечисленных товаров и услуг указанный товарный знак [9] был единственным препятствием к регистрации, и поэтому предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2017744265 в отношении перечисленных товаров и услуг не нарушает положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, изменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017744265.