Регистрация товарного знака «
» с приоритетом от 21.09.2015 по заявке №2015729925 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.10.2016 за №590976 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 29, 30, 31, 32, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №590976 является ИП Денисенко В.И., Москва (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 05.07.2018 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2021 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №590976 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Возражение основано на следующих доводах:
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на товарный знак «
» по свидетельству №231507 с приоритетом от 17.08.2001 в отношении товаров 01 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №590976 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «
» по свидетельству №231507, так как сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «ТаМир»/«ТАМИР» (Тамир – название села и название одноименной реки в Кяхтинском районе Бурятии);
- товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения» оспариваемого обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «бактериальные препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей; бактериальные препараты для ацетификации; биологические препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №231507, так как сравниваемые товары имеют одно назначение (защита растений от болезней, повышение урожайности культур), единый круг потребителей (фермерские хозяйства и дачники) и являются взаимозаменяемыми;
- благодаря длительному использованию на рынке противопоставляемого обозначения «
» для товаров, предназначенных для защиты растений от болезней и для повышения урожайности культур, существует вероятность, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №590976 может быть воспринят как товарный знак, принадлежащий ИП Шаблину П.А., г. Улан-Удэ, вследствие чего потребители будут введены в заблуждение относительно лица, производящего товары 01 класса МКТУ;
- использование приставки «Эм» для индивидуализации химических продуктов вводит потребителя в заблуждение относительно способа действия, состава химических товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса;
- на сайте https://yavitrina.ru/biopreparat-tamir микробиологический препарат «ТАМИР» и микробиологический препарат «ТаМирЭм» продаются одновременно, что подтверждает реальное смешение товаров для потребителя.
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
К возражению приложены следующие материалы:
1. Декларация о соответствии от 15.06.2021;
2. Сертификат соответствия от 15.06.2020;
3. Заключение №ЭМЦ-062006 от 15.06.2020;
4. Договоры поставки до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
5. Счета-фактуры до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
6. Товарные накладные до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
7. Скриншоты с сайта ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР»;
8. Перечень сайтов, на которых продают товары лица, подавшего возражение;
9. Награды с выставок;
10. Договор на производство этикеток и этикетки;
11. Перечень сайтов, на которых продают препарат «ТаМирЭм».
Лицом, подавшим возражение, 20.12.2021 было направлено дополнение к возражению, в котором он приводил дополнительные аргументы в отношении однородности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ. Так, лицом, подавшим возражение, была произведена закупка препаратов химического происхождения и бактериологических препаратов, что подтверждается приложенными квитанциями и чеками. При этом обе группы указанных препаратов предназначены для защиты растений от болезней, в связи с чем являются однородными.
К дополнению к возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:
12. Оригиналы квитанции и товарного чека по закупке в г. Иркутске;
13. Оригиналы квитанции и товарного чека по закупке в г. Улан-Удэ;
14. Оригиналы квитанции и товарного чека по закупке в Москве;
15. Письмо правообладателя № 146 от 14.12.2021.
В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 16.11.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.12.2021.
На заседании коллегии 29.12.2021 правообладатель присутствовал, не представил отзыв по мотивам поступившего 03.11.2021 возражения.
В своем устном выступлении от 29.12.2021 по мотивам поступившего 03.11.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:
- лицом, подавшим возражение, нарушен предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как следует из описи почтового отправления, возражение направлялось после истечения соответствующего срока – 25.10.2021, а именно 26.10.2021;
- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ИП Шаблина П.А., так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ИП Шаблиным П.А. (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе товаров 01 класса МКТУ).
- лицом, подавшим возражение, не приведены какие-либо словарно-справочные источники, в которых бы приводилось значение элемента «ЭМ», в связи с чем оно не может вводить потребителя в заблуждение в отношении назначения и свойств товаров 01 класса МКТУ.
Лицом, подавшим возражение, 30.12.2021 были направлены письменные пояснения, которые сводятся к следующему:
- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 было сформировано представителем лица, подавшего возражение, 22.10.2021 в личном кабинете, однако из-за сбоя в системе возражение не было подписано ЭЦП;
- в этот же день 22.10.2021 представитель лица, подавшего возражение, обратился в службу технической поддержки ФИПС с указанием ошибки при отправке возражения в Палату по патентным спорам через личный кабинет ФИПС и просьбой о помощи, что подтверждается прилагаемым скрин-шотом №1;
- поскольку ответа не поступило от службы технической поддержки, возражение 22.10.2021 было направлено в ФИПС по электронной почте fips@rupto.ru, что подтверждается прилагаемым скрин-шотом №2;
- по сложившейся многолетней практике отправленные документы по электронной почте в ФИПС подтверждаются оригиналом документов, направленных по почте в течение месяца. Следуя этой практике, в сложившейся ситуации оригинал возражения со всеми приложениями был направлен по почте 26.10.2021;
- 07.12.2021 получен ответ от службы технической поддержки ФИПС о том, что на сервере был технический сбой, что подтверждается прилагаемым скриншотом №4.
К письменным пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены скрин-шоты из личного кабинета представителя лица, подавшего возражения (приложение №16).
Лицом, подавшим возражение, 07.02.2022 были направлены дополнительные комментарии к возражению, которые сводятся к следующему:
- ЭМ - это аббревиатура названия технологии «Эффективные микроорганизмы», созданной в Японии в 1994 году. Технология создана для использования в сельском хозяйстве в качестве альтернативы химическим пестицидам и химическим удобрениям. На основе технологии «ЭМ» создаются различные смеси микроорганизмов, являющиеся основой микробиологических препаратов для растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, птицеводства, для охраны окружающей среды (очистки сточных вод, почвы, бытовых отходов).
- словесный элемент «ЭМ», входящий в состав оспариваемого товарного знака, способен порождать в сознании потребителя связь этих продуктов с биотехнологиями использования эффективных микроорганизмов, вследствие чего водит потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; препараты для консервирования пищевых продуктов»;
- упаковки товаров 01 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками, похожи друг на друга.
К дополнительным комментариям к возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:
17. Нотариально заверенные страницы личного кабинета Шестаковой Т.А.;
18. Распечатка фото сравнения лицевой стороны бутылок;
19. Распечатка фото сравнения обратной стороны бутылок;
20. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЭМПРОИЗВОДСТВО»;
С учетом даты (21.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «
» по свидетельству №590976 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на товарный знак «
» по свидетельству №231507 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №727567 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.
Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Относительно доводов правообладателя о несоблюдении ИП Шаблиным П.А. установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 необходимо отметить следующее.
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.
Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса скок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.
Статьей 193 Кодекса установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок в соответствии с положениями пункта 2 статьи 194 Кодекса.
Также необходимо отметить, что Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках» были установлены подходы при разрешении вопросов, возникающих при применении института процессуальных сроков, в частности, указывается, что к нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации.
Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 были опубликованы 25.10.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №20 за 2016 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 начинается с 25.10.2016 и заканчивается 25.10.2021. При этом следует отметить, что 25.10.2021 приходился на понедельник.
Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 было подано ИП Шаблиным П.А. 26.10.2021 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), то есть за пределами предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.
В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 было сформировано представителем лица, подавшего возражение, 22.10.2021 в личном кабинете, однако из-за сбоя в системе возражение не было подписано ЭЦП, коллегия отмечает, что из приложенных скрин-шотов из личного кабинета представителя правообладателя (приложения №№ 16, 17) невозможно ознакомиться с текстом загружаемого документа, ввиду чего данный довод не может быть принят во внимание.
Кроме того, следует отметить, что согласно пункту 4 Правил ППС, возражение может быть подано не только в электронном виде через официальный сайт, но и по почте и в окно приема документов. Таким образом, возможность подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590976 в установленные законодательством сроки не ограничивалось исключительно электронной подачей, при этом период времени с 22.10.2021 по 25.10.2021 включал и рабочие дни, в которые у лица, подавшего возражение, была возможность для его подачи.
Что касается довода лица, подавшего возражение, о подаче возражения по электронной почте fips@rupto.ru, коллегия отмечает, что направление возражений по электронной почте не предусмотрено правилами ППС.
Вместе с тем, коллегия отмечает, что у лица, подавшего возражение, был предоставленный законом пятилетний срок для подачи настоящего возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в течение которого лицо, подавшее возражение, имело возможность его подать, однако, этого сделано не было.
Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в данном споре не имеется, а, значит, данное возражение не подлежит рассмотрению по существу в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении свойств и назначения товаров 01 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.
Оспариваемое обозначение «
» является словесным, выполненным заглавными и строчными буквами русского алфавита.
Оспариваемое обозначение «ТаМирЭм» отсутствует в словарно-справочной литературе, является фантазийным, ввиду чего не может характеризировать товары 01 класса МКТУ, а, следовательно, не будет вызывать у потребителей ложных ассоциаций в отношении свойств и назначений товаров 01 класса МКТУ.
Учитывая изобретенный характер обозначения «ТаМирЭм», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака «
» вызывать не соответствующие действительности представления о товарах 01 класса, указанных в перечне свидетельства №590976, согласно требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Иного материалами дела не доказано.
В отношении довода лица, подавшего возражения, о том, словесный элемент «ЭМ», входящий в состав оспариваемого товарного знака, способен порождать в сознании потребителя связь этих продуктов с биотехнологиями использования эффективных микроорганизмов, вследствие чего водит потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; препараты для консервирования пищевых продуктов», коллегия отмечает следующее.
Материалы возражения от 03.11.2021 не содержат каких-либо словарно-справочных источников, которые раскрывали бы понятие аббревиатуры «ЭМ». Вместе с тем, ознакомившись с данными, представленными в сети Интернет, коллегия выявила несколько значений аббревиатуры «ЭМ»: 1) эскадренный миноносец; 2) электронный микроскоп; 3) электрическая машина; 4) эффективные микроорганизмы; 5) электропоезд Мытищинский; 6) экономическая модель; 7) электрометаллизационный аппарат; 8) экскаватор многоковшовый; 9) электромагнитная муфта; 10) эталонная модель (https://kartaslov.ru/значение-слова/эм, https://sokrasheniya.academic.ru/8634/ЭМ).
Таким образом, элемент «ЭМ» оспариваемого обозначения является многозначным, а, следовательно, является фантазийным для товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; препараты для консервирования пищевых продуктов», так как не может вызывать ложные представления о свойствах и назначениях данных товаров.
Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то необходимо отметить следующее.
Довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.
Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот услуг со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими услугами и лицами, оказывающими данные услуги.
Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19) либо датированы позже даты (21.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №590976, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования обозначения «ТАМИР» лицом, подавшим возражение.
Из представленных наград с выставок нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные товары. В приложенных договорах (приложение №4), счетах-фактурах (приложение №5), товарных накладных (приложение №6) контрагенты расположены в Республике Бурятии, то есть в одном субъекте Российской Федерации. Коллегия сообщает, что данные договоры носят разовый характер, в связи с чем невозможно прийти к выводу о том, что обозначение «ТАМИР» приобрело известность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в указанном регионе. Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «ТАМИР» и ассоциирует с ИП Шаблиным П.А.
Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах производимых товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «ТАМИР» для маркировки товаров 01 класса МКТУ, о степени информированности потребителей об обозначении «ТАМИР», включая результаты социологических опросов.
Коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «ТАМИР» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «ТАМИР» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.
Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.