Оспариваемый товарный знак «TMBELEZZAA» заявке №2022757845 с приоритетом от 19.08.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.04.2023 за №935962 на имя ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №935962 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесных товарных знаков «BELEZZA» по свидетельствам №№ 503677, 752342, охраняемых в Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- товарные знаки «BELEZZA» полностью входят в оспариваемый товарный знак и составляют его основу, чем обусловлено фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, близкое к тождеству;

- буквы «TM», использованные в начале оспариваемого товарного знака, могут обозначать общеупотребимое сокращение английского слова «trademark» - «товарный знак», которое часто используется в товарных знаках, в том числе, регистрируемых в отношении товаров 25 класса МКТУ (например, свидетельства № № 858160, 826907, 896259, 839431, 842777, 878382);

- наличие слабого с точки зрения различительной способности начала «TM» и окончания «А» в оспариваемом товарном знаке не способно нивелировать риск смешения товаров, маркированных знаком, с товарами правообладателя товарных знаков «BELEZZA»;

- товары и услуги 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются тождественными или однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются товарные знаки «BELEZZA».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 935962 недействительным полностью.

К возражению приложены сведения о товарных знаках №№503677, 752342, 935962.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к отсутствию заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, ввиду отсутствия документов, подтверждающих реальную экономическую деятельности лица, подавшего возражение, по введению соответствующих товаров и услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Также правообладатель указывает на отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками лица, подавшего возражение, и оспариваемым товарным знаком, мотивируя это слабой различительной способностью словесного элемента «BELEZZA» в отношении товаров 25 класса МКТУ и фактическим неиспользованием лицом, подавшим возражение, своих товарных знаков в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, что исключает возможность реального смешения товарных знаков в глазах потребителей соответствующей целевой группы.

Правообладатель, ссылаясь на судебные акты по делу СИП-102/2019, обращает внимание на тот факт, что актуальная правоприменительная практика нередко исходит из того, что само по себе вхождение словесного элемента одного товарного знака в другой товарный знак далеко не всегда свидетельствует о наличии сходства до степени смешения между указанными обозначениями.

Правообладатель также обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки не охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения из WHOIS-сервиса по домену konner.hk;

- скриншоты с сайтов с доменными именами konner.my и konner.hk;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;

- скриншоты страниц маркетплейса OZON;

- скриншоты страниц интернет-магазина «Комус».

От лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены письменные пояснения на отзыв правообладателя, в которых отмечено следующее:

- принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки №№ 503677, 503677 «BELEZZA» используются на территории России в отношении товаров 25 класса МКТУ лицензиатом (ООО «Торговый Дом ТАЙПИТ» по лицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте, дата и номер государственной регистрации: 12 июля 2022 года, РД0402513), что обуславливает заинтересованность КОННЕР ЛИМИТЕД в оспаривании правовой охраны сходного до степени смешения товарного знака № 935962 «TMBELEZZAA»;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому признаку вследствие вхождения товарных знаков лица, подавшего возражение, в оспариваемый товарный знак, при этом, по мнению КОННЕР ЛИМИТЕД, примеры вхождения товарных знаков, приведенные правообладателем в отзыве, не могут быть приняты во внимание, так как действительно отличаются фонетически, в то время как в рассматриваемом случае сравниваемые обозначения отличаются лишь наличием в оспариваемом товарном знаке букв «ТМ» в начале и буквы «А» в конце, наличие слабого с точки зрения различительной способности начала «ТМ» и окончания «А» в оспариваемом товарном знаке № 935962, не способно нивелировать риск смешения товаров, маркированных знаком, с товарами правообладателя товарных знаков «BELEZZA»;

- оспариваемый товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ, ограниченных товарами 25 класса МКТУ, в связи с чем указанные товары и услуги являются однородными.

К пояснениям приложены следующие материалы:

- фотографии товаров 25 класса МКТУ, маркированных товарными знаками №№ 503677, 503677, размещенных в торговом зале магазина «Леруа Мерлен»;

- копия счет-фактуры № 230427/084 от 27 апреля 2023 года, заверенная печатью и подписью ООО «ТД Тайпит»;

- сертификат соответствия Евразийского экономического союза № 0445847;

- предложения к продаже товаров 25 класса МКТУ на сайте в сети Интернет vprok.ru;

- сведения с интернет-сайта Торгово-промышленной группы Компаний «ТАЙПИТ» https://taipit.ru/ о товарных знаках «BELEZZA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.08.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

42. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 6 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11). Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №935962 представляет собой словесное обозначение «TMBELEZZAA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующего перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 - банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

35 - презентация товаров 25 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама товаров 25 класса; услуги розничной и оптовой продажи товаров 25 класса; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включёнными в 25 класс).

Оспариваемый словесный товарный знак образован простым соединением буквосочетания «ТМ» и слова «BELEZZAA», не имеющего смыслового значения, в отличие от буквосочетания «ТМ», которое представляет собой общепринятое сокращение: знак ТМ (сокращенное от trade mark), есть не что иное, как один из способов маркировки, оповещающей о правах производителя на торговую марку (https://www.google.com/search?q=ТМ+сокращение&bshm=rimc/1; https://onlinepatent.ru/faq/trademark/kak-pravilno-oboznachit-prava-na-tovarniy-znak-r-ili-tm/), которое хорошо знакомо российскому потребителю, независимо от того, выполнено оно буквами русского или латинского алфавита, соответственно, несмотря на выполнение слова «TMBELEZZAA» одним шрифтом, без выделения элемента «ТМ» каким-либо образом, можно утверждать, что эта часть слова является слабым элементом в составе товарного знака, не оказывающем решающего влияние на его индивидуализирующую способность, соответственно, сильным элементом знака является часть слова «-BELEZZAA».

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса основаны на утверждении о его сходстве до степени смешения со словесными товарными знаками «BELEZZA» по свидетельствам №503677 и №752342, которые охраняются на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных выше.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 503677, 752342, оно является тем лицом, чьи права и законные интересы затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №935962 в силу наличия этих регистраций.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия усматривает в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса наличие обоснованной заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 935962.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6(2) показал следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «» по свидетельству №503677 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «костюмы купальные; халаты купальные; пижамы; обувь пляжная; сандалии банные; тапочки банные; туфли комнатные; уборы головные; шапочки для душа; шапочки купальные».

Противопоставленный словесный товарный знак «» по свидетельству №752342 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»;

Сравниваемые словесные обозначения характеризуются фонетическим сходством словесных элементов «TMBELEZZAA» - «BELEZZA», что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных словесных товарных знаков в оспариваемый товарный знак, при этом наличие в оспариваемом товарном знаке в начальной позиции буквосочетания «ТМ», которое представляет собой общепринятое сокращение, как указано выше, не оказывает решающего значения на вывод о сходстве знаков, поскольку является слабой частью обозначения.

Остальная часть слова «-BELEZZAA» и слово «BELEZZA» характеризуются совпадением состава гласных и согласных букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также визуальным сходством за счет использования одинаковых заглавных букв латинского алфавита стандартного шрифта, при этом незначительное различие за счет добавления в оспариваемом товарном знаке в конце слова буквы «А» не оказывает существенного влияния на общий вывод о наличии сходства сравниваемых товарных знаков.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах «TMBELEZZAA» и «BELEZZA» не позволяет провести сравнение по семантическому признаку сходства, что усиливает значение установленного фонетического и визуального сходства сравниваемых товарных знаков.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, не вызывает сомнений ввиду принадлежности к одной родовой группе товаров, относящихся к одежде, обуви и головным уборам, кроме того, коллегия обращает внимание на наличие идентичных позиций, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что усиливает вероятность смешения товарных знаков в сознании среднего российского потребителя.

Анализируя однородность услуг 35 класса МКТУ (презентация товаров 25 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама товаров 25 класса; услуги розничной и оптовой продажи товаров 25 класса; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включёнными в 25 класс), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, с товарами 25 класса, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что при определенных условиях товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Так, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам, что нашло отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 по делу №СИП-243/2020.

Соответственно, услуги 35 класса МКТУ, связанные с реализацией и продвижением товаров 25 класса МКТУ, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, несмотря на незначительные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №935962 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 935962 недействительным полностью.