Заявленное обозначение «» по заявке №2023701558 с приоритетом от 15.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- товарным знаком [1] «» по свидетельству №595209, с приоритетом от 07.07.2014 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [2] «» по свидетельству №971767, с приоритетом от 11.11.2021 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [3] «» по свидетельству №864906, с приоритетом от 18.09.2019 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [4] «» по заявке №2022796286 (по свидетельству №1030720), с приоритетом от 28.12.2022 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [5] «» по свидетельству №719985, с приоритетом от 09.07.2018 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [6] «» по свидетельству №534632, с приоритетом от 18.10.2013 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком [7] «» по свидетельству №138292, с приоритетом от 26.07.1994 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Срок действия товарного знака истек 27.07.2024 г. В соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права для подачи указанного заявления. Таким образом, льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством, для продления срока действия исключительного права на товарный знак истекает 27.01.2025 г.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включено слово «МОЛОКО», то регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, за исключением «молочко маточное пчелиное; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; пудинги молочные», будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров, в виду чего, для таких товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не приведено обоснования выводов относительно того, являются ли возникшие у потребителя представления о товаре правдоподобными и поверит ли потребитель ложным указаниям и будет ли он введен этими представлениями в заблуждение. Не приведены экспертизой результаты анализа информации, содержащейся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и справочниках, иной литературе, в том числе в сети Интернет. Не учтены сведения, приведенные заявителем в ответе на уведомление экспертизы, по поводу фантазийного характера заявленного обозначения и наличия ранее произведенной регистрации данного обозначения;

- согласно словарно-справочным источникам слово «молоко» многозначно;

- заявленное обозначение «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» является словосочетанием. Словесные элементы «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» образуют семантическую конструкцию, отличную от просто словесных элементов «МОЛОКО» и «ЖАР ПТИЦА»;

- слово «жар-птица» приобрело символическое значение, которое закреплено в различных словарях русского языка. Сочетаясь с другими лексическими единицами, существительное «жар-птица» стало компонентом ряда устойчивых сочетаний. Заявленное обозначение «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» символизирует некий фантастический продукт, употребив который, человек становится неуязвим от любого оружия и болезней;

- заявленное обозначение, выполненное в одну строчку, являясь словосочетанием, представляет собой фантазийное единое (неделимое) словосочетание, в котором имя существительное «молоко» характеризует совсем не товары, а имя существительное «жар птица», приобретая в сочетании с ним иное (переносное) значение. В силу данного обстоятельства словесный элемент «Молоко» никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида или состава сырья товаров 30 класса, заявленных на регистрацию;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5, 7] не могут рассматриваться, как имеющие определенную степень сходства с заявленным обозначением, поскольку содержат в своем составе дополнительные словесные элементы;

- противопоставленные товарные знаки [3, 4, 6], включающие «единственный словесный элемент, совпадающий с одним из словесных элементов рассматриваемого обозначения», в их отношении заявитель не согласен с выводами экспертизы, касающимися установленного ею сходства до степени смешения только по одному из критериев – фонетическому;

- при сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие или отсутствие их сходства как по каждому из признаков;

- сравниваемые обозначения «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» и «ЖАР-ПТИЦА» имеют значительные различия, в связи с чем, нельзя однозначно утверждать о наличии полного фонетического сходства;

- графические различия сравниваемых обозначений усиливаются за счет различной визуальной длины сравниваемых обозначений;

- заявитель прилагает копии документов, подтверждающие известность заявленного обозначения, длительность пребывания на рынке заявленного обозначения;

- за период с 2019 г. по 2022 г. общее количество произведенной заявителем продукции с названием «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» составило 232 534,521 шт. Представлены договора поставок с торговыми предприятиями на территории РФ и документы, свидетельствующие о том, что продукция с названием «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» известна потребителю с 2013 года. Производство продукции с названием «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» производства ИП Валеева Т.Р. осуществляется и на сегодняшний день;

- сравниваемые товарные знаки бесконфликтно сосуществовали на одной территории в течение достаточно длительного периода времени, что может свидетельствовать об отсутствии реальной угрозы их смешения;

- заявитель принял решение скорректировать перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения следующим образом: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; булочки с шоколадом; вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; крекеры; крекеры рисовые; круассаны; макарон [печенье]; нуга; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; птифуры; сэндвичи; халва; шоколатины». На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701558 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- Копия договора аренды нежилых помещений №2 от 01.11.2017 г. с доп. соглашением №1 на имя Валеева Т.Р.;

- Копия договора аренды оборудования №1 от 30.12.2015 г. с доп. соглашением и актом приемки-сдачи оборудования;

- Копия договора поставки №395 от 22.03.2016 г. между Валеевым Т.Р. и ООО «Атлант» (Московская обл.);

- Копия товарной накладной №3561 от 30.05.2016 г. к дог. №395 от 02.03.2016 г.;

- Копия товарной накладной №7940 от 18.09.2016 г. к дог. №395 от 02.03.2016 г.;

- Копия договора поставки №747 от 01.01.2017 г. между Валеевым Т.Р. и ООО «Атлант»;

- Копия договора поставки №4412 от 06.06.2017 г. к дог. №747 от 01.01.2017 г.;

- Копия договора поставки №6070 от 02.08.2017 г. к дог. №747 от 01.01.2017 г.;

- Копия договора поставки №39 от 01.01.2011 г. между Валеевым Т.Р. и ИП Петровым В.Н.;

- Копия расходной накладной № ЦВ-00063 от 19.01.2015 г. к дог. №39 от 01.01.2011 г.;

- Копия расходной накладной № ЦВ-00140 от 29.01.2015 г. к дог. №39 от 01.01.2011 г.;

- Копия договора поставки №1226 от 01.06.2017 г. между Валеевым Т.Р. и ООО «Абсолют»;

- Копия товарной накладной №6020 от 06.08.2017 г. к дог. №1226 от 01.06.2017 г.;

- Копия договора поставки №1528 от 01.01.2018 г. к дог. №747 от 01.01.2017 г. между Валеевым Т.Р. и ООО «Абсолют»;

- Копия товарной накладной №3576 от 20.05.2018 г. к дог. №1528 от 01.01.2018 г.;

- Копия договора №13032 от 01.01.2016 г. между Валеевым Т.Р. и ООО «Ашан» и ООО «Атак»;

- Копии счетов-фактур №№ 8191, 4715, 4544, 5810, 9751, 11510, 12565, 456, 2449;

- Копия договора поставки №149 от 26.08 2015 г. между ИП Валеевым и ООО «ОАЗИС»;

- Копия товарной накладной №1298 от 07.02.2016 г. к дог. №149 от 26.08.2015 г.;

- Копия товарной накладной №3340 от 22.05.2016 г. к дог. №149 от 26.08.2015 г.;

- Копия договора поставки №1530 от 01.01.2018 г. между ИП Валеевым и ООО «ОАЗИС»;

- Копии сертификатов соответствия;

- Декларация о соответствии от 05.08.2013 г.;

- Декларация соответствия ЕАЭС;

- Сведения о количестве выпущенной продукции за 2019, 2020, 2021, 2022 гг.;

- Копии внешнего вида упаковок;

- Копия лицензионного договора на имя Валеева Т.Р. на право использовать товарный знак №406143.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2023 ) поступления заявки №2023701558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из трех слов: «МОЛОКО», «ЖАР», «ПТИЦЫ». Словесные элементы имеют следующие значения:

«МОЛОКО» - 1. белая или желтоватая жидкость, выделяемая грудными железами женщин и самок млекопитающих после родов для вскармливания младенца, детеныша; 2. коровье молоко, как пища; 3. похожий на эту жидкость беловатый сок, приготовляемый из некоторых растений (см. Толковый словарь Ушакова. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/862654).

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении элементы «Жар Птицы» выполнены раздельно, без дефиса, однако искаженное написание словарного слова «Жар-Птица» не вызывает иного восприятия нежели в значении вымышленной птицы

– «Жар-Птицы».

Согласно словарно-справочным источникам информации «Жар-Птица» - в русских сказках: птица необыкновенной красоты с ярко светящимися перьями (см. Толковый словарь Ожегова. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/55662).

Все словесные элементы выполнены единым шрифтом, при этом образуется фантазийный смысловой образ. Товары, в отношении которых испрашивается охрана, не могут иметь в составе «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ», поскольку по своей природе не существует подобного молока.

В связи с указанным довод заявителя о том, что словосочетание «МОЛОКО ЖАР ПТИЦЫ» является фантазийным, так как в природе молока Жар-птицы не существует, представляется убедительным.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению противопоставлена серия товарных знаков «ЖАР-ПТИЦА FIREBIRD» [1], «ЖАР-ПТИЦА ZHAR-PTITSA» [2], «ЖАР-ПТИЦА» [3], [4], «ЖАР-ПТИЦА L'OISEAU DE FEU» [5], объединенных словесным элементом «ЖАР-ПТИЦА», исключительное право на которые принадлежит Закрытому акционерному обществу "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР". Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] «» содержит словесный элемент «ЖАР-ПТИЦА», выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] является комбинированным «», в котором словесные элементы «ЖАР-ПТИЦА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесный элемент «конфеты» признан неохраняемым. Знак выполнен в желтом, красном, белом, зеленом, синем, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [4, 7] являются словесные элементы «ЖАР-ПТИЦА», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Для российского потребителя элемент «ЖАР-ПТИЦА» будет нести основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 5] за счет того, что он выполнен буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1- 7] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически сходные словесные элементы «ЖАР ПТИЦЫ» / «ЖАР-ПТИЦА», отличающиеся только окончанием «-ы» / «-а». Различие в окончаниях данных словесных элементов не приводит к возникновению качественно иных звуковых образов, поскольку совпадает большинство гласных и согласных звуков, составляющих сравниваемые обозначения.

Семантическое сходство обусловлено совпадением основного индивидуализирующего словесного элемента противопоставленных товарных знаков с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно элемент «ЖАР-ПТИЦА», а сами сравниваемые обозначения, вызывают одинаковые ассоциации с хорошо знакомым российскому потребителю обозначением - «птица со сверкающими перьями, образ русских волшебных сказок, воплощающий мечту народа о счастье» (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/20837/%D0%96%D0%B0%D1%80).

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 5] имеют и высокую степень графического сходства, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, начертание большинства букв совпадает.

Имеющиеся визуальные различия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 6, 7] имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Наличие серии товарных знаков (то есть группы вариантов товарных знаков, объединенных единым словесным элементом), принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений.

Таким образом, факт наличия серии знаков, объединенных общим словесным элементом, входящим в состав заявленного обозначения, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] являются сходными.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, уточненного заявителем перечня: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; булочки с шоколадом; вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; крекеры; крекеры рисовые; круассаны; макарон [печенье]; нуга; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; птифуры; сэндвичи; халва; шоколатины», заявленного обозначения являются однородными с товарами 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-7], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров - кондитерским изделиям и изделиям на основе злаков, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-7] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что несмотря на истечение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №138292, льготный период, в течении которого правовая охрана товарного знака может быть восстановлена с сохранением более раннего приоритета истекает 27.01.2025, следовательно, коллегия не может не учитывать данное противопоставление до момента истечения льготного срока на продление правовой охраны товарного знака по свидетельству №138292.

При этом снятие противопоставления товарного знака [7] не повлияет на выводы о невозможности предоставления заявленному обозначению правовой охраны для товаров 30 класса МКТУ, поскольку регистрации обозначения по заявке №2023701558 в отношении товаров 30 класса МКТУ также препятствуют товарные знаки [1-6], являющиеся сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Доводы заявителя об известности заявленного обозначения не влияют на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов и представленных материалов, доказывающих приобретение различительной способности заявленным обозначением, то данный довод не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака согласно требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2024.