Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019723025 с приоритетом от 16.05.2019 зарегистрирован 02.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №736922 в отношении товаров 16, 21, 27, 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя компании Офф-Вайт ЛЛСи, с/о Джелфэнд, Реннерт энд Фелдмэн, ЛЛП, 360 Хэмилтон Авеню, #100 Вайт Плейнс, Нью Йорк, NY 10601 Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 02.12.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №23 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №736922 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- Ассоциацией торговых компаний «ТОГАС» является заявителем по двум заявкам №2019742097 и №2019742099 на товарные знаки со словесными элементами «Offmite» и «ОффМайт» для товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, при этом препятствием для регистрации указанных товарных знаков являются принадлежащие компании Офф-Вайт ЛЛСи товарные знаки «OFF-WHITE» по свидетельствам №609112, №608982, №736922, в том числе оспариваемый товарный знак;

- вместе с тем товарный знак «OFF-WHITE» имеет определенное смысловое значение (не совсем белый (об оттенке), см. Интернет translate.google.ru, а также Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер, 1969, размещенный на сайте https://dic.academic.ru), для части товаров оспариваемого товарного знака, которые не совсем белого цвета, указывает на вид и свойства (например, таких товаров 27 класса МКТУ как «ковры; ковровые покрытия для дома; коврики напольные текстильные для дома; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные; коврики пластиковые для ванной; коврики резиновые для ванной; бордюры в качестве стенных украшений в виде покрытия для стен; бордюры обойные для стен; покрытия с твердой поверхностью для полов; покрытия настенные виниловые; коврики для занятий йогой; коврики текстильные для ванной; коврики махровые для ванной»»);

- для остальных товаров, которые имеют белый цвет, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно их вида и свойств, а именно цвета;

- обозначению, полностью состоящему из неохраноспособного слова «OFF-WHITE», не могла быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака без наличия доказательств приобретения различительной способности, однако таких документов в распоряжении экспертизы не имелось;

- компания Офф-Вайт ЛЛСи позиционирует себя как производитель элитной одежды «OFF-WHITE», относящейся к высокой ценовой категории и не доступной для большинства населения, в силу чего широкая известность этого обозначения как средства индивидуализации одежды для среднего российского потребителя вызывает сомнения, как и его известность для товаров 16, 21, 27, 34 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736922 недействительным в отношении всех товаров, в частности, товаров 27 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены сведения по экспертизе товарных знаков по заявкам №2019742097 и №2019742099, а также выдержки из словарно-справочных источников информации translate.google.ru, https://dic.academic.ru.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №736922 в установленном порядке был извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «OFF-WHITE» в переводе с английского языка имеет различные значения «грязно-белый; беловатый; тонированные белила; не совсем белый; от белого», по отношению к товарам 27 класса МКТУ требует рассуждения и домысливания, не воспринимается в качестве характеристики товара;

- существует множество товарных знаков (свидетельства №617512, №314790, №541022, №318077, №314987, №497989, №569761, №181441), содержащих в своем составе словесный элемент «WHITE», которым была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 27 класса МКТУ;

- оспариваемый фантазийный товарный знак «OFF-WHITE» не несет в себе никакой информации, которая могла бы вводить в заблуждение относительно качества товаров и их изготовителя, иного лицом, подавшим возражение, не доказано.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (16.05.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №736922 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №736922 с приоритетом от 16.05.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

16 класс МКТУ - органайзеры персональные [канцтовары] и ежедневники; книги адресные; дневники; фотоальбомы и фоторамки; календари; товары писчебумажные; настольные принадлежности и аксессуары, включенные в данный класс, включая держатели для карандашей, зажимы для бумаги, скрепки для бумаги, пеналы для карандашей, резинки для стирания, карандаши и ручки; портфели и папки для документов [канцтовары]; закладки для книг; бумага для подарочной упаковки; коробки подарочные картонные; бумага для упаковки; мешки бумажные для покупок; салфетки бумажные; репродукции картин; репродукции на холсте; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары];

21 класс МКТУ - посуда жаропрочная; подносы сервировочные; формы для выпечки; тарелки для торта на ножке; наборы банок для пищевых продуктов; соковыжималки для цитрусовых; ножи для резки, а именно ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; листы для выпечки; посуда для приготовления пищи [посуда кухонная], а именно сковороды с длинной ручкой, посуда для варки, кастрюли, пароварки неэлектрические и воки; держатели для бумажных полотенец настольные; доски разделочные; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; тарелки; миски [чаши]; раздатчики жидкого мыла; чашки для питья; стаканы для напитков; бокалы и блюдца; формы для варки яиц без скорлупы; чесноковыжималки [кухонная утварь]; терки кухонные; утварь бытовая; щипцы кухонные; лопатки кухонные; шумовки; лопатки для переворачивания [кухонные принадлежности]; венчики бытовые неэлектрические; терки для пищевых продуктов вращающиеся неэлектрические; смешиватели бытовые неэлектрические; половники сервировочные; сита [бытовая утварь]; решета [бытовые]; дуршлаги; ковши для вина; доски для резки кухонные и скалки для теста бытовые; подносы для еды; диспенсеры для выдачи бумажных салфеток бытовые, включенные в данный класс; диспенсеры для бумажных полотенец бытовые, включенные в данный класс; кувшины; мельницы для соли и перца ручные; солонки и перечницы с отверстиями; блюда большие сервировочные; блюда сервировочные; подставки сервировочные; держатели для мыла; подставки для мыла; полочки для специй; чайники; подносы бытовые неметаллические; вазы; подсвечники; перчатки для барбекю; принадлежности для ванных комнат, включенные в данный класс, а именно подстаканники для ванных комнат; приспособления для открывания бутылок; флаконы парфюмерные, незаполненные; таблетницы персональные;

27 класс МКТУ - ковры; ковровые покрытия для дома; коврики напольные текстильные для дома; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные; коврики пластиковые для ванной; коврики резиновые для ванной; бордюры в качестве стенных украшений в виде покрытия для стен; бордюры обойные для стен; покрытия с твердой поверхностью для полов; покрытия настенные виниловые; коврики для занятий йогой; коврики текстильные для ванной; коврики махровые для ванной;

34 класс МКТУ - пепельницы; зажигалки для закуривания; спички; сигареты электронные или содержащие растительные заменители табака, не для медицинских целей; мундштуки для сигар; фильтры для сигарет; трубки курительные; машинки для обрезки сигар; табакерки; кисеты для табака; ящики для сигарет, папирос; аксессуары для курительных трубок.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что его единственным индивидуализирующим элементом является словесное обозначение «OFF-WHITE» английского происхождения, в переводе означающем «не совсем белый (об оттенке)» (см. Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер, 1969, https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/971962/off-white).

При обращении к иным словарно-справочным источникам коллегия выявила также следующие переводы обозначения «OFF-WHITE»:

«OFF-WHITE» - не совсем белый (об оттенке), белый цвет с желтоватым или сероватым оттенком, не совсем белый (об оттенке), см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/642390/off-white;

«OFF-WHITE» - не совсем белый, белый с желтоватым оттенком, см. Новый англо-русский словарь. 2013, https://new_en_ru.academic.ru/60635/off+white;

Приведенные переводы из словарей свидетельствуют о том, что обозначение «OFF-WHITE» не имеет определенной семантики, не описывает какой-то конкретный цвет.

В этой связи товарный знак «» для всех указанных в перечне оспариваемого товарного знака товаров и услуг, в том числе товаров 27 класса МКТУ, не представляется возможным признать описательным. Кроме того, необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствует информация о том, что это обозначение необходимо для свободного использования в гражданском обороте всем производителям однородных изделий в качестве описательной характеристики.

Все вышеуказанное свидетельствует о недоказанности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, у коллегии нет оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736922 в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанных выше обстоятельств также нет оснований для вывода о том, что оспариваемый фантазийный товарный знак «» по свидетельству №736922 вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о товарах или услугах, для индивидуализации которых он предназначен в гражданском обороте, в частности, для товаров 27 класса МКТУ. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве доказательства наличия заинтересованности в подаче настоящего возражения Ассоциация торговых компаний «ТОГАС» указала только на поданные заявки №2019742097 и №2019742099 на регистрацию товарных знаков «Offmite» и «ОффМайт» для индивидуализации товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, признанных в ходе проведенной экспертизы сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20 (далее – справка СИП).

Так, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, только факт наличия поданных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по заявкам №2019742097 и №2019742099, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, не является фактом наличия заинтересованности в подаче возражения.

Указанные обстоятельства сами по себе также являются основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №736922.