Словесное обозначение «» по заявке №2020748702 с приоритетом от 05.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748702. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение фонетически сходно с Международным непатентованным наименованием (МНН) «Бромгексин» (см. https://medum.ru/bromhexinum-mnn). Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может противоречить общественным интересам, поскольку согласно Методическим рекомендациям о рациональном выборе названий лекарственных средств (см. электронную версию рекомендаций на http://rudoctor.net/medicine2009/bz-cw/med-dmdax.htm) в торговых названиях лекарственных препаратов не следует использовать структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями (п. 5.2.1 рекомендаций). Кроме того, в соответствии с указанным пунктом рекомендаций «не следует использовать МНН или графически и (или) фонетически сходные с ними названия для лекарственного препарата другого химического состава или действия, а также включать в названия лекарственного препарата слова или части слов, характерные для названий препаратов других химических и (или) фармакологических групп». Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в соответствии в Государственным реестром лекарственных средств, действующее вещество «БРОМГЕКСИН» используется в качестве таблеток, раствора многими фармацевтическими производителями в отношении товаров определенного назначения (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=бромгексин&m=mnn), в связи с чем в отношении товаров иного назначения и действия способна ввести потребителя в заблуждение на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не способно вводить потребителей в заблуждение относительно назначения и действия товаров 05 класса МКТУ;

- заявитель ознакомился с информацией, размещенной на ресурсе http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=бромгексин&m=mnn, согласно которой лекарственные препараты с действующим веществом «БРОМГЕКСИН» относятся, в частности, к фармако-терапевтическим группам: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства; муколитические средства; отхаркивающее средство комбинированное; отхаркивающее муколитическое средство;

- заявитель корректирует перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «фармацевтические препараты отхаркивающие, муколитические»;

- такая корректировка дополнительно свидетельствует об отсутствии риска введения потребителя в заблуждение, что подтверждает соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- факт государственной регистрации лекарственных препаратов с торговым наименованием «БРОМГЕКОМБ» свидетельствует о том, что данное обозначение не было признано Министерством Здравоохранения Российской Федерации противоречащим каким-либо требованиям, установленным в Правилах рационального выбора наименований лекарственных препаратов и Методических рекомендациях (приложение №2);

- кроме того, заявленное обозначение «БРОМГЕКОМБ» не является фонетически сходным с противопоставленным экспертизой международным непатентованным наименованием «БРОМГЕКСИН»;

- заявленное обозначение «Бромгекомб» (бром-ге-комб) и противопоставленное экспертизой международное непатентованное наименование «БРОМГЕКСИН» (бром-гек-син) характеризуются существенными фонетическими различиями, которые выражаются в различии гласных и согласных звуков, различии большинства слогов, различием конечных частей, отсутствием вхождения одного обозначения в другое. Заявленное обозначение является фантазийным и может читаться потребителями с ударением на любой слог;

- кроме того, выполнено установленное в Методических рекомендациях условие о том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании;

- заявителем приводятся примеры товарных знаков, которые были зарегистрированы несмотря на наличие МНН: товарные знаки «», «», «», «», «» по свидетельствам №658661, 188970, 604577, 574274, 278147;

- исходя из вышеизложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020748702.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатки информации с сайта заявителя https://pharmstd.ru/;

2.Распечатки информации о лекарственных препаратах «БРОМГЕКОМБ», размещенной на сайте http://grls.rosminzdrav.ru/;

3. Распечатки информации о МНН «БРОМГЕКСИН», размещенной на сайте http://grls.rosminzdrav.ru;

4. Распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2020 по делу № СИП-515/2019;

5. Распечатки информации о МНН и лекарственных препаратах, размещенной на сайте http://grls.rosminzdrav.ru.

На заседании коллегии 19.05.2022 заявителем в материалы дела был приложен список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2021 по ОАО «Фармстандарт-Лексредства», в котором указывалось, что АО «Фармстандарт» (заявитель) является владельцем 100 % ценных бумаг ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (приложение №6).

Заявителем 09.06.2022 были направлены дополнения к возражению от 18.03.2022, в которых он отмечал следующее:

- следует обратить внимание на то, что выдача регистрационных удостоверений на лекарственные препараты «БРОМГЕКОМБ», «БРОМГЕКОМБ экспекторант» (регистрационные номера № (000324)-(Pr-RU), № ЛП-006723 (приложения №№7, 8)) означает, что по результатам проведения соответствующей экспертизы (в том числе, в части выбора торгового наименования) указанные лекарственные препараты прошли государственную регистрацию, что подтверждается нормами статьи 13 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», согласно которой «государственная регистрация лекарственных препаратов осуществляется по результатам экспертизы лекарственных средств»;

- в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» экспертиза лекарственных средств проводится федеральным государственным бюджетным учреждением соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти, созданным для обеспечения исполнения полномочий этого федерального органа по выдаче разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов и (или) по государственной регистрации лекарственных препаратов (далее - экспертное учреждение). Экспертным учреждением, находящимся в ведении Минздрава России и занимающимся проведением с использованием современных достижений науки и техники экспертизы лекарственных средств, является федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России);

- следует отметить, что согласно пункту 13 Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов торговое наименование лекарственного препарата не должно вводить в заблуждение потребителя относительно состава, свойства и (или) действия лекарственного препарата, его производителя;

- в заключениях комиссии экспертов сделан прямой вывод о соответствии торговых наименований «БРОМГЕКОМБ», «БРОМГЕКОМБ экспекторант» требованиям применимого законодательства, на основании чего компетентным органом - Минздравом России - осуществлена государственная регистрация соответствующего лекарственного препарата;

- также необходимо обратить внимание, что заключения ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и факт государственной регистрации лекарственных препаратов учитываются Роспатентом. Например, в заключении коллегии Палаты по патентным спорам по товарному знаку по свидетельству №667611 отмечено следующее: «Особо следует отметить, что правообладателем представлено заключение (7), согласно которому торговое наименование препарата «Нурофаст» не противоречит положениям Приказа Минздрава России № 429н от 29.06.2016 г. «Об утверждении правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения», в результате чего можно сделать вывод об отсутствии смешения лекарственных средств «Нурофаст» и «Нурофен» на российском рынке» (абз. 7 стр. 12 заключения).

К дополнениям от 09.06.2022 заявителем были приобщены дополнительные документы:

7. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения ЛП-№ (000324)-(Pr-RU);

8. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения ЛП-006723;

9. Копия макетов упаковки лекарственного препарата ЛП-№ (000324)-(Pr-RU);

10. Копия макетов упаковки лекарственного препарата ЛП-006723;

11. Распечатки сведений о продажах из сети Интернет;

12. Копия заключения комиссии экспертов ФГБУ «НЦЭСМИ» Минздрава России по лекарственному препарату под торговым наименованием «БРОМГЕКОМБ экспекторант», утвержденного 19.01.2021;

13. Копия экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата «БРОМГЕКОМБ» от 22.07.2021 № 17465;

14. Распечатки заключений коллегии Палаты по патентным спорам по заявке № 2010718607 и по товарному знаку по свидетельству №667611.

Заявителем на заседании коллегии 02.09.2022 было приобщено в материалы дела дополнительное пояснение, в котором он отмечал следующее:

- заявителем было получено письмо ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) от 16.06.2022 № 14440, в соответствии с которым торговое наименование «Бромгекомб» не противоречит положениям Приказа МЗ РФ от 29.06.2016 г. № 429н (далее - Правила) и Методических рекомендаций «Рациональный выбор наименований лекарственных средств» ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (приложение №15);

- при этом согласно пояснениям, размещенным на сайте ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, которое уполномочено проводить экспертизу лекарственных средств, в том числе, в части отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения, включающую оценку выбора торгового наименования лекарственного препарата, российские правила выбора наименований полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ и Совета Европы (приложение №16);

- таким образом, материалами административного дела, а также приведенными в приложении материалами подтверждается, что обозначение «Бромгекомб» было проверено на предмет соответствия приведенным требованиям Правил, а также требованиям Методических рекомендаций Минздрава России, рекомендаций ВОЗ и Совета Европы, государственным органом, к полномочиям которого такая проверка отнесена. Регистрация Минздравом России торгового наименования «Бромгекомб» свидетельствует о его соответствии требованиям вышеуказанных документов, что дополнительно подтверждается представленным письмом ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (приложение №15).

К дополнительным пояснением заявителем были приложены следующие материалы:

15. Копия письма ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России от 16.06.2022 №14440;

16. Распечатка статьи с сайта https://www.regmed.ru и сведения из сервиса WHOIS об администраторе соответствующего домена.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.09.2020) поступления заявки №2020748702 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение «» по заявке №2020748702 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты отхаркивающие, муколитические».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением обозначения «Бромгексин», представляющего собой МНН, показал следующее.

МНН «Бромгексин», будучи уникальным названием фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью, является муколитическим средством с отхаркивающим действием. Применяется в качестве лечебного средства при бронхитах, бронхиальной астме, туберкулёзе и других заболеваниях.

Следует указать, что МНН (International Nonproprietary Name, INN) – это уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью.

Существование международной номенклатуры МНН важно с точки зрения четкой идентификации производимых под разными названиями лекарственных препаратов как важнейшего условия для их правильного назначения, отпуска из аптек и применения пациентами. МНН являются также основой для обеспечения взаимодействия и обмена информацией между специалистами в области здравоохранения и учеными всего мира. Другая важная особенность МНН заключается в том, что названия, относящиеся к веществам одной фармакологической группы, должны демонстрировать взаимосвязь друг с другом на базе «общих (корневых) основ (common stems)». На основе знания «общих основ» практикующие врачи, фармацевты или любые другие лица, имеющие дело с лекарственными препаратами, могут определить их принадлежность к конкретной группе фармакологических веществ, обладающих сходными фармакологическими свойствами.

Сведения о зарегистрированных МНН публикуются в Информационном бюллетене ВОЗ. Как только название будет опубликовано в качестве рекомендованного МНН, оно может использоваться при маркировке лекарственных препаратов, в научных публикациях, учебных изданиях, справочной или рекламной информации по лекарственным препаратам. С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Приказом Роспатента от 04.04.2008 № 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» (вместе с «Инструкцией по использованию базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащей сведения о международных непатентованных наименованиях (МНН)» установлено, что база данных ВОЗ, содержащая сведения о МНН, рекомендована для использования в качестве дополнительного источника информации в рамках проведения экспертизы обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков в отношении товаров 05 класса МКТУ, что соответствует положениям Резолюции ВОЗ WHA 46.19 по МНН, согласно которой на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий, в составе товарных знаков.

Коллегия, оценив и сопоставив заявленное обозначение «Бромгекомб» и противопоставленное МНН «Бромгексин», пришла к следующему.

Сопоставляемые обозначения «Бромгекомб» и «Бромгексин» состоят из 10 звуков, включают по 3 слога. Сопоставляемые обозначения характеризуются совпадением 7 звуков, входящих в их состав, что составляет большинство от общего количества, при этом совпадающие звуки находятся в начальной позиции и последовательности, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтической продукции, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

При этом следует констатировать, что, наличие в составе обозначений «Бромгекомб» и «Бромгексин» в первоначальном положении словесного элемента «Бром», представляющего собой название известного химического элемента (http://www.himsnab-spb.ru/article/ps/br/), способно вызывать одинаковые смысловые ассоциации этих обозначений у потребителей.

Выполнение заявленного обозначения «Бромгекомб» и противопоставленного МНН «Бромгексин» буквами одного алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений и в визуальном отношении.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение «Бромгекомб» является сходным до степени смешения с противопоставленным ему МНН «Бромгексин», ассоциируется с ним в целом, а, следовательно, его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам и нарушает пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о том, что на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (в котором заявитель является владельцем 100 % ценных бумаг (приложение №6)) были выданы регистрационные удостоверения на лекарственные препараты «БРОМГЕКОМБ», «БРОМГЕКОМБ экспекторант» (регистрационные номера № (000324)-(Pr-RU), № ЛП-006723 (приложения №№7, 8), а также о том, что заявителем было получено письмо ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) от 16.06.2022 № 14440, в соответствии с которым торговое наименование «Бромгекомб» не противоречит положениям Приказа МЗ РФ от 29.06.2016 г. № 429н и Методических рекомендаций «Рациональный выбор наименований лекарственных средств» ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (приложение №15), коллегия сообщает что данные обстоятельства не опровергают вывод о сходстве заявленного обозначения «Бромгекомб» и противопоставленного ему МНН «Бромгексин», в связи с чем данные документы не могут быть приняты коллегией во внимание.

В отношении доводов, приведенных в решении Роспатента от 18.11.2021 о том, что в соответствии в Государственным реестром лекарственных средств, действующее вещество «БРОМГЕКСИН» используется в качестве таблеток, раствора многими фармацевтическими производителями в отношении товаров определенного назначения (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=бромгексин&m=mnn), ввиду чего в отношении товаров иного назначения и действия способна ввести потребителя в заблуждение на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Вещество «Бромгексин» является муколитическим средством с отхаркивающим действием. Применяется в качестве лечебного средства при бронхитах, бронхиальной астме, туберкулёзе и других заболеваниях. Заявителем в возражении от 18.03.2022 был ограничен перечень товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей» до следующих позиций «фармацевтические препараты отхаркивающие, муколитические». Таким образом, скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ соответствует назначению и способу действия вещества «Бромгексин», ввиду чего у коллегии нет оснований для вывода о том, что потребитель будет введен в заблуждение в отношении назначения и способа действия данного препарата, ввиду чего заявленное обозначение не нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2021.