Регистрация изобразительного знака произведена Международным Бюро ВОИС 06.08.1999 за №719551 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Ферреро С.п.А.», Италия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 06.08.2009.
Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в следующем цветовом сочетании: "коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, желтый, зеленый, белый".
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного знака по международной регистрации №719551 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.10.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.
В адрес правообладателя (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN)) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.
Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.06.2008, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:
- оспариваемая международная регистрация охранялась на 01.01.2008 и на основании статьи 5 части 3 Федерального Закона от 18.12.2006 №231-ФЗ, в связи с чем вопрос о надлежащем использовании указанного знака должен быть разрешен в соответствии с частью 2 статьи 1486 ГК РФ;
- лицо, подавшее заявление, производит шоколадные батончики с использованием обозначений, сходных до степени смешения, в том числе со знаком по международной регистрации № 719821. Правообладатель полагает, что компания «ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.С.» не имеет законного интереса в выпуске продукции под знаками группы компаний «Ферреро», хорошо известными российским потребителям, в связи с чем заявитель не может считаться надлежащим заинтересованным лицом;
- знак по международной регистрации № 719821 используется при введении в оборот продукции «Kinder Bueno», представляющей собой вафельный батончик, покрытый шоколадом с молочно-ореховой начинкой, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским из сладкого теста преимущественно с начинкой (gateaux), изделиям кондитерским мучным (patisseria), какао-продуктам (produits de cacao), шоколадной глазури (couvertures en chocolat), шоколаду (chocolat), сладостям (sucreries);
- между правообладателем «Ферреро С.п.А.» и компанией «Соремартек С.А.» заключено в установленном порядке лицензионное соглашение, на основании которого между лицензиатом и ЗАО «Дукалба» заключено и зарегистрировано сублицензионное соглашение;
- ЗАО «Дукалба» (впоследствии ЗАО «Ферреро Руссия») по договору с производителем продукции «Ферреро Польска Сп. с.о.о.» ввозило на территорию Российской Федерации продукцию «Kinder Bueno»;
- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Руссия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки.
Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах, что подтверждается письмами сетей магазинов 1 и 2;
- указанный знак использовался и продолжает использоваться лицензиатом на документации и в рекламе товаров, вводимых в оборот, на этикетках и упаковках товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован.
В отзыве указано, что все документы, касающиеся отношений с дистрибьюторами, являются конфиденциальными и не должны быть представлены на ознакомление лицу, подавшему заявление.
В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы:
- копия соглашения о предоставлении сублицензии и статуса зарегистрированного пользователя от 24.08.2001 с приложениями на 23 л. [1];
- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л. [2];
- устав ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» на 36 л. [3];
- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [4];
- грузовые таможенные декларации на 7 л. [5];
- договоры поставки: № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 002.22.06.07 от 22.06.2007, № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 321.25.06.07 от 25.06.2007, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, № 411.13.06.07 от 13.06.2007, с приложениями и планами поставки на 62 л. [6];
- товарные накладные на 43 л. [7];
- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями фотографий на 40 л. [8];
- рекламные материалы (каталог) на 36 л. [9];
- письмо о размещении рекламы на 3 л. [10];
- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг) на 136 л. [11];
- эфирные справки, графики фактического размещения рекламы на 12 л. [12].
Дополнительно правообладателем 27.08.2008 и 06.10.2008 были представлены следующие документы:
- спецификации к контракту с инвойсами на 11 л. [13];
- грузовые таможенные декларации с актами таможенного досмотра на 26 л. [14];
- договоры поставки: № 018.01.09.03 от 01.09.2003, № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 321.25.06.07 от 25.06.2007, № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 002.22.06.07 от 22.06.2007, № 276.15.12.05 от 15.12.2005 с приложениями и планами поставки на 59 л. [15];
- товарная накладная от 13.02.2004 на 2 л. [16];
- аффидевит с переводом на русский язык на 2 л. [17];
- двусторонняя декларация с переводом на русский язык на 11 л. [18].
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №719551 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:
- кондитерские изделия (confiserie),
- изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой (gateaux),
- изделия кондитерские мучные (patisseria),
- какао-продукты (produits de cacao),
- шоколадная глазурь (couvertures en chocolat),
- шоколад (chocolat),
- сладости (sucreries).
Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2008, представило комментарии на отзыв правообладателя, доводы которых сводятся к следующему:
- довод правообладателя о применении статьи 1483 ГК РФ к заявлению несостоятелен, поскольку четвертая часть ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (01.01.2008), тогда как период доказывания по заявлению 17.10.2002 – 17.10.2007, т.е. до введения четвертой части ГК РФ в действие;
- лицо, подавшее заявление, не может согласиться с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых, по мнению правообладателя, им доказано использование оспариваемой международной регистрации;
- «Kinder Bueno» представляет собой изделие в виде вафельного батончика с молочно-ореховой начинкой, покрытого молочным шоколадом, в связи с чем не является ни какао-продуктом, ни шоколадом, ни тем более, шоколадной глазурью, которые являются родовыми понятиями, обобщающими ряд товаров;
- изображение, присутствующие на упаковке батончиков «Kinder Bueno», продающихся на территории России в настоящее время, существенно отличается от зарегистрированного вида: вместо низкой круглой деревянной плошки появился высокий стеклянный стакан, добавлен цветок желтого цвета, изменена форма листа, на котором лежит орех, изменена цветовая гамма изображения;
- правообладатель не подтвердил надлежащее использование товарного знака: как следует из отзыва правообладателя, правом на использование знака на территории России обладает ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ», тогда как на продукции указано, что батончики изготавливаются и продаются компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша;
- правообладателем не представлены доказательства наличия у компании «Ferrero Polska SP ZOO», Польша лицензионного договора на использование товарного знака на территории России.
В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:
- распечатка Проекта Федерального Закона «О специальном техническом регламенте на кондитерскую продукцию и ее производство» на 21 л. [19];
- распечатки из Интернета на 5 л. [20];
- письмо М.Шоу, сотрудника по предоставлению информации Международной организации какао на 2 л. [21];
- копии фотографий упаковки «Kinder Bueno» на 3 л. [22];
- копии страниц Экономического и юридического словаря, Москва, 2004 на 2 л. [23];
- копия запроса документов для внесения изменений в Государственный реестр на 2 л. [24];
- копии страниц Большого Энциклопедического словаря, Санкт-Петербург, «Норинт», 2004 на 2 л. [25].
Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №719551 частично.
С учетом даты (06.08.1999) международной регистрации №719551 правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2007 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и вышеуказанные Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.
С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 17.10.2002 по 16.10.2007 включительно.
Согласно пункту 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Учитывая, что период доказывания приходится на время действия Закона, коллегия Палаты по патентным спорам применяет положения пункта 1 статьи 22 Закона в части определения фактического использования знака.
Оспариваемый знак является изобразительным и представляет собой композицию из двух шоколадных батончиков, емкости с молоком и лесного ореха. Один из батончиков выполнен с разрезом, позволяющим видеть начинку. Скорлупа лесного ореха частично открыта, при этом орех располагается на листе. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, желтом, зеленом, белом цветовом сочетании.
Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали знак по международной регистрации №719551 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.
Вся представленная правообладателем документация по поставке, ввозу и реализации продукции касается товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесным элементом «Kinder Bueno».
Обозначение «Kinder Bueno» представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «Kinder Bueno», а в правой части расположен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения композиции, состоящей из двух шоколадных батончиков, лесного ореха на зеленом листе и емкости с жидкостью белого цвета (молоком). Батончики выполнены с частичным наложением одного на другой. Изображение используемой маркировки приведено в материалах [8-9].
Согласно заявлению компании «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург [17] компании: «Ферреро С.п.А.», Италия (правообладатель), «Соремартек С.А.», Бельгия, «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Ферреро Руссия», Российская Федерация, входят в состав Группы Ферреро и контролируются компанией «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург. В заявлении также указано, что решение о наделении той или иной компании полномочиями по подаче заявок на товарные знаки принимается для достижения наиболее рационального распределения активов между различными компаниями Группы Ферреро.
Правообладателем 13.07.2001 был заключен лицензионный договор с компанией «Соремартек С.А.», Бельгия (далее - лицензиат), на основании которого лицензиат заключил сублицензионное соглашение от 24.08.2001 [1] с ЗАО «Дукалба», Россия на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 719821 (соглашение зарегистрировано Роспатентом 13.12.2001, № 25940-25093). Согласно представленным документам [2, 3] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Руссия».
В двусторонней декларации от 01.09.2005 [18] об отношениях, существующих между лицензиатом и компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша указано, что лицензиат не обладает производственными возможностями для выведения на рынок продукции, разработанной ею, в связи с чем стороны договорились о совместной деятельности по производству продукции. Продукция производится компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша на ее фабрике под строгим контролем лицензиата, в соответствии со стандартами качества, чистоты, вкуса, внешнего вида, свежести и единообразия, которые также обеспечиваются лицензиатом. В декларации указано, что производитель изготавливает и распространяет под контролем лицензиата продукцию, маркированную в том числе, «Kinder Bueno».
Между компаниями «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Дукалба», Россия 11.09.2000 был заключен контракт [4] о купле-продаже товаров, в число которых согласно спецификациям [13] к контракту входит продукция, которая имеет маркировку «Kinder Bueno T2х30».
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что продукция, произведенная «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», Польша, изготавливалась для компании «Соремартек С.А.», Бельгия и поставлялась на территорию Российской Федерации с ее согласия, что позволяет признать использование знака по международной регистрации № 719551 на территории Российской Федерации лицензиатом.
Контракт [4] и грузовые таможенные декларации [5, 14] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «Kinder Bueno». Производителем обозначена компания «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», лицом, осуществляющим ввоз, является в части деклараций – ЗАО «Дукалба», в другой части деклараций – ЗАО «Ферреро Руссия». При этом в декларациях приведено следующее описание товара: вафельные батончики, покрытые молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой; кондитерское изделие – два вафельных батончика, покрытых молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой. В актах таможенного досмотра [14] ввозимый товар назван конфетами, кондитерскими изделиями с маркировкой «Kinder Bueno».
Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Руссия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [6-8, 15, 16]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.
Приведенное описание поставленной продукции [14] позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries), маркируемых знаком по международной регистрации № 719551 в исследуемый период времени.
Материалы [10-12] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых обозначением «Kinder Bueno» на территории Российской Федерации.
Относительно использования заявленного обозначения в том виде как оно зарегистрировано следует отметить, что использование знака допускается и не ограничивает правовую охрану, предоставленную товарному знаку, если знак используется в измененном виде. Данное положение основывается на статье 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной.
Правообладателем представлены фотографии упаковок товаров в черно-белом варианте (копии), что не позволяет оценить цветовую гамму маркировки. Вместе с тем, использование цветного обозначения в черно-белом варианте не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.
Довод лица, подавшего заявление, о том, что в настоящее время используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного, является неубедительным. Коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, какой знак использовался в период доказывания, а материалы [8-9] свидетельствуют именно об использовании знака по международной регистрации № 719551.
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №719551 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie, sucreries ".