Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012739298 с приоритетом от 13.11.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой слово «ФЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Роспатентом 19.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739298 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.
Решение Роспатента мотивировано тем, что «флай» - (гол. Vlaai) – пирог с фруктовой начинкой, традиционный для кухни Голландии и получивший распространение в настоящее время. В этом значении слово «ФЛАЙ» известно потребителю и используется различными производителями в качестве названия мучного кондитерского изделия – пирога с начинкой из натуральных ягод, фруктов, например, малиновый флай, банановый флай и т.п., о чем свидетельствует информация с сайтов сети Интернет, касающихся таких производителей как ОАО КБК «Черемушки», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Воткинский хлебокомбинат» и др. Далее приведены ссылки на Интернет-сайты. В отношении товаров, не являющихся мучными кондитерскими изделиями, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида.
В возражении от 07.05.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 13.05.2014, заявитель приводит следующие доводы:
- абсолютные основания для отказа в регистрации должны иметь место на дату подачи заявки;
- выводы о распространенности обозначения ФЛАЙ сделаны без учета длительности, объемов и условий его использования;
- в решении об отказе в регистрации содержатся лишь сведения о возможном существовании производства мучного продукта под наименованием «ФЛАЙ» несколькими производителями, при этом сведения о фактических датах начала производства указанными экспертом производителями отсутствуют;
- использование какого-либо обозначения несколькими лицами даже длительное время само по себе не свидетельствует о том, что указанное обозначение стало видовым наименованием товара.
На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739298 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.
C учетом даты (13.11.2012) подачи заявки №2012739298 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство.
В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Заявленное обозначение, как указывалось выше, является словесным и представляет собой обозначение «ФЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Анализ словарно-справочных источников с учетом сведений из сети Интернет показал, что обозначение «ФЛАЙ» представляет собой транслитерацию голландского слова VLAAI, означающего пирог с фруктовой начинкой, традиционный для кухни Голландии. Флай был широко распространен в XVIII и XIX вв. в западноевропейской кухне и используемый также в России, особенно в середине XIX века. Флай представляет собой корж из легкого теста, сверху взбитые сливки, заварной крем и фрукты: яблоки, персики, вишня, меренги. Эти пироги нравятся сотням тысяч людей из разных стран. По преданию, впервые флай испек пекарь по фамилии Фладбекер, который жил в южной провинции Голландии – Лимбурге. Именно в этом пироге воплотились многовековые традиции национального кулинарного искусства. Лимбургский флай известен с 1338 года. Тогда он представлял собой округлую хлебную лепёшку с загнутыми краями, проложенную фруктово-рисовой или медовой начинкой.
Как справедливо было указано в заключении по результатам экспертизы, именно в этом значении слово «ФЛАЙ» используется различными российскими производителями, среди которых ОАО Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», Москва, ОАО «Воткинский хлебокомбинат», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», г. Казань, ООО «Золотой Октябрь», Московская обл., г. Балашиха, а также используется на различных кулинарных порталах и в кулинарных рецептах на Интернет-сайтах в качестве названия мучного кондитерского изделия - пирога/торта с начинкой из натуральных ягод и фруктов, например, флай «Дикая вишня», флай «Черная смородина», флай «Фруктовая экзотика», Творожный флай, Яблочный флай и т.д., что подтверждается информацией с ряда сайтов сети Интернет(http://www.goodsmatrix.ru; http://bkk.ru; http://www.slasti.ru; http://www.kulina.ru; http://online-cook.ru; http://fresh-bread.ru).
Указанное свидетельствует о том, что слово «ФЛАЙ» используется в отношении товаров определенного вида и не является фантазийным обозначением для указанных в перечне заявки товаров 30 класса МКТУ, как указывает заявитель. В связи с этим можно сделать вывод, что заявленное обозначение является описательной характеристикой части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно кондитерские изделия.
В отношении довода возражения о том, что экспертизой не приведены сведения о фактических датах начала использования обозначения «ФЛАЙ» производителями, следует отметить, что действительно эти сведения отсутствуют. Однако это и не требуется, поскольку ссылки на использование слова «ФЛАЙ» различными производителями кондитерских изделий даны исключительно с целью подтверждения описательности заявленного обозначения.
Таким образом, следует признать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Поскольку установлено, что обозначение «ФЛАЙ» является неохраняемым для товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия», следовательно, в отношении остальных товаров заявленного перечня, не являющихся кондитерскими изделиями, это обозначение будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.
Указанное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.