Международная регистрация словесного знака «MORPH» с конвенционным приоритетом от 22.07.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1288914 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.09.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288914 в отношении товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1288914 сходен до степени смешения с комбинированным знаком «» по международной регистрации №1294857, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288914 в отношении товаров 09 класса МКТУ «dispositifs de commande de curseurs d'ordinateur, à savoir pavés tactiles; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateur; interfaces pour ordinateurs; blocs à effleurement tactile; écrans à effleurement tactile».

Заявитель сообщает, что товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне сравниваемых обозначений, не пересекаются, следовательно, знаки могут сосуществовать без ущерба для интересов потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288914 в отношении вышеуказанных товаров.

В материалах дела содержится оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1294857.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (22.07.2015) территориального расширения знака по международной регистрации №1288914 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1288914 представляет собой словесное обозначение «MORPH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1288914 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный знак «» по международной регистрации №1294857, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.09.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288914 на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1288914 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что поступившее от заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2018, ходатайство о корректировке перечня товаров 09 класса МКТУ, не может быть удовлетворено, поскольку данный перечень не соответствует первоначальным позициям, изложенным ранее в письме-согласии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2017, отменить решение Роспатента от 15.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288914 в отношении товаров 09 класса МКТУ «dispositifs de commande de curseurs d'ordinateur, à savoir pavés tactiles; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateur; interfaces pour ordinateurs; blocs à effleurement tactile; écrans à effleurement tactile».