Международная регистрация нака «» прои ведена Международным бюро Всемирной органи ации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.06.2015 а № 1270613 на имя Совместного общества с ограниченной ответственностью «Моро продукт», Республика Беларусь (далее – аявитель), в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенны в перечне регистрации. В соответствии с последующим ука анием от 25.06.2018 правовая о рана ука анного нака распространена на территорию Российской Федерации (дата территориального расширения – 25.06.2018).

Решением Роспатента от 20.11.2019 наку по международной регистрации № 1270613 в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации отка ано по основаниям, ука анным в предварительном решении, согласно которому нак по международной регистрации № 1270613 содержит нео раноспособный элемент «PRODUCT», подлежащий исключению и правовой о раны по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а также не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в свя и с ранее арегистрированными товарными наками «» (свидетельство № 591241) и «» (свидетельство № 591240), принадлежащими иному лицу, имеющими более ранние даты приоритета.

В во ражении, поступившем 19.03.2020, аявитель выра ил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2019, отметив следующее:

- компания СООО «Моро продукт» со дана 18.06.1998 и является одним и крупны прои водителей мороженого и амороженны продуктов, которые широко представлены как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации;

- наиболее популярными продуктами аявителя являются мороженное «ГОША», а также популярное на рынка постсоветского пространства мороженое «20 копеек», «28 копеек»;

- на протяжении всего срока работы предприятия отличительная часть фирменного наименования компании «МОРОЗПРОДУКТ» оставалась неи менной, и на данный момент является и вестной на территории Российской Федерации широкому кругу потребителей;

- с 2012 года в ре ультате ребрендинга компании было со дано обо начение, которое исполь овалось с 2012 года по сей день;

- аявитель с 1998 года является владельцем фирменного наименования «МОРОЗПРОДУКТ», с 2012 года является владельцем коммерческого обо начения «», с одного с рассматриваемым наком по международной регистрации № 1270613;

- аявитель обладает более ранними правами в отношении с одного до степени смешения нака «» по международной регистрации № 1078152 (дата регистрации 30.11.2010), правовая о рана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- аявителем получено согласие ООО «Эсна ТМ» на регистрацию аявленного обо начения, а так же подтверждение того факта, что регистрация нака по международной регистрации № 1270613 не приведет к смешению на рынке.

На основании вышеи ложенного аявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и предоставить правовую о рану на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1270613 в отношении все товаров, содержащи ся в международной регистрации.

К во ражению приложены следующие материалы:

(1) копия Устава аявителя;

(2) распечатки сведений о ба овой регистрации;

(3) фотографии предприятия;

(4) сведения с сайта аявителя;

(5) сведения, касающиеся нака «» по международной регистрации № 1078152;

(6) копия письменного согласия ООО «Эсна ТМ» на регистрацию аявленного обо начения (далее – письмо-согласие).

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2020, аявителем представлен оригинал письма-согласия ООО «Эсна ТМ» от 12.03.2020 (7).

И учив материалы дела, коллегия считает доводы во ражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации (25.06.2018) рассматриваемого нака правовая ба а для оценки его о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически начимы действий по государственной регистрации товарны наков, наков обслуживания, коллективны наков, утвержденные прика ом Министерства экономического ра вития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 ( арегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть арегистрированы в качестве товарны наков обо начения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными наками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с аб ацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного нака в отношении однородны товаров обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, ука анны в подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя. Согласие не может быть ото вано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обо начение считается с одным до степени смешения с другим обо начением (товарным наком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обо начения сравниваются с комбинированными обо начениями и с теми видами обо начений, которые в одят в состав проверяемого комбинированного обо начения как элементы.

При определении с одства комбинированны обо начений исполь уются при наки, ука анные в пункта 42 и 43 Правил, а также исследуется начимость положения, анимаемого тождественным или с одным элементом в аявленном обо начении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обо начения сравниваются со словесными обо начениями и с комбинированными обо начениями, в компо иции которы в одят словесные элементы.

С одство словесны обо начений оценивается по вуковым (фонетическим), графическим (ви уальным) и смысловым (семантическим) при накам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная во можность во никновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному и готовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное на начение, вид материала, и которого они и готовлены, в аимодополняемость либо в аимо аменяемость товаров, условия и каналы и реали ации (общее место продажи, продажа чере ро ничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие при наки.

Вывод об однородности товаров делается по ре ультатам анали а перечисленны при наков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или на начения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения (и готовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной прои вольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам аявки.

Знак по международной регистрации № 1270613 представляет собой комбинированное обо начение «», включающее и обра ительные дугообра ные элементы, на фоне которы расположен словесный элемент «MOROZ PRODUCT», выполненный аглавными буквами латинского алфавита в две строки.

В предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1270613 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ отка ано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в свя и с выявленными ранее арегистрированными товарными наками иного лица по свидетельствам №№ 591241 и 591240, правовая о рана которого действует в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный нак «» по свидетельству № 591241 (приоритет от 31.03.2015) является комбинированным, состоит и и обра ительного элемента в виде головы человека и словесного элемента «МОРОЗ», выполненного стандартным шрифтом аглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный нак «» по свидетельству № 591240 (приоритет от 31.03.2015) является словесным, выполнен стандартным шрифтом аглавными буквами русского алфавита.

Коллегия рассмотрела доводы аявителя и пришла к выводу о правомерности ука анны противопоставлений, поскольку нак «» является с одным с товарными наками «» и «» (установлено фонетическое, графическое и смысловое с одство), а товары 29 и 30 классов МКТУ аявленного перечня однородны товарам 29 и 30 классов МКТУ (сравниваемые товары относятся к общим родовым группам), ука анным в свидетельства №№ 591241 и 591240.

Что касается вывода о нео раноспособности элемента «PRODUCT», то аявитель, согласно материалам дела, не имеет во ражений против ука ания его в качестве нео раняемого.

Вместе с тем аявителем ука ано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (7) от правообладателя противопоставленны товарны наков.

Регистрация обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в аблуждение коллегия руководствовалась следующим.

Компания СООО «Моро продукт» со дана 18.06.1998 и является одним и крупны прои водителей мороженого и амороженны продуктов, которые широко представлены как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Знак по международной регистрации № 1270613 исполь уется аявителем для маркировки всей продукции в качестве основного бренда предприятия. В свою очередь, на сайте https://foodsuppliers.ru/company/esna-tm представлены сведения о том, что основным направлением деятельности правообладателя противопоставленны товарны наков является прои водство амороженного и о лажденного мяса. Таким обра ом, сравниваемые обо начения исполь уются в ра личны сегмента рынка.Знак аявителя ( ) и противопоставленные товарные наки ( и ) не являются тождественными.

Таким обра ом, на дату рассмотрения у коллегии не имеется оснований для вывода о во можности введения потребителей в аблуждение в свя и с регистрацией обо начения с учетом согласия правообладателя старшего с одного товарного нака.

Учитывая вышеи ложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2020, отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1270613 с указанием элемента «PRODUCT» в качестве неохраняемого.