Обозначение «» по заявке № 2021772765, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021772765 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 707990 (приоритет: 07.11.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «А-Мастер», г. Тюмень, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» по свидетельству № 577802 (приоритет: 10.04.2014), «» по свидетельству № 572631 (приоритет: 10.02.2014), «» по свидетельству № 573248 (приоритет: 10.02.2014), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалт», Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ (строительство) и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания «» по свидетельству № 539021 (приоритет: 27.09.2013), зарегистрированным на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Москва, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 181716 (приоритет: 31.10.1997), зарегистрированным на имя Шилкина Александра Олеговича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PROJECT» (в пер. с англ. яз. – «проект, разработка», см. https://translate.academic.ru//project/ru/, Универсальный русско-английский словарь, Англо-русский словарь промышленной и научной лексики) не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ, поскольку указывает на свойства и назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель существенно сократил перечень услуг 42 класса МКТУ, для которых испрашивает регистрацию товарного знака (знака обслуживания), до следующих: «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные»;

- при сравнении заявленного обозначения на предмет сходства с противопоставленными товарными знаками важно учесть наличие в них иных словесных элементов «PROJECT», «Объединение», «Многопрофильный сервисный центр», удлиняющих звуковой ряд, влияющих на визуальное и семантическое восприятие обозначений в целом;

- практика рассмотрения аналогичных ситуаций показывает возможность прийти к выводу об отсутствии сходства в целом сравниваемых обозначений;

- потребители принципиально по-разному воспринимают обозначения, написанные символами разных алфавитов (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020);

- заявленное обозначение стилизовано, словесные элементы выполнены авторским шрифтом, в обозначении присутствует изобразительный элемент «» и индивидуальное цветовое решение, не повторяющее цветовую гамму ни одного из противопоставленных ему товарных знаков;

- наличие множества зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «МАСТЕР» / «MASTER» (например, регистрации №№ 572321, 554557, 149681, 689289, 722307, 745317, 538328, 691046, 837587, 486469, 677292, 106075, 1652149, 1697588, 750935, 428429, 104771, 900159, 564719, 838319, 761359, 461717, 285294 и другие), позволяет говорить о высокой внимательности потребителей к подобным обозначениям и об отсутствии угрозы их смешения в глазах потребителей услуг;

- услуги заявителя относятся к области архитектуры, требуют определенной квалификации и знаний от исполнителя, не являются быстровыполнимыми, в связи с чем потребитель особенно внимателен к их качеству, а также в выборе лица, оказывающего такие услуги;

- заявитель зарекомендовал себя на рынке испрашиваемых услуг за более чем 17 лет деятельности в этой области;

- ни один из правообладателей противопоставленных товарных знаков не оказывает испрашиваемых заявителем услуг, ни один товарный знак не зарегистрирован для услуг в области архитектуры, имеющих определенную специфику, цель, назначение и круг потребителей;

- ряд противопоставленных товарных знаков принадлежит компаниям, проходящим процедуру банкротства;

- с 2005 года заявителем (https://masterproject.pro/) используется фирменное наименование «Мастер проект», ставшее за столь длительный срок знакомым потребителям, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака очень важна для заявителя;

- заявителем были поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 707990, 577802 в связи с нарушением исключительных прав на фирменное наименование;

- товарный знак по свидетельству № 181716 не используется правообладателем в отношении однородных услуг, в связи с чем заявитель направил в его адрес досудебную претензию в соответствии со статьей 1486 Кодекса и намерен обратиться в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим исковым заявлением.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение от 15.02.2023 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2021772765, зарегистрировать знак обслуживания для части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные».

Заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка сведений о заявке № 2021772765;

2. распечатки сведений о противопоставленных регистрациях;

3. копия уведомления от 15.07.2022 по заявке № 2021772765;

4. копия ответа заявителя на уведомление от 15.07.2022;

5. копия оспариваемого решения.

В период рассмотрения возражения заявителем было представлено ходатайство о приостановлении рассмотрения спора в связи с тем, что в отношении противопоставленных в рамках экспертизы заявки № 2021772765 товарных знаков по свидетельствам №№ 707990, 573248, 577802, 572631 заявителем поданы возражения против предоставления им правовой охраны.

Рассмотрев представленное заявителем ходатайство на заседании от 27.07.2023, коллегия пришла к выводу о его удовлетворении, поскольку решения в отношении указанных в ходатайстве возражений могут иметь значение для итогов рассмотрения возражения по заявке № 2021772765.

В отношении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 707990, 573248, 577802, 572631 Роспатентом приняты решения от 21.11.2023, в связи с чем 23.11.2023 рассмотрение спора по заявке № 2021772765 возобновлено.

Корреспонденцией, поступившей 22.11.2023, в материалы дела был представлен:

6. оригинал письменного согласия индивидуального предпринимателя Шилкина Александра Олеговича – правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 181716, согласно которому он не возражает против регистрации на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке № 2021772765 в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2021) поступления заявки № 2021772765 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. При этом признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из слов «MASTER» и «PROJECT», выполненных заглавными буквами латинского алфавита в одну строку, а также изобразительного элемента в форме прямоугольника, выполненного справа от словесных элементов. Правовая охрана испрашивается, согласно доводам возражения, в отношении сокращенного перечня услуг 42 класса МКТУ, а именно: «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные».

Анализ соответствия словесного элемента «PROJECT» заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «PROJECT» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет следующие значения: «проект, разработка» (https://translate.academic.ru//project/ru/).

Следует отметить, что слово «PROJECT» является распространенным и часто употребляется в русском языке как «проект», и в обычном его понятии трактуется, согласно словарю Ожегова (https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/), следующим образом:

1. Разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, устройства (проект здания, моста, проект реконструкции улицы, дипломный проект в техническом вузе);

2. Предварительный текст какого-нибудь документа (проект резолюции);

3. Замысел, план (заманчивый проект).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров / услуг. Обозначение может в отношении одних товаров / услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», архитектурный проект – архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора. При этом архитектурный объект – здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта.

Таким образом, услуги архитектурные, включая интерьерные решения, а также сопутствующие им консультации, могут быть отнесены к архитектурной деятельности.

Анализ приведенных выше словарных значений позволяет заключить, что слово «PROJECT» известно российскому потребителю в значениях, связанных с архитектурной деятельностью, к которой относятся услуги сокращенного заявителем перечня.

Таким образом, применительно к испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные» слово «PROJECT» является указанием на свойства и назначение услуг.

Доводов, касающихся несогласия заявителя с выводом о неохраноспособности элемента «PROJECT», возражение не содержит. Более того, в своем ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель отметил, что не возражает против указания элемента «PROJECT» в качестве неохраняемого.

С учетом вышеизложенного вывод оспариваемого решения о том, что словесный элемент «PROJECT» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным. Поскольку в композиции заявленного обозначения элемент «PROJECT» не доминирует, то возможным является его указание в качестве неохраняемого элемента товарного знака (знака обслуживания).

Согласно решению Роспатента от 15.02.2023, в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с товарными знаками «» по свидетельству № 707990, «» по свидетельству № 577802, «» по свидетельству № 572631, «» по свидетельству № 573248, «» по свидетельству № 539021, «» по свидетельству № 181716, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг с более ранними датами приоритета.

Основными доминирующими элементами заявленного обозначения, а также всех противопоставленных товарных знаков являются словесные элементы «МАСТЕРА», «МАСТЕР», «MASTER», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность каждого из названных обозначений в целом. Иные элементы обозначения «», а также противопоставленных комбинированных товарных знаков являются либо неохраняемыми (слова «PROJECT», «Многопрофильный сервисный центр», «Объединение», «Group»), либо второстепенными изобразительными элементами ( , , , ).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 707990, 577802, 572631, 573248, 539021, 181716, обусловлено фонетическим и семантическим тождеством / сходством входящих в их состав доминирующих элементов «МАСТЕРА» / «МАСТЕР» / «MASTER», где слово «МАСТЕРА» представляет собой форму множественного числа от слова «МАСЕР», а слово «MASTER» для российского потребителя воспринимается в значении его транслитерации «мастер», что подтверждается судебной практикой по вопросу оценки смыслового значения слов, выполненных в латинице (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017, решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2023 по делу № СИП-211/2023, от 11.04.2019 по делу № СИП-98/2019). Таким образом, в сопоставляемых обозначении и товарных знаков совпадает элемент, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Визуально сравниваемые обозначения имеют совпадение в написании большинства букв совпадающих слов («М», «А», «Т», «Е»), при этом отличаются исполнением иных элементов (при наличии). Вместе с тем признак общего зрительного восприятия не является определяющим и не приводит к заключению о несходстве обозначений в целом, поскольку при анализе сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). В данном случае установлено совпадение основного / единственного элемента каждого из обозначений по семантическому и фонетическому критериям, что обуславливает ассоциирование обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С учетом сказанного вывод оспариваемого решения о сходстве в целом заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 707990, 577802, 572631, 573248, 539021, 181716 является правомерным.

Довод заявителя о множестве зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «МАСТЕР» / «MASTER», не меняют указанный вывод, поскольку каждое обозначение уникально, и его охраноспособность оценивается исходя из конкретных обстоятельств, а правомерность регистрации любых иных товарных знаков не относится к предмету настоящего рассмотрения.

Что касается довода заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков и / или длительном использовании заявленном обозначении, то такие обстоятельства сами по себе не приводят к возможности регистрации заявленного обозначения. Вместе с тем заявителем сообщено о фактах, не известных в период проведения экспертизы заявленного обозначения и обуславливающих преодоление вышеназванных противопоставлений.

Так, при оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарного знака «» по свидетельству № 181716 следует принять во внимание оригинал письменного согласия индивидуального предпринимателя Шилкина Александра Олеговича (6), в соответствии с которым правообладатель товарного знака по свидетельству № 181716 не возражает против регистрации на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке № 2021772765 в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 181716 не является общеизвестным или коллективным товарным знаком. При этом в исполнении заявленного обозначения «» и товарного знака «» имеются отдельные фонетические и визуальные отличия. Таким образом, коллегия считает возможным учесть волеизъявление правообладателя товарного знака по свидетельству № 181716 и снять данное противопоставление как препятствующее регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарных знаков «» по свидетельству № 707990, «» по свидетельству № 577802, «» по свидетельству № 572631, «» по свидетельству № 573248 следует принять во внимание факт принятия Роспатентом решений от 21.11.2023 о признании предоставления правовой охраны указанным товарным знакам недействительным частично, что, наряду с сокращением заявителем испрашиваемого перечня услуг, меняет объем противопоставления.

Согласно возражению, заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения для услуг 42 класса МКТУ – «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные».

В свою очередь, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 707990 сохранена в отношении товаров и услуг 09, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, в том числе для следующих услуг 37 и 42 классов МКТУ: «установка, обслуживание и ремонт компьютеров, ноутбуков, оргтехники; установка и ремонт телефонов, мобильных устройств» (37 класс), «анализ компьютерных систем; аутсорсинг услуг в области информационных технологий; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; защита информационных систем от вирусов; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; проектирование компьютерных систем; услуги дистанционного резервного копирования данных» (42 класс).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 577802 сохранена в отношении товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, в том числе, для следующих услуг 37 класса МКТУ: «добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров».

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 572631, 573248 сохранена в отношении идентичного перечня услуг 35, 36, 37, 39, 42 и 45 классов МКТУ, в том числе, для следующих услуг 37 и 42 классов МКТУ: «добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров» (37 класс), «консультации в области информационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; предоставление поисковых средств для Интернета» (42 класс).

Сопоставление испрашиваемого заявителем перечня и услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 707990, 577802, 572631, 573248, показало, что они не однородны, поскольку испрашиваемые заявителем услуги относятся к архитектурной деятельности, включающей, в частности, создание архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для реконструкции. Такая деятельность по своей природе близка к строительной сфере, тесно с ней связана, но не относится к услугам в области программирования, обслуживания компьютерной и офисной техники (услуги 37 и 42 классов МКТУ регистрации № 707990, услуги 42 класса МКТУ регистраций №№ 572631, 573248) или добыче горно-рудных ископаемых (услуги 37 класса МКТУ регистраций №№ 577802, 572631, 573248), поскольку названные сферы деятельности имеют иные назначение, круг потребителей и условия оказания. Что касается карьерных работ, то они направлены на добычу различных видов ископаемых, таких как бутовый камень, щебень, гравий, песок и других (см. https://mash-xxl.info/page/109138186249020021132073033230024201234032241180/), следовательно, также имеют иные назначение, условия оказания и круг потребителей в сравнении с услугами, относящимися к архитектурной деятельности.

Заявленные услуги «консультации по вопросам архитектуры» и услуги «консультации в области информационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов» противопоставленных регистраций №№ 572631, 573248 имеют общий вид (консультационные услуги), однако различаются родовой принадлежностью (архитектурная деятельность и деятельность в области информационных технологий (IT)), назначением, областью оказания, кругом потребителей, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

Таким образом, сравниваемые услуги не являются однородными, в связи с чем не усматривается вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении испрашиваемого заявителем перечня услуг 42 класса МКТУ.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарного знака «» по свидетельству № 539021 коллегией учтено, что заявитель сократил первоначально заявленный перечень, исключив из него услуги, связанные с техническими исследованиями и IT-технологиями.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак охраняется в отношении таких услуг 42 класса МКТУ, как «разработка компьютерного программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая».

Услуга «разработка компьютерного программного обеспечения» относится к услугам в области программирования. Разработка программного обеспечения представляет собой набор действий, результатом выполнения которых являются программные средства. Разработка программного обеспечения может включать в себя новую разработку, модификацию, многократное использование, перепроектирование или любое другое действие, требуемое для создания программных средств (см., например, ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию»).

«Экспертиза инженерно-техническая» представляет собой исследование уже созданных сооружений, механизмов, инженерных сетей и конструкций, а также сопутствующей их создание документации. Такое исследование проводят компетентные специалисты по поручению заинтересованных лиц или суда. Назначение этой услуги сводится к подтверждению исправности / неисправности, механизмов, инженерных сетей и конструкций, в то время как заявленные услуги, хотя и относятся к технической области, представляют собой деятельность по разработке и созданию архитектурного объекта. Сопоставляемые услуги могут иметь общий круг потребителей, однако они отличаются по виду, назначению и условиям оказания, не являются взаимозаменяемыми. При этом именно критерий назначения при оценке однородности услуг признается определяющим, поскольку услуги, оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть причислены к однородным.

Таким образом, испрашиваемые в возражении услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные» не являются однородными услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 707990, 577802, 572631, 573248, 539021, следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых в возражении услуг в связи с противопоставлением указанных товарных знаков у коллегии не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2023, отменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021772765.