Обозначение «» по заявке № 2019750471 с приоритетом от 08.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019750471 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенный в состав заявленного обозначения элемент «D3» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую букву «D», не имеющую словесного характера и цифру «3», не имеющую характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что использование в составе заявленного обозначения простой геометрической фигуры – параллелограмма, качественно не изменяет восприятие заявленного обозначения в целом, как элемента «D3».

Таким образом, поскольку неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения элемент «D3» (витамин D3 – жирорастворимое вещество, образуемое в коже из 7- дегидрохолестерина под действием ультрафиолетовых лучей, которое соединяется с витамин D-связывающим белком и в дальнейшем транспортируется в печень, почки через кровь (см. Интернет: https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-d3/; https://vitaminic.ru/vitaminy-i-mineraly/vitamin-d3 и др.), не обладающий различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ (например: «витамины для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов», данный перечень не является исчерпывающим), товаров 03 класса МКТУ (например: «кремы косметические; масла косметические», данный перечень не является исчерпывающим), товаров 04 класса МКТУ (а именно «масло подсолнечное для промышленных целей»), товаров 05 класса МКТУ (например: «добавки витаминные в виде пластырей; препараты витаминные», данный перечень не является исчерпывающим), товаров 29 класса МКТУ (например: «желток яичный; масло подсолнечное пищевое; молоко», данный перечень не является исчерпывающим), товаров 30 класса МКТУ (например: «напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные», данный перечень не является исчерпывающим), товаров 31 класса МКТУ (например: «корма для животных; лосось живой», данный перечень не является исчерпывающим), поскольку указывает на их вид и состав (свойства), а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой и продажей, услуг 42 класса МКТУ (например, таких как: «анализ химический; исследования в области биологии»), услуг 44 класса МКТУ (например, таких как: «консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями»), поскольку указывает на их назначение.

Помимо прочего, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «D3» сходен до степени смешения:

- с серией товарных знаков «», «», «», «», «», «» (св-ва №№625630, 628622, 625629, 625628 - приоритет от 15.09.2016; св-во №601797 - приоритет от 18.11.2015; св-во №482750 - приоритет от 23.01.2012), зарегистрированных на имя компании «НИКОН КОРПОРЕЙШН», 2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.12.2021 возражении на решение Роспатента, а также дополнениях к нему, заявителем были изложены доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №782445, правовая охрана которого действует в отношении товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25 28, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, который должен учитываться экспертизой при вынесении решения;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- заявитель принял решение уточнить количество классов МКТУ, которые указаны в заявке № 2019750471, а именно:

09 класс МКТУ - вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами];

12 класс МКТУ - вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные;

16 класс МКТУ - карточки;

24 класс МКТУ - баннеры текстильные или пластиковые;

35 класс МКТУ - реклама;

39 класс МКТУ - информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения;

- заявленные изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Запрос № УД-27-24198/22 и ответ Службы движения об информации по пассажиропотоку на всех линиях метрополитена, за период с момента начала реализации проекта МЦД;

2. Запрос № УД-27-23486/22 от 17.02.2022 и ответ Службы Московских центральных диаметров о пассажиропотоках на МЦД;

3. Запрос № УД-27-23482/22 от 17.02.2022 и ответ Службы не билетных доходов о предоставлении сведений по рекламно-информационным кампаниям за 2018-2020 гг. на инфраструктуре метрополитена, посвященным Московским центральным диаметрам с использованием логотипов диаметров D1-D5 (в части, касающейся Службы не билетных доходов).

4. Запрос № УД-27-23487/22 и ответ Службы пассажирских сервисов о предоставлении сведений о выполнении поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 03.09.2018 № 17-17-428/8 по вопросу содействия в рекламно-информационной кампании с разъяснением всех преимуществ Московских центральных диаметров (в рамках контракта на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции для ГУП «Московский метрополитен» № 927535 от 17.04.18 с ООО «Промтрейдинг»).

5. Распечатки материалов, размещенных в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншоты), посвященным Московским центральным диаметрам с использованием логотипов диаметров D1-D5;

6. Публикации в СМИ;

7. Презентации из открытых источников;

8. Визуальное обозначение станций, маркированных обозначениями МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 (есть на всех станциях).

9. Письмо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

10. Сведения о поручении Президента Российской Федерации касательно «Развития диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла».

Коллегии были представлены дополнительные материалы о различительной способности, ответ заявителя на уведомление экспертизы:

11. Скриншоты Интернет-страниц: https://stroi.mos.ru/moskovskiie-tsientral-nyie-diamietry-stroi_mos, https://mcd.mosmetro.ru/;

12. Приказ начальника ГУП «Московский метрополитен» о введении в действие альбома «Графический дизайн и конструктивные решения элементов навигации в метрополитене Версия 2.2»;

13. Выдержка из альбома «Графический дизайн и конструктивные решения элементов навигации в метрополитене Версия 2.2»;

14. Схема линий Московского метрополитена;

15. Копии решения Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-179887/19, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 по делу № А40-179887/19.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (08.10.2019) поступления заявки №2019750471 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019750471 заявлено изобразительное обозначение «», состоящее из элемента в виде параллелограмма оранжевого цвета с округленными углами, на фоне которого в оригинальной графической манере изображены латинская буква «D» и цифра «3» в белом цвете. Заявленное обозначение выполнено в оранжевом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами];

12 класс МКТУ - вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные;

16 класс МКТУ - карточки;

24 класс МКТУ - баннеры текстильные или пластиковые;

35 класс МКТУ - реклама;

39 класс МКТУ - информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения.

В решении Роспатента от 19.08.2021 указано, что элементы «D3» заявленного обозначения «» являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 29, 30, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ, поскольку воспринимаются в значении наименования витамина «D3».

Ввиду того, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров и услуг, а именно, исключены позиции товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 29, 30, 31, 42, 44 классов МКТУ, то основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в этой части могут быть сняты.

Что касается испрашиваемых заявителем услуг 35 класса МКТУ «реклама», то коллегия считает, что заявленное обозначение для данных услуг будет являться фантазийным, в силу чего не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 19.08.2021 содержит основание для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов:

- простая буква «D», не имеющая словесного характера и цифра «3», не имеющая характерного графического исполнения;

- простая геометрическая фигура (параллелограмм).

Анализ заявленного обозначения «» показал, что оно состоит из нескольких оригинальных элементов, а именно: параллелограмма с округленными углами оранжевого цвета, который выступает контрастным фоном для расположенных внутри него латинской буквы «D», выполненной в оригинальной манере с выступающими засечками, и цифры «3».

Вышеописанные элементы образуют многокомпонентную оригинальную композицию в цветном исполнении, которая формирует в сознании потребителя самостоятельный цельный образ, способный идентифицировать товары и услуги, отличать одного производителя (лица оказывающего услуги) от другого.

Таким образом, заявленное обозначение образует композицию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из неохраноспособных элементов и образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией были изучены представленные заявителем документы (1-15) из которых следует, что заявленное обозначение представляет собой хорошо знакомый российскому потребителю логотип одного из Московских центральных диаметров (МЦД).

Согласно письму Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (9) при поддержке Правительства Москвы, Правительства Московской области Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД» и АО «Центральная ППК» 21 ноября 2019 года был запущен проект Московские центральные диаметры (МЦД) и было дано поручение «зарегистрировать в качестве товарных знаков логотип МЦД, а также логотипы диаметров D1-D5 с указанием ГУП «Московский метрополитен» в качестве правообладателя.

Заявленное обозначение «» является названием одного из Московских центральных диаметров, которые насчитывают 25 станций, данное обозначение используется на навигационных указателях остановочных пунктов, на транспортных картах (картах-брелоках), информационных стендах.

Согласно сведениями (3-5) заявитель проводил рекламные и информационные кампании, в рекламно-информационных материалах размещались изображения логотипов диаметров, в том числе, обозначение «». Были организованы следующие мероприятия, в которых представлено обозначение «»:

- изготовлены информационные плакаты формата А1 в количестве 170 штук для размещения в рамках с системой клик профиль на станциях метрополитена;

- изготовлены стакеры в количестве 7050 штук для размещения в подвижном составе;

- изготовлены листовки в количестве 50 000 штук и переданы доверенному лицу Отдела «Справочная метрополитена» для размещения на стойках «Живое общение».

Также коллегией был учтён тот факт, что заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №782445 в отношении товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25 28, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, включающего идентичный элемент – параллелограмм, который положен в основу остальных знаков заявителя: «» по заявке №2019750466, «» по заявке №2019750468, «» по заявке №2019750471, «» по заявке №2019750474, «» по заявке №2019750476, используемых совместно в проекте «Московские центральные диаметры».

Таким образом, представленные материалы демонстрируют приобретённую различительную способность заявленного обозначения «» в отношении испрашиваемых товаров и услуг, связанных непосредственно с транспортным сообщением, сопутствующими ему товарами и услугами. Следовательно, заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки: «» по свидетельству №625630 [1] , «» по свидетельству №628622 [2], «» по свидетельству №625629 [3], «» по свидетельству №625628 [4], «» по свидетельству № 601797 [5)] «» по свидетельству №482750 [6]. Противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно сведениям из Открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания срок действия правовой охраны товарного знака [6] истек 23.01.2022, в связи с чем, данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию несут элементы «D3» именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь, а в противопоставленных знаках [1-5] такими элементами являются «D9», «D8», «D7», «D6», «D5», которые являются единственными элементами обозначений.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что сравниваемые обозначения представляют собой короткие обозначения, состоящие из буквы и цифры, являются тождественными в части включения одного и того же элемента «D». При этом, следует отметить, что поскольку противопоставленные товарные знаки [1-5] образуют серию товарных знаков одного производителя, то существует высокая вероятность восприятия заявленного обозначения в качестве продолжения данной серии знаков. Таким образом, коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» представляют собой пластиковые карты со встроенной микросхемой, которая является носителем информации. В большинстве случаев смарт-карты и карты с магнитным носителем содержат микропроцессор и/или операционную систему, управляющую устройством и контролирующую доступ к объектам в его памяти. Одно из назначений данных товаров — одно- и двухфакторная аутентификация пользователей, хранение ключевой информации и проведение криптографических операций в доверенной среде.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся» относятся к светящимся знакам и вывескам идентификационным (где: светящиеся вывески и знаки имеют назначение указательное и привлечение внимания).

Противопоставленные товары 09 класса МКТУ «фотокамеры; цифровые фотокамеры; перезаряжаемые батареи/аккумуляторные батареи для фотокамер и цифровых фотокамер; устройства зарядные для батарей/аккумуляторных батарей для фотокамер и цифровых фотокамер; ремни/ремешки для фотокамер и цифровых фотокамер; крышки для корпусов фотокамер; заглушки для гнезда с прямым электрическим контактом на фотокамере для внешней вспышки или другого аксессуара/принадлежности; программное обеспечение для компьютеров; объективы для фотокамер; крышки объективов; крышки окуляров; наглазники; USB-кабели; аудио-видеокабели; крышки защитные/чехлы для жидкокристаллических мониторов/дисплеев; окуляры; кабельные зажимы для USB-кабелей; ферритовые сердечники; крышки блока разъемов для кабелей со стереоминиразъемами; крышки для батарейных отсеков; инструкции по эксплуатации для фотографических аппаратов и инструментов; загружаемые электронные публикации; чехлы/футляры для фотокамер и цифровых фотокамер», в отношении которых действуют знаки [1-4], товары 09 класса МКТУ «фотокамеры; цифровые фотокамеры; перезаряжаемые батареи/аккумуляторные батареи для фотокамер и цифровых фотокамер; устройства зарядные для батарей/аккумуляторных батарей для фотокамер и цифровых фотокамер; ремни/ремешки для фотокамер и цифровых фотокамер; крышки для корпусов фотокамер; заглушки для гнезда с прямым электрическим контактом на фотокамере для внешней вспышки или другого аксессуара/принадлежности; программное обеспечение для компьютеров; объективы для фотокамер; крышки объективов; крышки окуляров; наглазники; USB-кабели; аудио-видео кабели; крышки защитные/чехлы для жидкокристаллических мониторов/дисплеев; окуляры; кабельные зажимы для USB-кабелей; ферритовые сердечники; крышки блока разъемов для кабелей со стерео миниразъемами; крышки для батарейных отсеков; инструкции по эксплуатации для аппаратов и инструментов фотографических, включенные в 09 класс; публикации электронные, загружаемые», в отношении которых действует знак [5] относятся к фото, аудио и видео цифровой аппаратуре (где: данная аппаратура предназначена для создания фотографий, передачи аудио и видео информации) их комплектующим, а также программному обеспечению для компьютеров.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку представляют собой разного рода товары, которые имеют разное назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, поскольку оно не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]», товаров 12 класса МКТУ «вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные»; товаров 16 класса МКТУ «карточки»; товаров 24 класса МКТУ «баннеры текстильные или пластиковые»; услуг 35 класса МКТУ «реклама»; услуг 39 класса МКТУ «информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения», так как соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2021, отменить решение Роспатента 19.08.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750471.