Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «SWEETFILL» по заявке №2017737360 с приоритетом от 11.09.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2018 за №678227 на имя Бутакова Константина Александровича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678227 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак «SWEETFILL» тождественен коммерческому обозначению, которое на протяжении длительного времени использует в своей деятельности по изготовлению и продаже сиропов лицо, подавшее возражение - Индивидуальный предприниматель Давыденко Н.Ю.;

- для начала коммерческой деятельности по производству сиропов лицом, подавшим возражение, 25.09.2012 было зарегистрировано доменное имя SWEETFILL.RU, которое повторяет обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №678227, при этом на момент регистрации сайта данное обозначение никем не использовалось и не применялось;

- начиная с 2012 года лицом, подавшим возражение, были заключены, а затем продлевались: договор об оказании организационно-технических услуг (аренды помещения) с ФГУП НПО «Гидротрубопровод», договор аренды помещения для размещения производственного оборудования с АО «Финансовый брокер», договоры с поставщиками оборудования для производства сиропов - ООО «НПО «Агромаш», ООО «НПП РУСМЕТ», ООО «ПромТоргОборудование», ООО «Техкомсервис», ООО «Сорокин-Экспорт», были закуплены котлы для варки сиропов, купажные емкости, линия для розлива готовых сиропов и прочее оборудование;

- лицо, подавшее возражение, 30 октября 2012 года заключило договор с ООО «Сертификация Сервис» об организации сертификационных услуг на продукцию (сиропы) «SWEETFILL» собственного производства;

- были заключены договоры с поставщиками сахара, ароматизаторов, стеклотары, колпачков;

- для лица, подавшего возражение, по договору от 29.11.2013 с ЗАО «Интерфлексо М» изготавливалась упаковочная тара с логотипом «SWEETFILL», кроме того, были разработаны этикетки для маркировки сиропов по договорам с ООО «Глосс Лейбл Трейд», ОАО «Флексо Принт», и заключен договор на изготовление полиграфической продукции с ИП Хорошкевич;

- периодически оплачивалась реклама на Яндекс;

- 15 августа 2014 года было оформлено свидетельство EANCODE на штрих-коды, которые присваиваются наименованию «SWEETFILL»;

- после получения декларации соответствия на продукцию (сиропы) лицо, подавшее возражение, начало вводить в гражданский оборот продукцию, относящиеся к 32 классу МКТУ, и маркировать их обозначением «SWEETFILL»;

- в декабре 2012 года был заключены первые договоры поставки продукции, согласно которым сиропы «SWEETFILL» отгружались покупателям в Ярославскую, Волгоградскую, Владимирскую, Московскую области, Красноярск, Мурманск, Тамбов, Краснодар, Москву, Башкортостан, Белгород, Смоленск, Волгоград, Калмыкию, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города и области Российской Федерации;

- в 2016 году по договору с ООО «ЭкспертСервис» была проведена оценка рыночной стоимости оборудования для производства сиропов, принадлежащего лицу, подавшему возражение;

- вышеуказанные обстоятельства подтверждены документами, приложенными к возражению, которые свидетельствуют о том, что ИП Давыденко Н.Ю. был создан имущественный комплекс, имеющий производственное назначение в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса для ведения предпринимательской деятельности под коммерческим обозначением «SWEETFILL»;

- с 2015 года до настоящего времени производство и продажу сиропов «SWEETFILL» продолжает ООО «СВИТ ФИЛЛ», учредителем которого является лицо, подавшее возражение;

- в 2016 году был заключен договор аренды оборудования между лицом, подавшим возражение, и ООО «СВИТ ФИЛЛ»;

- с 2016 года ООО «СВИТ ФИЛЛ» были заключены: договор на оказание организационно-технических услуг с ФГУП НПО «Гидротрубопровод», договор аренды с АО «Финансовый брокер», договор субаренды нежилого помещения с ООО «УК Ривьера», договоры с поставщиками: сахарного песка, ароматики, гофрокоробов, этикеток, колпачков, стеклобутылок, пластиковых бутылок, фартука и нашивок, договор на изготовление рекламных буклетов;

- с 2016 года по настоящее время ООО «Первая экспедиционная компания» на регулярной основе оказывает транспортно-экспедиционные услуги ООО «СВИТ ФИЛЛ» для отправки сиропов «SWEETFILL» по России и ближнему зарубежью, кроме того, заключен договор на доставку сиропов по Москве и Московской области;

- с 2016 года периодически оплачивается размещение рекламных материалов через ООО «Яндекс»;

- еженедельно с 2016 года ООО «СВИТ ФИЛЛ» производит отгрузки готовой продукции (сиропов) покупателям по всей России и ближнему зарубежью: ЯМАО, Новосибирск, Архангельскую обл., Красноярск, Ростов-на Дону, Тамбов, Санкт-Петербург, Калмыкию, Екатеринбург, Пермь, Мурманск, Московскую обл., Москву, Белгород, Раменское, Нижний Новгород, Казахстан, Азербайджан, Республику Беларусь, Воронеж, Псков, Волгоград, Омск, Башкортостан, Владимирскую область;

- в результате деятельности лица, подавшего возражение, а с 2015 года в результате деятельности ООО «СВИТ ФИЛЛ» по производству, рекламе и продаже сахарных сиропов обозначение «SWEETFILL» приобрело широкую известность среди таких потребителей сиропов как кафе, бары, рестораны, а также среди производителей газированных напитков для домашнего использования;

- в подтверждение известности обозначения «SWEETFILL» лицом, подавшим возражение, представлены сведения о публикации в средствах массовой информации, в частности, на телеканалах «Едим ТВ», «Москва 24», в социальных сетях ВКонтакте, Instagram;

- в журнале «Бизнес столицы», который предназначен для распространения на выставках: WORLD FOOD Moscow (сентябрь 2018г.), «Агропродмаш» (2018г.), «ПИР» (сентябрь 2018г.), Международная специализированная выставка «Импортозамещение» (2018г.), «Продэкспо» (февраль 2019г.), «ГОСЗАКАЗ - за честные закупки» (апрель 2019г.), было размещено интервью с Давыденко Н.Ю., где он рассказывал о производстве сиропов «SWEETFILL»;

- по запросу в поисковой системе Яндекс обозначение «SWEETFILL» выходит на первую страницу как коммерческое наименование сиропа, а на следующих страницах поиска – в качестве названия компании - производителя сиропов, что говорит о популярности и устойчивой ассоциации у потребителя обозначения «SWEETFILL» не только в качестве названия сиропа, но и в качестве названия компании - производителя сиропов;

- информация о товарах ООО «СВИТ ФИЛЛ» размещалась, в частности, на канале блогера Василия Захарова на YouTube, который насчитывает 7000 подписчиков, кроме того, 25 мая 2013 году на форуме обсуждения вопросов вендинга infovend.ru создана тема «Сиропы Sweetfill» для обсуждения посетителями. Кол-во посетителей форума 33753 человек. В обсуждении и просмотре темы «Сиропы Sweetfill» участвовало 17717 человек, последнее сообщение по этой теме было размещено 03.07.2018;

- на сайте alcofan.com компания-производитель сиропов Sweetfill представлена, как информационный партнер. По данным https://a.pr-cy.ru «анализы сайтов», сайт alcofan.com в год насчитывает порядка 43 254 480 просмотров;

- в 2014-2015 годах лицо, подавшее возражение, принимало участие в выставке ВЕНДЭКСПО совместно с ЗАО «Автоматпроизводство» https://www.vendingexpo.ru/;

- информация о сиропах «SWEETFILL» и их производителе ООО «СВИТ ФИЛЛ» представлена на сайтах в сети Интернет, в частности, сайте каталога оптовых поставщиков «KASSOT.COM», на сайте «ОПТОМ 365 все поставщики», на сайте «TradeDir.ru», на сайте сети региональных бизнес порталов «RegTorg.ru», в каталоге «Русский союз», на сайтах otzovik.com, irecommend.ru, и пр.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что вышеуказанные обстоятельства доказывают возникновение у потребителя стойкой ассоциативной связи между сиропами «SWEETFILL» и ООО «СВИТ ФИЛЛ» как производителя этих сиропов.

В возражении также отмечено, что «…Ввиду того, что наименование «SWEETFILL», начало использоваться ИП Давыденко Н.Ю. для производства и продажи сиропов … раньше регистрации наименования «SWEETFILL» на Бутакова К.А., ИП Давыденко Н.Ю. имеет исключительное право на использование наименования «SWEETFILL». В том случае, если правообладатель Бутаков К.А. начнет применять для своей деятельности наименование «SWEETFILL», это введет в заблуждение потребителей сиропов «SWEETFILL» и контрагентов, а также нанесет ущерб репутации ООО «СВИТ ФИЛЛ»».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «SWEETFILL» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя сиропов в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678227 недействительным в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Справка о праве администрирования доменного имени SWEETFILL.RU;

2. Договоры об оказании организационно-технических услуг между ФГУП НПО «Гидротрубопровод» (Исполнитель) и ИП Давыденко (Заказчик) с 2012 по 2015 годы, дополнительные соглашения №1,3 к договору об оказании организационно-технических услуг №ОТУ 15/12 от 01.08.2012 с ФГУП НПО «Гидротрубопровод», акты об оказании услуг по организации производственного участка с августа 2012г. - по октябрь 2015г.;

3. Договор аренды нежилого помещения между АО «Финансовый брокер» (Арендодатель) и ИП Давыденко Н.Ю. (Арендатор) с 2015г. по 2016г., акты об оказании услуг по аренде нежилых помещений за январь – март 2016г.;

4. Договор изготовления и поставки оборудования №4110 от 14.01.2013 между ООО «НПО «Агромаш» (Продавец) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель), накладная №267 от 14.05.2013;

5. Договоры между ООО «Техкомсервис» (Продавец) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) с 2012 г. по 2017 г. на передачу оборудования, накладные к договорам №129 от 17.06.2012, №56 от 07.04.2014, №33 от 26.06.2017;

6. Договор №ПТО-41 от 26.07.2012 ООО «ПромТоргОборудование» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Заказчик) на поставку оборудования, накладная № 203 от 18.09.2012;

7. Договор поставки №43 от 06.08.2013 между ООО «Сорокин-Экспорт» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель), накладные №13 от 25.04.2014, №7 от 14.02.2015;

8. Договор №31/14 от 02.10.2014 между ООО «НПП РУСМЕТ» (Исполнитель) и ИП Давыденко Н.Ю. (Заказчик) на поставку емкостей, накладные №1467 от 28.10.2014, №1690 от 05.12.2014;

9. Договор №30/10-2012 от 30 октября 2012 г. об организации сертификационных услуг между ООО «Сертификация Сервис» (Исполнитель) и ИП Давыденко (Заказчик), декларации соответствия;

10. Договор №17/09-12 от 17.09.2012 между ООО «ТД Бакалейщик» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) на поставку сахара, накладные №6588 от 21.12.2012, №4344 от 21.09.2012;

11. Договор №ТД 106/2013 от 12.07.13 между ООО «ТД Атентус» (Продавец) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) на поставку сахара, накладные за 2013 – 2016 годы;

12. Договоры поставки между ООО «СТМ» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) с 2012 по 2016 годы на поставку ароматизаторов, накладные за 2012 – 2016 годы;

13. Договоры поставки (стеклянных бутылок) между ООО «ВЦТ» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) с 2014 по 2016 годы, счета-фактуры за 2014 – 2016 годы;

14. Договоры поставки товара (ароматизаторов) №32378 между ООО «Дѐлер НФ и БИ» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) с 2012 по 2016 годы, товарные накладные за 2012 – 2016 годы;

15. Накладная (поставка колпачков) ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК» №4968 от 25.12.2014, счет-фактура №5101 от 28.10.2015;

16. Договор на изготовление гофротары между ЗАО «Интерфлексо М» (Поставщик) и ИП Давыденко Н.Ю. (Покупатель) с 2013 по 2016 годы, товарные накладные за 2014 - 2016 годы;

17. Договор на изготовление этикеток №14 от 01 августа 2013г. с ООО «Глосс Лейбл Трейд» (Поставщик), накладная №9 от 20.08.2013;

18. Договор №18/1530 от 08.09.2014 между ОАО «Флексо Принт» (Исполнитель) и ИП Давыденко Н.Ю. (Заказчик) на изготовление печатной продукции, накладные за 2014 – 2015 годы;

19. Договор 2/11/16 от 07.11.2016 г. на оказание полиграфических услуг между ИП Давыденко Н.Ю. (Заказчик) и ИП Хорошкевич А.В. (Исполнитель), накладная от 14.11.2016, буклеты;

20. Яндекс - Акт об оказанных услугах от 30.11.2015 и от 15.12.2015;

21. Свидетельство на штрих-коды от 15 августа 2014 г.;

22. Договоры поставки, заключенные ИП Давыденко с покупателями №СА/15 от 01 декабря 2012 г., №СА/14 от 14 декабря 2012г., №СА/24 от 15.01.2014, №СТ-60 от 19.11.2015, №СА/55 от 18.06.2015, №СТ/57 от 26.10.2015, накладные к ним за 2012 – 2016 годы;

23. Договор от 2016 г. и акт выполненных работ с ООО «ЭкспертСервис» по оценке рыночной стоимости оборудования;

24. Договор об учреждении ООО «СВИТ ФИЛЛ» №1 от 27.11.2015;

25. Договор аренды оборудования №ИП-А/2 от 01.06.2016 между ИП Давыденко Н.Ю. (Арендодатель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Арендатор), акты за аренду оборудования за июль, декабрь 2016 г., май, октябрь 2017 г., январь, июль 2018 г., февраль 2019 г.;

26. Договоры об оказании организационно-технических услуг между ФГУП «НПО ГИДРОТРУБОПРОВОД» (Исполнитель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Заказчик) с 2016 по 2019 годы, акты с 2016 по 2019 годы;

27. Договор аренды нежилого помещения №10/16Р от 01.04.2016 между АО «Финансовый брокер» (Арендодатель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Арендатор), акты от 30.04.2016, от 31.07.2016, от 31.08.2016;

28. Договоры субаренды нежилого помещения между ООО «УК Ривьера» (Субарендодатель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Субарендатор) с 2016 по 2019 годы, акты за 2017 – 2019 годы;

29. Договоры между ООО «СВИТ ФИЛЛ» (покупатель) и ООО «ТД Атентус» (продавец) на поставку сахара-песка с 2016 по 2019 годы, накладные за 2016 – 2019 годы;

30. Договор поставки товара №44119 от 14.06.2016 между ООО «Дѐлер НФ и БИ» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель) с 2016 по 2019 годы, накладные за 2016 – 2019 годы;

31. Договор поставки между ООО «СТМ» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель) с 2016 по 2018 годы, накладные за 2016 - 2018 годы, договор поставки №56 между АО «Филинг» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель) от 20.11.2018, накладные №61 от 29.11.2018, №81 от 12.02.2019;

32. Договоры между ЗАО «Интерфлексо М» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель) на производство и поставку гофрокартона, накладные за 2016 – 2018 годы, счет-фактура №3822 от 17.12.2018;

33. Договор поставки №ОРО-24 (этикетки самоклеящиеся) от 27.11.2017 между ООО «ОРОпринт» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), этикетка, счета-фактуры №55 от 06.12.2017, №99 от 03.2018 г., №1052 от 04.12.2018;

34. Договор поставки №0911 от 09.11.2016 между ООО «Гллосс Лейбл» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), этикетка, накладные от 23.11.2016, от 30.12.2016, счета-фактуры от 01.06.2017, от 11.09.2017;

35. Договор №33 от 27.01.2017 между ООО «ЗУИ ТОКК» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), счета-фактуры №251 от 24.01.2017, №4813 от 19.09.2017, №4422 от 22.08.2018, №5291 от 02.10.2018;

36. Договор №60/1 от 12.09.2016 между ООО «ВЦТ» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), счет-фактуры №923 от 09.2013, №1355 от 29.12.2016 г., №40 от 27.01.2017 г., №82 от 17.02.2017;

37. Договор поставки №11 от 27.03.2017 между ООО «Владимир стекло» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), счет-фактуры №97 от 27.04.2017, №340 от 07.12.2017, №46 от 02.03.2018, №429 от 14.12.2018, №26 от 01.02.2019;

38. Договор поставки №75/16 от 27.04.2016 между ООО «ΜΕΓΑ ПЭТ» (Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Покупатель), накладные за 2016 - 2017 годы, счета-фактуры за 2017 – 2019 годы;

39. Товарная накладная №3-0424-1 от 24.04.2017 на поставку фартука (поставщик ИП Петров Н.М), акты №234 от 16.06.2017, №308 от 11.07.2017 (разработка программы для машинной вышивки, изготовление вышивок), исполнитель - ИП Садовник А.А., заказчик – ООО «СВИТ ФИЛЛ»;

40. Договор №3/11/2016 на оказание полиграфических услуг между ИП Хорошкевич А.В. (Исполнитель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Заказчик) от 23.11.2016, буклеты, накладные за 2016 – 2018 годы;

41. Акт от 15.06.2016 г. на оказание транспортно-экспедиционных услуг ООО «ПЭК», акты за 2016 - 2018 годы, счета-фактуры за 2019 г.;

42. Договор на грузоперевозки №4 от 03.05.2017 между ИП Гайдаш В.В.(Поставщик) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Заказчик), акты за 2017 – 2018 годы;

43. Поставщик ООО «Яндекс», акты об оказанных услугах и счета за 2016 – 2018 годы;

44. Документы на поставку товаров, в которых ООО «СВИТ ФИЛЛ» выступает в качестве поставщика (продавца): договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные за 2016 - 2019 годы;

45. Фото страниц на канале YouTube с записями выпусков Едим.ТВ;

46. Фото страницы Instagram;

47. Фото страницы Вконтакте;

48. Фото страницы в Журнале Бизнес столицы, http://www.bizstol.com/;

49. Фото страницы в поисковике Яндекс с результатом поиска наименования SWEETFILL;

50. Фото страницы на канале YouTube с записью передачи «Пищевая революция»: Газированные напитки на Канале Москва 24;

51. Договор возмездного оказания услуг между ИП Захаров В.А.(Исполнитель) и ООО «СВИТ ФИЛЛ» (Заказчик) от 14 августа 2017 г. по PR-сопровождению конкурса «МедиаБармен» в части организации распространения информации о товарах (работах, услугах) компании ООО «СВИТ ФИЛЛ», скриншоты страниц в сети Интернет с информацией о конкурсе;

52. Фото страницы форума infovend.ru;

53. Фото страницы сайта alcofan.com;

54. Фото страницы выставки ВЕНДЭКСПО 2015 , фото автоматов с наклейками SWEETFILL, накладные на покупку сиропов ООО Автоматпро для выставки, наклейка для автоматов газированной воды;

55. Фото страницы сайта Производителей сиропов в России;

56. Фото страницы на сайте каталога оптовых поставщиков KASSOT.COM;

57. Фото страницы на сайте ОПТОМ 365 все поставщики;

58. Фото страницы на сайте TradeDir.ru;

59. Фото страницы на сайте сети региональных бизнес порталов RegTorg.ru;

60. Фото страницы на сайте Каталог Русский союз – русский союз.рф;

61. Отзывы на сайтах otzovik.com, irecommend.ru.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 26.06.2019.

По мнению правообладателя, ни возражение, ни представленные документы не содержат каких-либо фактических оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве приведен анализ документов (1) – (61), приложенных к возражению в подтверждение содержащихся в нем доводов:

- представленные материалы (1) - (23) свидетельствуют об экономической деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством сиропов, при этом эти документы не дают оснований для обоснованного вывода о том, что в сознании российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «SWEETFILL», которым маркируются товары, включенные в перечень оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение, поскольку ни договоры на поставку сиропов для автоматов газводы, ни приложенные к ним накладные не содержат сведений о поставке товаров маркированных обозначением «SWEETFILL»;

- сведения о затратах на рекламу (20) также не свидетельствуют о рекламе товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL», при этом общий объем затрат на рекламу составляет 1117 (одна тысяча сто семнадцать) рублей 11 копеек, что свидетельствует о крайне малых рекламных затратах, поскольку, согласно сведений Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рынка интернет-рекламы за 2015 год составил 97 млрд. рублей;

- представленные материалы не содержат сведений о доли поставок товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL», произведенных лицом, подавшее возражение, в общем объеме производимых и реализуемых товаров на территории Российской Федерации, отсутствуют также какие-либо сведения о степени информированности потребителей, включая результаты социологического опроса, о товарах, маркированных обозначением «SWEETFILL», произведенных лицом, подавшим возражение, отсутствуют сведения о массовых публикациях в средствах массовой информации и сети Интернет о товарах, маркированных обозначением «SWEETFILL», произведенных лицом, подавшее возражение;

- представленные материалы (24) - (61) касаются деятельности не лица, подавшего возражение, а ООО «СВИТ ФИЛЛ» и свидетельствуют об экономической деятельности ООО «СВИТ ФИЛЛ», относящейся к производству сиропов, при этом они также не дают оснований для обоснованного вывода о том, что в сознании российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «SWEETFILL», которым маркируются товары, включенные в перечень оспариваемой регистрации, и ООО «СВИТ ФИЛЛ»;

- представленные сведения о затратах на рекламу (43) не свидетельствуют о рекламе произведенных ООО «СВИТ ФИЛЛ» товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL», при этом часть материалов относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а общий объем затрат на рекламу, подлежащий оценке в рамках рассмотрения данного возражения, составляет 29 814 рублей 78 копеек, что также свидетельствует о крайне малых рекламных затратах;

- представленные договоры (44) на поставку сиропов не содержат сведений о поставке товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL», а в товарных накладных (44) также отсутствуют сведения о поставке товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL», а указаны сиропы «Тархун», «Дюшес», «Барбарис», «Мохито», «Лимон-Лайм», «Экстра-ситро»;

- в отношении представленных материалов (45) - (47) невозможно установить связь между изображенными в них товарами, маркированными обозначением «SWEETFILL», и ООО «СВИТ ФИЛЛ», на части документов отсутствуют сведения о дате размещения информации, часть материалов относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- материалы (48), (49) относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в материалах (50)-(58) отсутствуют сведения о дате размещения информации, кроме того, в представленных материалах невозможно установить связь между изображенными товарами с обозначением «SWEETFILL» и их производителем в лице ООО «СВИТ ФИЛЛ», а также отсутствует информация о рейтинге телепередач и сведения о количестве просмотров, осуществленных потенциальными потребителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в приложении (59), (61) невозможно установить связь между сиропами Sweetfill в ассортименте с ООО «СВИТФИЛЛ», в приложении (60) размещена информация об ООО «СВИТ ФИЛЛ» как о производителе сиропов, кроме того, в приложении (61) также отсутствуют сведения о дате размещения информации.

По мнению правообладателя, в целом представленные документы (24) - (61) не могут объективно свидетельствовать о степени информированности российского потребителя о товарах, маркированных обозначением, воспроизводящем оспариваемый товарный знак, включенных в перечень оспариваемой регистрации, производителем которых является ООО «СВИТ ФИЛЛ».

В отзыве отмечено, что представленные материалы (1) - (61) свидетельствуют о том, что и лицо, подавшее возражение, и ООО «СВИТ ФИЛЛ» осуществляют одинаковую экономическую деятельность по производству сиропов, имеют сходный круг поставщиков и потребителей. Соответственно наличие двух различных производителей одной продукции не позволяет установить в сознании российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между обозначением «SWEETFILL», которым маркируются товары, включенные в перечень оспариваемой регистрации, и конкретным производителем товаров.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, не усматривается, что оно является владельцем предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «SWEETFILL».

Правообладатель также обращает внимание на то, что материалы (24) - (61), представленные лицом, подавшим возражение, относятся к деятельности ООО «СВИТ ФИЛЛ», а не к деятельности лица, подавшего возражения, поскольку возражение подано не от имени этого юридического лица, а от имени индивидуального предпринимателя Давыденко Николая Юрьевича.

В отзыве также приведена ссылка правообладателя на ранее представленные им сведения о его экономической деятельности по вводу в хозяйственный оборот продукции, маркированной товарным знаком «СВИТФИЛ» по свидетельству №402720 с приоритетом от 26.12.2008, правообладателем которого он является.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678227.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 678227 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678227 представляет собой словесное обозначение «SWEETFILL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров:

03 класс МКТУ - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

29 класс МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед.

31 класс МКТУ - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 класс МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 класс МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 класс МКТУ - табак; курительные принадлежности; спички.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Коллегия отмечает, что все материалы, представленные лицом, подавшим возражение, касаются только одного вида товара, включенного в перечень 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно сиропов, и не содержат сведений о других товарах, включенных в перечень 30, 32 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Способность товарного знака ввести в заблуждение потребителей не является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака, вызывая у него не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров, маркированных этим товарным знаком.

Сам по себе факт использования обозначения «Sweetfill», сходного c оспариваемым товарным знаком «SWEETFILL», до даты его приоритета лицом, подавшим возражение, или иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары 30 и 32 классов МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком «SWEETFILL», использовавшимся для маркировки этих товаров, и лицом, подавшим возражение – ИП Давыденко Н.Ю.

Вместе с тем, анализ материалов, приложенных к возражению, не дают оснований для обоснованного вывода о том, что в сознании российского потребителя на дату приоритета (11.09.2017) оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «SWEETFILL», которым маркируются товары, включенные в перечень оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение.

Довод лица, подавшего возражение (ИП Давыденко Н.Ю.), о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обоснован тем, что оно с 2012 года начало подготовку производственно-технической базы для производства сиропов, о чем свидетельствуют представленные договоры на поставку оборудования, расходных материалов и сырья для производства сиропов (4) – (8), (10) – (15), а после получения 14.11.2012 декларации соответствия (9) на продукцию (сиропы) начало вводить эту продукцию в гражданский оборот, в подтверждение чего были представлены договоры поставки с контрагентами и товаросопроводительные документы к ним (22).

Однако ни договоры поставки, заключенные лицом, подавшим возражение, в период с декабря 2012г. по ноябрь 2015г., ни приложенные к ним товарные накладные не содержат ссылок на обозначение «SWEETFILL». Предметом указанных договоров является товар «сиропы для автоматов газводы, систем «Постмикс», «Премикс» в ПЭТ таре 5л.». А в товарных накладных в качестве наименования товара указаны сиропы «Тархун», «Дюшес», «Барбарис», «Мохито», «Лимон-лайм», «Экстра-ситро», «Крем-сода», «Фейхоа», «Саяны», и т.п., что касается наименования «SWEETFILL», то в указанных документах оно отсутствует.

Представленные акты (20) об оказанных услугах (размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.Директ за ноябрь и декабрь 2015 года), которые ООО Яндекс оказал лицу, подавшему возражение, на сумму 1117 рублей 11 копеек, не могут свидетельствовать о значительных рекламных затратах. Кроме того, отсутствие самих рекламных материалов не позволяет оценить их содержание с точки зрения известности лица, подавшего возражение, в качестве производителя товаров, маркированных обозначением «SWEETFILL».

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, содержащих сведения об общем объеме поставок сиропов в период времени (с 2013 по 2015гг.), когда Давыденко Н.Ю. являлся производителем и поставщиком этих товаров, а также доли, которую занимали сиропы, поставленные лицом, подавшим возражение, в различные регионы Российской Федерации, в общем объеме однородной продукции в этот период времени. В отсутствие результатов социологического опроса, который мог бы объективно свидетельствовать о степени информированности потребителей о товарах, маркированных спорным обозначением «SWEETFILL», производителем которых являлся ИП Давыденко Н.Ю., коллегия не может признать массив представленных материалов (1) – (23) достаточным для обоснованного вывода о возникновении прочной ассоциативной связи между этим обозначением и лицом, подавшим возражение.

После заключения 27.11.2015 договора (24) об учреждении ООО «СВИТ ФИЛЛ» было создано юридическое лицо - ООО «СВИТ ФИЛЛ», одним из учредителей которого является лицо, подавшее возражение, с размером доли - 50%. Соответственно часть представленных документов (25) - (44), включая договоры поставки продукции, относятся к деятельности этого юридического лица, а не лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, договоры поставки (44) и приложенные к ним товаросопроводительные документы также не содержат сведений об обозначении «SWEETFILL». В договорах поставки указано, что наименование товара указывается в счетах, выставляемых поставщиком, а также в соответствующих накладных и(или) счетах-фактурах. Однако в накладных и счетах-фактурах также фигурируют такие товары как сиропы «Барбарис», «Тархун», «Дюшес», «Ваниль», «Клубника», «Кофе», «Лимон», «Глинтвейн» и т.п.

Согласно представленным документам, начиная с 2016 года и по настоящее время поставку сиропов осуществляет именно ООО «СВИТ ФИЛЛ». Именно это лицо, или некая «компания «Sweetfill» фигурирует в качестве производителя сиропов и в документах (45) – (61), приложенных к возражению в качестве подтверждения несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на участие в передачах на канале «Едим ТВ», которые выходят в эфир с 2017 года, насчитывающий 191 тыс. подписчиков (45), однако представленные материалы не позволяют связать между собой изображение товаров, маркированных обозначением «Sweetfill», с лицом, подавшим возражение (ИП Давыденко Н.Ю.). Сведения, содержащиеся на страницах социальных сетей (46) – (47) либо не содержат связи с лицом, подавшим возражение, либо ссылаются на некого производителя в лице компании «Sweetfill», либо не содержат сведений о дате размещения информации.

Ссылка на скриншоте страницы в журнале «Бизнес столицы» (48), где содержится интервью с Давыденко Н.Ю., относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака (дата выхода журнала - 07.09.2018).

На скриншотах страниц в поисковой системе Яндекс (49) содержатся ссылки на компанию «Sweetfill», кроме того, эта информация относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На скриншоте страницы YouTube с передачей «Пищевая революция». Газиованные напитки» на канале «Москва 24» (50) размещена фотография Николая Давыденко в качестве руководителя компании «Свитфилл», однако отсутствует дата размещения этой информации.

Договор (51) с ИП Захаровым В.А. по PR-сопровождению конкурса «МедиаБармен» был заключен ООО «СВИТ ФИЛЛ», что позволяет утверждать, что на этом конкурсе в качестве производителя сиропов «Sweetfill» рекламировалась компания ООО «СВИТ ФИЛЛ», а не лицо, подавшее возражение.

На скриншотах (52) – (53) страниц форума infovend.ru и сайта alcofan.com отсутствует информация о лице, подавшем возражение, а в качестве производителя сиропов указана компания «Sweetfill».

Информация (54), относящаяся к проведению выставки «VendExpo/ВЕНДЭКСПО 2015», не содержит ссылки на лицо, подавшее возражение, при этом приложенные фотографии и наклейка с обозначением «Sweetfill» никак не связаны с этой выставкой.

На страницах сайтов производителей сиропов в России (55), каталога оптовых поставщиков (56), «ОПТОМ 365» (57), «TradeDir.ru» (58) также фигурирует не лицо, подавшее возражение, а компания «СВИТ ФИЛЛ» или компания «Sweetfill», при этом отсутствует дата размещения информации.

Скриншот страницы сайта RegTorg.ru (59) не содержит информации о лице, подавшем возражение, также как и приложения (60) – (61).

Таким образом, материалы (45) – (61) не могут являться подтверждением довода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №678227 не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как вводящий в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных спорным товарным знаком.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Из материалов (3), представленных лицом, подавшим возражение, следует, что с октября 2015 года оно является арендатором нежилого помещения площадью 139,5 кв. метров, расположенных по адресу г. Раменское, Донинское шоссе, 4-й км., обеспеченного водоснабжением, электроснабжением, канализацией, теплоснабжением, вентиляцией и кондиционированием.

Однако отсутствуют документы (в том числе о размещении соответствующей вывески, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «SWEETFILL» в качестве названия производственного предприятия и его известность в пределах определенной территории), подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется коммерческое обозначение «SWEETFILL», совпадающее с оспариваемым товарным знаком.

Договоры (2), (4) – (8) касаются изготовления и поставки оборудования для производства сиропов, договоры (10) – (15) относятся к закупке расходных материалов (сахара, ароматизаторов, стеклотары, колпачков) для производства сиропов и упаковки готовой продукции. При этом указанные договоры и приложенные к ним накладные и акты не содержат ссылок на обозначение «SWEETFILL» в качестве коммерческого обозначения, предназначенного для индивидуализации предприятия по производству сиропов, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Что касается договоров (16) – (19), которые касаются производства гофротары, этикеток и изготовления печатной продукции, то коллегия отмечает, следующее.

Договор (16), предметом которого является производство и поставка гофрокартона, не содержит упоминания об обозначении «SWEETFILL», при этом никаких приложений к договору (дополнения или спецификации) не приложено. Эскиз, на котором изображено обозначение «Sweetfill», выполненное оригинальным шрифтом, не содержит привязки к этому договору в качестве приложения или дополнения, а в товарных накладных в качестве наименования товара указан «гофрокороб с логотипом» без указания самого логотипа, что не позволяет привязать указанный эскиз к этому договору.

В договорах (17) - (19) на изготовление этикеток и оказание полиграфических услуг обозначение «SWEETFILL» также не упоминается.

Что касается бланка согласования оригинал-макета №26 от 09 августа 2013 года, содержащего макеты этикеток, на которых присутствует обозначение «Sweetfill», то он не подписан менеджером, дизайнером и заказчиком и не имеет привязки к договору (17). Этикетка, содержащая словесные элементы «Сироп Чѐрная смородина», «Sweetfill», также никак не привязана к договору (17).

Рекламные буклеты, приложенные к договору (19), также не содержит исходящих данных, позволяющих привязать их к договору №2/11/2016 от 07 ноября 2016 года.

Коллегия также отмечает, что обозначение «Sweetfill», содержащееся в документах (16), (17) и (19), (61), используется для индивидуализации линейки товаров (сиропов), а не как коммерческое обозначение, т.е. обозначение, используемое для индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение.

Таким образом, совокупность представленных материалов не подтверждает доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678227 произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 678227.