Заявителем обозначения по заявке № 2005730189/50 с приоритетом от 24.11.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "НИКА-МЕД", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «на регистрацию представлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент знака представляет собой квадрат темно-красного цвета, поверх которого изображены наложенные одна на другую стилизованные буквы латинского алфавита «n» и «m», как начальные буквы от части фирменного наименования заявителя «НИКА-МЕД». Под квадратом темно-красного цвета размещено слово «НИКАМЕД», написанное в одно слово, образованное, также от части фирменного наименования заявителя «НИКА-МЕД».

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 10, 25, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки в следующем цветовом сочетании «темно-красный, серый, белый».

Решением экспертизы от 30.03.2007 было отказано в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении указанного перечня товаров и услуг по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 3 статьи 6 и 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «НИКОМЕД», «NYCOMED» и зарегистрированных в Российской Федерации на имя Никомед Фарма АС, Норвегия за № 102303, 135274 (срок действия регистраций продлен до 18.07.2010 и 11.07.2014), 212901, 320328, международной регистрации № 870802 с приоритетами от 18.07.1990, от 11.07.1994, 17.04.2000, 31.10.2005 и от 01.11.2005. Указанные знаки зарегистрированы для товаров 05, 10 классов МКТУ, однородных по отношению к товарам 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005730189/50. Данные товарные знаки на основании положения пункта 1 статьи 7 Закона препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 05 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, части товаров 10 класса МКТУ «банки медицинские, кресла зубоврачебные, мочеприемники [емкости для сбора мочи], подушки для медицинских целей, пояса медицинские, судна подкладные медицинские, сумки с наборами медицинских инструментов, суспензории, чемоданчики для медицинских инструментов, шины хирургические».

2. При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов, занимающих доминирующее положение.

3. При установлении однородности товаров и услуг учитывались их род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей, то есть признаки, обуславливающие возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю.

4. Заявленное обозначение «НИКАМЕД» совпадает с частью фирменного наименования норвежской компании «Никомед Фарма АС», занимающейся производством большого ассортимента фармацевтических препаратов и медицинской техники, который частично совпадает с заявленным перечнем товаров 05 и 10 классов МКТУ. Маркировка словом «НИКАМЕД» может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, так как заявителем является российская организация, а не иностранная компания (см. сайты сети Интернет на слово «НИКОМЕД», в Яndex представлено не менее 150 сайтов). Регистрация знака и использование заявителем обозначения «НИКАМЕД» способны ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

В возражении от 17.08.2007, а также в дополнении к нему, сделанному на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2008, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций № 102303, 135274, 212901, 320328, международной регистрации № 870802 может быть обобщен в качестве следующих категорий товаров «фармацевтические препараты, вещества, лечебные средства, гигиенические препараты для медицинских целей, ветеринарные препараты, рентгенологические вещества для медицинских целей, диетические вещества, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства». Заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ – это категория гигиенических изделий и хирургические ткани.

2. По мнению заявителя, «гигиенические препараты для медицинских целей» противопоставленных регистраций не являются однородными по отношению к заявленным товарам, относящимся к гигиеническим изделиям, поскольку «препарат» и «изделие» разные понятия в силу своей семантики. «Препарат» - это химический или фармацевтический продукт, изготовленный химическим путем и воздействующий химически. «Изделие»

- это сделанная вещь, действие которой основано на непосредственном и опосредованном воздействии (например, на мышцы). Заявленный товар 05 класса МКТУ «ткани хирургические» также не однороден по отношению к товарам противопоставленных регистраций, потому что имеет иное назначение - использование в хирургии (основной метод лечения – оперативное вмешательство).

3. Заявленные товары 10 класса МКТУ и товары 10 класса МКТУ противопоставленных знаков также не однородны между собой в силу полного родового (видового) их несовпадения.

4. Заявленные товары 05, 10 классов МКТУ и товары 05, 10 классов МКТУ противопоставленных регистраций не однородны вследствие различного рода (вида), способа изготовления конечного продукта, разного принципа действия, условий реализации, круга потребителей, назначения.

5. Товары 25 класса МКТУ, а также услуги 35 класса МКТУ отсутствуют в объеме притязаний противопоставленных регистраций. Таким образом, отказ в предоставлении заявленному обозначению правовой охраны в отношении товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ безоснователен.

6. Организация заявителя Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-МЕД» является торговой и производственной фирмой, работающей на рынке ортопедической продукции в промышленных центрах Российской Федерации. Организация основана в 1996 году. Информация о деятельности фирмы широко распространена в сети Интернет. За успешную деятельность организация заявителя награждена многочисленными наградами, дипломами, свидетельствами.

7. У норвежской фирмы, регистрации товарных знаков которой противопоставлены заявителю, и фирмы - заявителя различные области деятельности [химические препараты, фармацевтические вещества, хирургические инструменты, медицинские приборы и гигиеническая, ортопедическая продукция]. Организация заявителя образована и специализируется на производстве и продаже ортопедической продукции. Норвежская фирма осуществляет свою организацию на рынке фармацевтических препаратов, лечебных, дезинфицирующих и диетических средств, детского питания, хирургических и медицинских приборов и т.д. Таким образом, поскольку вид деятельности компаний различен, одновременное сосуществование не приведет к их пересечению на товарных рынках и не введет потребителя в заблуждение относительно произведенного товара и/или его производителя.

8. Словесный элемент заявленного обозначения образован от части фирменного наименования заявителя с объединением его имени в одно слово "НИКАМЕД". "НИКА" – указание на имя мифологической богини победы Ники, а "МЕД" - сокращение от общепринятого обозначения в медицине. Ударение в слове "НИКАМЕД" приходится на букву "Е".

9. Словесный элемент противопоставленных знаков «NYCOMED» и его русская транслитерация "НИКОМЕД" являются воспроизведением части фирменного наименования правообладателя этих знаков. Ударение в элементах «NYCOMED», "НИКОМЕД" приходится на второй слог, то есть на букву "О". Таким образом, сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически не сходны.

10. Заявитель корректирует первоначально заявленный перечень товаров и услуг по отношению к ортопедической и аналогичной ей продукции, являющейся основной продукцией заявителя, при этом 25 класс МКТУ заявитель оставляет без изменения.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- перечень сайтов сети Интернет, где упоминается организация заявителя на 2л.;

- диплом, свидетельства, сертификат о награждении организации заявителя на 4л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005730189/50 в отношении скорректированного перечня товаров 05, 10, услуг 35 классов МКТУ, при этом 25 класс МКТУ оставлен в первоначально заявленном объеме: 05 – подушечки мозольные, подушечки, используемые при кормлении грудью, пояса для гигиенических женских прокладок.

10 – бандажи для беременных, бандажи грыжевые, корсеты, матрацы ортопедические, наколенники ортопедические, обувь ортопедическая, ортопедические изделия, повязки гипсовые ортопедические, повязки для суставов ортопедические, подошвы для ортопедической обуви, подушки ортопедические, пояса ортопедические, супинаторы для ортопедической обуви; чулки эластичные, используемые при расширении вен, гольфы, колготки, носки эластичные, используемые при расширении вен.

25 – адсорбирующие пот чулки, белье нижнее, колготки, корсеты, майки, носки, трикотажные изделия (одежда), чулочные изделия, нижнее белье для беременных и кормящих женщин, одежда для беременных.

35 – агентства по импорту-экспорту ортопедических изделий, изучение рынка ортопедических изделий, демонстрация ортопедических товаров, продвижение ортопедических товаров (для третьих лиц), организация выставок ортопедических изделий в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов ортопедических изделий, систематизация информации об ортопедических изделиях в компьютерных базах данных, снабженческие услуги в отношении ортопедических изделий для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), ведение автоматизированных баз данных по ортопедическим изделиям, организация торговых ярмарок ортопедических изделий в коммерческих или рекламных целях, поиск информации по ортопедическим изделиям в компьютерных базах данных (для третьих лиц).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.11.2005) заявки № 2005730189/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных, согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв;

-алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание;

- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию товарный знак (1) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде квадрата, в центре которого размещены наложенные друг на друга стилизованные строчные буквы "n" "m". Под изобразительным элементом помещен словесный элемент "НИКАМЕД", исполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «темно-красный, серый, белый» в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг. Слово "НИКАМЕД" не имеет определенного смыслового значения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 320328 (2) является словесным, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 135274 (3) является комбинированным. Словесная часть знаков (2,3) представлена словом "НИКОМЕД", не имеющим смыслового значения, выполненным стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Изобразительная составляющая знака (3) представлена совокупностью фигур разной геометрической формы, при этом слово "НИКОМЕД" помещено от изображения справа.

Противопоставленные знаки по свидетельствам № 212901 (4), № 102303 (5) являются комбинированными, словесная часть которых представлена словом "NYCOMED", выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово "NYCOMED" не имеет определенного семантического значения. Изобразительный элемент знака (5) совпадает с изобразительным элементом знака (3). Изобразительный элемент знака (4) представляет собой прямоугольник с пересекающей его горизонтально линией. Правые верхний и нижний углы расположены со смещением относительно левых углов. По центру прямоугольника горизонтально помещен словесный элемент "NYCOMED".

Правовая охрана противопоставленных знаков (2-5) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 870802 (6) является словесным и представляет собой слово "NYCOMED", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее семантического значения. Правовая охрана знака (6) действует на территории Российской Федерации, в том числе для товаров 05 класса МКТУ "гигиенические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства" [produits hygieniques pour la medicine, emplatres, materiel pour pansements; desinfectants], для товаров 10 класса МКТУ "хирургические и медицинские аппараты и инструменты, материалы для наложения швов" [appareils et instruments chirurgicaux et medicaux, materiel de suture].

Основным доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков (2-6) являются элементы "НИКОМЕД" и "NYCOMED" соответственно, они занимают доминирующее пространственное положение в знаках, за счет чего на них акцентируется внимание потребителя и именно они легче запоминаются. При этом особо необходимо отметить, что противопоставленные знаки (2-6) образуют серию знаков, исключительные права на которые принадлежат одному лицу. Принимая во внимание доминирующее значение словесных элементов "НИКОМЕД" и "NYCOMED" в противопоставленных знаках (2-6) при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов "НИКАМЕД", "НИКОМЕД" и "NYCOMED".

Сопоставительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-6) показал следующее.

Анализ сравниваемых словесных компонентов показал одинаковое количество слогов (три), совпадение шести звуков ("н", "и", "к", "м", "е", "д" в кириллическом варианте и в латинском варианте "n", "y", "c", "m", "e", "d"). Отличие в четвертой букве сравниваемых обозначений ("о" – противопоставленные знаки (2-6), "а" – заявленное обозначение (1)) не приводит к качественно иному уровню произношения словесных компонентов, при этом буквы "о", "а" имеют одинаковый порядок расположения. Вышеизложенное свидетельствует о звуковом сходстве обозначений.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента "НИКАМЕД" заявленного обозначения и словесных элементов "НИКОМЕД" и "NYCOMED" противопоставленных знаков (2-6) не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию.

По графическому критерию сравниваемые заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) обладают некоторым сходством ввиду использования одинакового шрифта (кириллица). Иные графические отличия носят второстепенный характер.

Превалирование фонетического сходства обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-6).

Товары 05, 10 классов МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения (1) являются однородными по отношению к товарам 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знакам (2-6), поскольку они имеют общее медицинское назначение, одинаковые каналы реализации (аптеки, специализированные "магазины здоровья"), способствуют удовлетворению нужд медицинской направленности, при этом сравниваемые товары 05 класса МКТУ относятся к одному роду (виду) - "гигиенические препараты (изделия) для медицинских целей".

Относительно довода заявителя, касающегося, что «препарат» и «изделие» являются разными понятиями в силу своей семантики, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные понятия являются синонимами [см. сайт http://dic.gramota.ru], то есть словами, которые отличаются друг от друга по звуковой форме, но совпадают, либо сходны по значению.

Услуги 35 класса МКТУ скорректированного перечня являются корреспондирующими по отношению к товарам 10 класса (категория ортопедических изделий) вследствие общего медицинского назначения, поскольку услуги скорректированы в отношении рынка ортопедической продукции, представляющей собой товары медицинской направленности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об однородности анализируемых товаров 05, 10 классов МКТУ обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-6), при этом услуги 35 класса МКТУ скорректированного перечня признаны корреспондирующими и, как следствие, однородными по отношению к товарам 10 класса МКТУ.

Вместе с этим, необходимо отметить, что товары 25 класса МКТУ обозначения (1) являются неоднородными по отношению к товарам 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знакам (2-6). Анализируемые товары относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение, круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы об отнесении заявленного обозначения (1) для товаров 05, 10, 35 классов МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным, а в отношении товаров 25 класса МКТУ - ошибочным.

В качестве дополнительного мотива для отказа в регистрации заявленного обозначения (1) экспертизой указано, что словесный элемент "НИКАМЕД" заявленного обозначения (1) совпадает с частью фирменного наименования норвежской компании "Никомед Фарма АС", занимающейся производством большого ассортимента фармацевтических препаратов и медицинской техники (см. сайты сети Интернет на слово «НИКОМЕД», в Яndex представлено не менее 150 сайтов).

Согласно сайтам сети Интернет http://www.nycomed.ru; http://cfo.allbusiness.ru; http://www.prtime.ru; http://www.marketcenter.ru с момента своего основания в 1874 году в Норвегии компания Никомед занимается производством и распространением лекарственных препаратов, широко известных и применяемых в различных областях медицины. Представительство компании Никомед в России было основано в 1993 году. Однако, фактически Никомед пришел на отечественный рынок в середине восьмидесятых, поставляя в СССР большие объемы медикаментов. Ранний старт позволил компании занять лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России.

Необходимо подчеркнуть, что информация на вышеуказанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

При наличии на рынке однородной продукции медицинского назначения и применения, для маркировки которой используются обозначения «НИКАМЕД» (1), "НИКОМЕД" разными лицами существует опасность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением (1) и производителем товаров из Норвегии что, как следствие, свидетельствует о способности обозначения «НИКАМЕД» (1) ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Анализ информации, представленной на сайтах сети Интернет (http://www.nycomed.ru; http://cfo.allbusiness.ru; http://www.prtime.ru; http://www.marketcenter.ru), свидетельствует о том, что и на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение (1) с норвежской торговой маркой, имеющей высокий авторитет. Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности введения в заблуждение относительно производителя и места его нахождения.

Данная ситуация усугубляется тем, что на имя указанной норвежской компании на территории Российской Федерации зарегистрирована серия товарных знаков, которые были противопоставлены заявленному обозначению (1) в качестве сходных в отношении однородных товаров/услуг. Таким образом, вывод экспертизы об отнесении заявленного обозначения (1) как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным в отношении товаров 05, 10, услуг 35 классов МКТУ скорректированного перечня.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения (1) норвежская компания Никомед не выпускает, при этом данная продукция не является однородной ни напрямую, ни косвенно по отношению к товарам и услугам медицинского назначения. Таким образом, маркировка заявителем товаров 25 класса МКТУ обозначением (1) не приведет к возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя и места его нахождения.

Следовательно, отнесение экспертизой обозначения (1) как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является ошибочным в отношении товаров 25 класса МКТУ скорректированного перечня.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2007, отменить решение экспертизы от 30.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2005730189/50 в отношении следующего перечня товаров 25 класса МКТУ: В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ": (591) "темно-красный, серый, белый".

(511) 25 - адсорбирующие пот чулки, белье нижнее, колготки, корсеты, майки, носки, трикотажные изделия (одежда), чулочные изделия, нижнее белье для беременных и кормящих женщин, одежда для беременных.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.