Обозначение «JADON» по заявке №2020700813 с конвенционным приоритетом от 09.09.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2021 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020700813 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «», «», зарегистрированными на имя Маслова О.Н., 61027, г. Харьков, ул. Кричевского, 40, кв. 16, Украина, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (св-ва № 756380 с приоритетом от 01.08.19, № 622651 с приоритетом от 30.06.16, см. открытые реестры http://www.fips.ru).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель входит в группу компаний, являющуюся, в том числе обладателем исключительным прав на товарный знак DR.MARTENS и производителем соответствующей широко известной в мире обувной компании (https://www.drmartens.com);

- одной из наиболее популярных и узнаваемых во всем мире линеек продукции компании заявителя является серия ботинок на высокой подошве под маркой «JADON», о чем свидетельствует информация в сети Интернет;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков является мелким предпринимателем, информации о его деятельности в открытых источниках не явлено;

- сведений об использовании товарных знаков «Jadone Fashion», «Jadone» не явлено;

- вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020700813 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков согласился сократить перечень товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№756380, 622651 полностью удалив из указанных перечней обувную продукцию;

- таким образом, противопоставления могут быть сняты и заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании сказанного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020700813 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№756380, 622651 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.09.2019) заявки №2020700813 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JADON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «», «» по свидетельствам №№756380, 622651.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.03.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№756380, 622651, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020700813 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№756380, 622651 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020700813 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700813.