изображение из решения
2024В04066 от 01.09.2025

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 1041195 «YILDIZ»

Отказано
Возражение подано:ООО "ЙЫЛДЫЗ РУС" Нормы права:
Пункт Правил ППС:3.2.15 · Аннулирование охраны ТЗ: недобросовестность правообладателя Дата правовой базы:
Правообладатель:ЗЕЙНЕЛА МОТОРЛУ ТАШЫТЛАР А.Ш. № свидетельства/патента:1041195 Дата приоритета:12.09.2023 Классы МКТУ:12
Краткое содержание (сгенерировано ИИ, может содержать неточности — полный текст ниже)

Суть. Комбинированный товарный знак «Yildiz Treyler» по свидетельству №1041195, зарегистрированный на турецкую компанию «ЗЕЙНЕЛА МОТОРЛУ ТАШЫТЛАР А.Ш.» (дистрибьютора турецкого производителя прицепов YILDIZ TREYLER), оспаривало ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» — субдистрибьютор той же марки в России, добивавшийся полного аннулирования охраны.

Доводы. ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» ссылалось на сходство знака со своим фирменным наименованием, возникшим на 6 дней раньше даты приоритета, на регистрацию правообладателем знака агента/представителя без разрешения турецкого владельца (ст.6-septies Парижской конвенции) и на недобросовестную конкуренцию. Правообладатель возражал: обозначения не сходны, фактическое использование фирменного наименования до даты приоритета не доказано, а ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» не является тем турецким владельцем товарных знаков, чьи права защищает конвенционная норма.

Позиция ППС. Коллегия признала фирменное наименование сходным со знаком по п.8 ст.1483 ГК РФ, но отклонила довод: ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» не подтвердило реальное использование наименования до даты приоритета (первый выход на рынок — уже после неё). По п.2 ст.1512 ГК РФ и ст.6-septies Парижской конвенции ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» не признано заинтересованным лицом, поскольку само не является турецким владельцем спорных знаков — это самостоятельное основание отказа. Довод о недобросовестной конкуренции коллегия не рассматривала как выходящий за пределы компетенции Роспатента.

Итог. В удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака №1041195 оставлена в силе.

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Оригинал PDF

Заключение

по результатам рассмотрения возражения

Вводная часть

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2024, поданное ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041195, при этом установлено следующее.

Мотивировочная часть

Оспариваемый товарный знак «изображение из решения ППС» по заявке № 2023788279, поданной 18.09.2023, зарегистрирован 13.08.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1041195 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «ЗЕЙНЕЛА МОТОРЛУ ТАШЫТЛАР А.Ш.», Турция (далее – правообладатель).

В поступившем 20.12.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении, а также в дополнениях к возражению от 06.07.2025, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1041195 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция), а также является недобросовестной конкуренцией.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №1041195 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» было учреждено 12.09.2023. Основным видом деятельности общества является торговля прочими автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.19), однородная товарам 12 класса МКТУ спорного товарного знака. В ЕГРЮЛ внесены сведения о фирменном наименовании общества на русском и английском языках: «ЙЫЛДЫЗ РУС» и «YILDIZ RUS LIMITED LIABILITY COMPANY»;

- ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» создано для осуществления предпринимательской деятельности по реализации на рынке Российской Федерации товаров, отнесенных к 12 классу МКТУ и изготовленных АО «Йылдыз Трейлер Отомотив Санайи Ви Тикарет Аноним Сиркети» (YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET ANONIM SIRKETI), юридического лица созданного и зарегистрированного по законодательству Турецкой Республики. В свою очередь АО «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET» является всемирно известным турецким автопроизводителем, выпускающим прицепы и автоприцепы под товарным знаком «Yildiz Treyler»;

- лицом, подавшим возражение, 13.09.2023 получено свидетельство о регистрации доменного имени https://yildizrus.ru. На данном веб-сайте неограниченному кругу потребителей предлагаются к приобретению рефрижераторные полуприцепы марки «YILDIZ TREYLER», размещена информация о модельном ряде, услугах по техническому обслуживанию, ремонту, поставкам запчастей и тому подобное. ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» 14.09.2023 был выдан сертификат официального дистрибьютора «Yildiz Treyler» в Российской Федерации, авторизованного в сфере продаж, маркетинга и технического обслуживания;

- генеральный директор ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» и работники общества 14.09.2023 посетили завод «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET», провели переговоры о приобретении рефрижераторных полуприцепов марки, получили от производителя сертификат официального дистрибьютора «Yildiz Trailer». Между компанией «ЗЕЙНЕЛА МОТОР ЛУ ТАШЫТЛАР А.Ш.» (дистрибьютор) и ООО «Йылдыз Рус» (субдистрибьютор) 15.09.2023 заключен субдистрибьюторский договор. Согласно указанному договору, дистрибьютор уполномочил субдистрибьютора осуществлять деятельность по реализации полуприцепов рефрижираторов марки «YILDIZ YTRR04» производства компании «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET»;

- оспариваемый знак был зарегистрирован с противоправной целью. Субдистрибьюторский договор устанавливает запрет реализации продукции дистрибьютором в Российской Федерации без согласования с субдистрибьютором. Дистрибьютор не вправе уполномочивать иных лиц реализовывать продукцию в Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, сформировало сеть станций технического обслуживания и ремонта поставляемой техники марки «YILDIZ», реализовало рекламную кампанию в СМИ (публикации в деловом издании «Коммерсантъ», в ТОП-7 ведущих отраслевых изданий, специализирующихся на коммерческом транспорте, и видео-обзоры с автоблогерами на каналах «MotorProject» и техосмотр с Владимиром Гавриловым) с целью формирования узнаваемости и позитивного отношения к торговой марки «YILDIZ», а также продвижения продукции производителя «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET». Впервые представило продукцию торговой марки «YILDIZ» на рынке Российской Федерации путем участия в международной выставке коммерческого транспорта «COMvex 2024», проходившей с 28 по 31 мая 2024 года в городе Москве. Лицо, подавшее возражение, организовало 28.08.2024 на «Moscow Raceway» динамические тест-драйвы на треке автодрома автопоезда в составе седельного тягача «Foton Galaxy» и рефрижераторного полуприцепа «Yildiz Treyler». ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» стала финалистом конкурса "Лидер мобильной торговли" в номинации «Лучший транспорт для E-Commerce»;

- на дату приоритета оспариваемого знака (18.09.2023) правообладателю, как стороне субдистрибьюторского договора, было заведомо известно о наличии у общества исключительного права на фирменное наименование и использование в охраняемых средствах индивидуализации слова «YILDIZ». Находясь с лицом, подавшим возражение, в договорных отношениях с 15.09.2023, правообладатель скрыл от ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» как факт подачи заявки, так и факт регистрации спорного товарного знака. Правообладателем спорная заявка была подана с противоправной целью воспрепятствования законной деятельности лица, подавшего возражение. Действия после подачи заявки и после предоставления правовой охраны спорному товарному знаку подтверждают, что правовую охрану спорного товарного знака правообладатель намеревался использовать и использовал с целью вытеснения лица, подавшего возражение, с рынка Российской Федерации, созданию препятствий для осуществления его деятельности;

- оспариваемый знак зарегистрирован в нарушение положений статьи 6-septies Парижской конвенции. АО «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET» является владельцем товарного знака «изображение из решения ППС», зарегистрированного в Турции в отношении товаров 12 классу МКТУ (дата подачи заявки 22.01.2004, дата регистрации 01.03.2005, регистрационный номер 2004 00073), кроме того, 27.11.2024 подана заявка на международную регистрацию данного товарного знака;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с ранее зарегистрированным товарным знаком АО «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET». Правообладатель действует в Российской Федерации ссылаясь на предоставленные данной компаний прав агента/представителя/дистрибьютора продукции АО «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET», то есть применительно к положениям статьи 6- septies Конвенции по охране промышленной собственности ссылается на наличие у него статуса агента и/или представителя. При этом заявка на регистрацию спорного товарного знака подана правообладателем от своего имени и без разрешения АО «YILDIZ TREYLER OTOMOTÍV SANAYÍ VE TÍCARET».

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС»;

2. Протокол об избрании генерального директора ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС»;

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №1041195;

4. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) №2023788279 от 29.05.2024;

5. Распечатка товарного знака Турции №2004 00073 6;

6. Распечатка товарного знака Турции № 2004 24764 7;

7. Сертификат официального дистрибьютора от 14.09.2023 на русском языке;

8. Сертификат официального дистрибьютора от 14.09.2023 (CERTIFICATE OF OFFICIAL DISTRIBUTOR) на английском языке;

9. Свидетельство о регистрации доменного имени yildizrus.ru;

10. Информация, размещенная на веб-сайте yildizrus.ru;

11. Субдистрибьюторский договор №15-09-23 от 15.09.2023;

12. Договор купли-продажи №11-10-2024 от 11.10.2024;

13. Фото- и видеоматериалы на электронном носителе;

14. Уведомление от 26.11.2024 за №26-11-2024;

15. Претензия ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС»;

16. Уведомление от 27.11.2024 за №27-11-2024;

17. Акт о вводе сайта в эксплуатацию.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041195 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемый знак соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- дата приоритета оспариваемого знака: 18.09.2023. Дата возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение: 12.09.2023. Таким образом, между этими датами разница всего 6 дней, что является незначительным сроком;

- при сравнении фирменного наименования ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» с оспариваемым знаком по всем критериям можно сделать вывод, что обозначения не сходны друг с другом. Сравнение с фирменным наименованием на английском языке не проводилось, так как лицо, подавшее возражение, не привело никаких доказательств использования фирменного наименования на английском языке на территории Российской Федерации;

- представленные с возражением документы не подтверждают использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до 18.09.2023 при осуществлении деятельности, однородной товарам оспариваемого знака. В возражении прямо указано, что ООО “ЙЫЛДЫЗ РУС” впервые представило продукцию марки “YILDIZ” на рынке Российской Федерации путѐм участия в международной выставке «COMvex 2024», проходившей с 28 по 31 мая 2024 года, то есть после даты приоритета оспариваемого знака. Кроме этого, в возражении указано, что ООО “ЙЫЛДЫЗ РУС” сформировало сеть станций технического обслуживания, реализовало рекламную кампанию. Однако, в возражении отсутствуют доказательства того, что эти действия были осуществлены до даты приоритета оспариваемого знака. Так как лицом, подавшим возражение, не было доказано использование его фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого знака, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1041195 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, возражение не подлежит удовлетворению;

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Так как ООО “ЙЫЛДЫЗ РУС” не является таким заинтересованным обладателем, то оно не может подавать возражение по указанному основанию, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- лицо, подавшее возражение, не доказало недобросовестность правообладателя. Кроме этого, к компетенции Роспатента не относится рассмотрение вопросов добросовестности регистрации товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены скриншоты страниц в сети Интернет (18).

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1041195.

Корреспонденцией от 06.07.2025 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения:

- с момента создания основным и единственным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является реализация на рынке Российской Федерации товаров, отнесенных к 12 классу МКТУ и изготовленных АО «Йылдыз Трейлер Отомотив Санайи Ви Тикарет Аноним Сиркети» (YILDIZ TREYLER OTOMOTÎV SANAYÍ VE TiCARET ANONIM SIRKETI), юридического лица созданного и зарегистрированного по законодательству Турецкой Республики;

- до даты приоритета товарного знака ООО «Йылдыз Рус» использовало фирменное наименование на русском и английском языках, в том числе при приобретении, реализации, рекламе, предложении к продаже, организации технического обслуживания, демонстрации однородных (тождественных) товаров, отнесенных к товарам 12 класса МКТУ;

- согласно акту №6 от 13.09.2023 сайт https://yildizrus.ru/ начал работу 13.09.2023. На сайте лица, подавшего возражение, размещена информация о модельном ряде рефрижираторных полуприцепов марки «YILDIZ TREYLER», предложение к приобретению товара неограниченному кругу лиц - посетителей сайта.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлен акт №6 от 13.09.2023 (19).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.09.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемый товарный знак «изображение из решения ППС» является комбинированным и состоит из словесных элементов «YILDIZ» и «TREYLER», помещенных на двух строках и выполненных буквами латинского алфавита синего цвета. В левой части знака помещен изобразительный элемент в виде композиции из изогнутых линий. Правовая охрана знаку предоставлена в синем цвете в отношении товаров 12 класса МКТУ «автодома; автомобили грузовые; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной [крыша складывающаяся] транспортных средств; вышки наблюдательные, специально приспособленные для транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски колесные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков транспортных средств; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; механизмы трансмиссионные для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накидки на приборную панель для транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; повозки гужевые; погрузчики вилочные; погрузчики портальные; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подшипники [детали транспортных средств]; подъемники кресельные; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приводы линейные пневматические или гидравлические для наземных транспортных средств; прикуриватели автомобильные; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; пулки для транспортировки; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; рычаги сигнальные для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства транспортные вездеходные; средства транспортные наземные автономные; средства транспортные электрические; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трейлеры [транспортные средства]; турбины для наземных транспортных средств; уключины; устройства натяжные для спиц колес; фургоны [транспортные средства]; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шины для автомобилей; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; шипы для шин; щитки грязезащитные; электродвигатели для наземных транспортных средств; полуприцепы» с исключением словесного элемента «treyler» из самостоятельной правовой охраны.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №1041195. При этом согласно ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС», данное лицо ведет деятельность однородную по отношению к товарам 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041195 по приведенному основанию.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства с фирменным наименованием ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 12.09.2023, то есть за шесть дней до даты (18.09.2023) приоритета оспариваемого товарного знака.

В выписке из ЕГРЮЛ содержится указание на сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение, на русском языке – ООО «ЫЙЛДЫЗ РУС», а также его полное наименование на английском языке – «YILDIZ RUS». По мнению коллегии, часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, на русском и английском языке («ЙЫЛДЫЗ» / «YILDIZ») обладает высокой степенью фонетического сходства с доминирующим словесным элементом оспариваемого знака

– «YILDIZ». Данные элементы способны одинаково прочитываться потребителями, кроме того, словесные элементы «YILDIZ» имеют близкое графическое написание, при их оформлении использованы буквы латинского алфавита. Словесный элемент «ЙЫЛДЫЗ» не имеет лексических значений, значение словесного элемента «yildiz»1 вряд ли знакомо среднему российскому потребителю, наиболее вероятно его восприятие в качестве фантазийного, следовательно, сравнение данных элементов по семантическому критерию сходства провести невозможно, что снижает значение данного фактора восприятия. С учетом вышеизложенной информации, фирменное наименование ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» признается в высокой степени сходным с оспариваемым знаком в целом.

Исходя из вышеизложенных требований, при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам (услугам), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя.

Анализ материалов, представленных в подтверждение фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Сертификат официального дистрибьютора (7, 8) выдан на имя правообладателя и не освещает деятельность ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС».

Свидетельство о регистрации доменного имени (9), распечатка информации с сайта www.yildiz.ru (10), акт о вводе сайта в эксплуатацию (17), акт (19) также не 1 https://translate.academic.ru/yildiz/xx/ru/подтверждают фактическую деятельность лица, подавшего возражение.

ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» представлен также субдистрибьюторский договор №15- 09-23 от 15.09.2023, заключенный им с турецкой компанией «ЗЕЙНЕЛА МОТОРЛУ ТАШЫТЛАР А.Ш.» (дистрибьютор). Согласно предмету данного договора, дистрибьютор уполномочивает ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» (субдистрибьютор), а субдистрибьютор принимает на себя права и обязательства осуществлять деятельность в качестве дистрибьютора грузовой техники марки «YILDIZ». Вместе с тем данный договор также не может подтверждать деятельность ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС», которая бы оказывалась лицом, подавшим возражение, на возмездной основе в адрес третьих лиц на территории Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, ссылается на формирование им сети станций технического обслуживания, проведение рекламной кампании, однако, в возражении отсутствуют доказательства осуществления данных видов деятельности в период до даты приоритета оспариваемого знака. Более того, как указано в возражении, лицо, подавшее возражение, впервые представило продукцию марки «YILDIZ» путем участия в международной выставке «COMvex 2024», проходившей с 28 по 31 мая 2024, то есть после даты приоритета оспариваемого знака.

Что касается документов (11-16), то они не датированы или относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалов, которые могли бы подтвердить фактическое использование фирменного наименования ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» в результате производства товаров / оказания услуг для российских потребителей на возмездной основе, представлено не было.

С учетом вышеизложенного, довод о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041195 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

При оценке заинтересованности ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС» в оспаривании правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041195 на соответствие приведенной норме права коллегия учла следующее.

Согласно возражению, правообладатель выступает агентом турецкой компании «YILDIZ TREYLER OTOMOTIV SANAYI VE TICARET», являющейся фактическим производителем прицепов и полуприцепов и обладающей исключительными правами на товарные знаки «изображение из решения ППС» (регистрационный номер 200400073, дата приоритета 22.01.2004), «изображение из решения ППС» (регистрационный номер 200424764, дата приоритета 05.08.2004), зарегистрированные в Турции в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не являясь упомянутой турецкой компанией, производящей прицепы полуприцепы и обладающей правами на вышеупомянутые товарные знаки, зарегистрированные в Турции, не может быть признано заинтересованным в подаче настоящего возражения по основанию, предусмотренному статьей 6-septies Парижской конвенции, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Резолютивная часть

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1041195.

Источник — Палата по патентным спорам Роспатента (ФИПС). Материал приведён в справочных целях.