Товарный знак по свидетельству № 460309 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2012 по заявке № 2011706784 с приоритетом от 10.03.2011 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Приморский кондитер», г. Владивосток.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2013, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Закрытое акционерного общество «Компания Сангар», г. Владивосток (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.10.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «МИШКА» по свидетельству № 221028, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ и используемого в отношении производимых им кондитерских изделий (шоколада и конфет);

2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 221028, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет;

3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу фонетического вхождения противопоставленного товарного знака («МИШКА») в оспариваемый товарный знак («ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА»), в котором данное слово акцентирует на себе внимание;

4) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового размера и цвета;

5) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как противопоставленный товарный знак тождествен имени существительному «МИШКА», которое несет в оспариваемом товарном знаке основную смысловую нагрузку, поскольку на него падает логическое ударение, а имя прилагательное «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» выступает лишь в качестве второстепенного, дополнительного элемента, который не привносит в словосочетание «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» иного смыслового значения, отличающегося от значения определяемого им имени существительного, указывая только на место нахождения правообладателя в регионе Дальневосточного федерального округа;

6) оспариваемый товарный знак ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с вышеуказанным противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение, способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров;

7) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как соответствующая продукция лица, подавшего возражение, маркированная противопоставленным товарным знаком, имеет широкую известность у российских потребителей, а иные принадлежащие ему товарные знаки, содержащие слово «МИШКА» (в частности, «Мишка шоколад», «МИШКА MISHKA», «Мишка косолапый конфеты», «Michka Kossolapy Konfety», «Мишка косолапый Mishka Kosolapy конфеты», «Мишка косолапый», «МИШКА КОСОЛАПЫЙ MISHKA KOSOLAPYI», «МИШКА-ВИРТУОЗ MISHKA-VIRTUOZ», «Мишка-детям», «Мишка-топтыжка»), образуют серию товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; блины; булки; вафли; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки с мясом; кушанья мучные; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; продукты мучные; пряники; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад».

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

• свидетельства на товарные знаки [1];

• судебные акты [2];

• справки об объемах выпуска маркированной противопоставленным товарным знаком продукции лица, подавшего возражение [3];

• упаковки продукции лица, подавшего возражение [4];

• дипломы лица, подавшего возражение [5];

• годовые отчеты лица, подавшего возражение [6];

• лицензионный договор лица, подавшего возражение [7];

• сертификаты соответствия на продукцию лица, подавшего возражение [8];

• каталог продукции лица, подавшего возражение [9];

• договоры поставки товаров со спецификациями, товарные накладные и платежные поручения [10];

• социологический отчет ВЦИОМ [11].

Письменные объяснения лица, подавшего возражение, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2014, повторяют его доводы, изложенные в возражении.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией от 20.03.2014 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

1) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков, а именно, начальным словом «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ», которое акцентирует на себе внимание, поскольку с него начинается восприятие на слух оспариваемого товарного знака;

2) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением, количеством слов, букв и составом букв, а начальное положение и большую часть пространства в оспариваемом товарном знаке, акцентируя на себе внимание, занимает отсутствующее в противопоставленном товарном знаке слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»;

3) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как в оспариваемом товарном знаке соответствующие слова, выполненные в одну строку и будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое (неделимое) словосочетание – «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА», которое имеет смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов, – означает «живущий на Дальнем Востоке медведь», причем логическое ударение падает на начальное слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»;

4) слово «МИШКА» является часто повторяющимся элементом в товарных знаках, зарегистрированных в разное время на имя различных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кондитерских изделий), некоторые из которых сосуществуют на рынке продолжительное время, включая период СССР;

5) правообладателю принадлежит серия товарных знаков, объединенных общим элементом (начальное слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ») и общей тематикой (редкая фауна Дальнего Востока), – «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТИГР» по свидетельству № 430156, «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД» по свидетельству № 430158 и оспариваемый товарный знак «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА»;

6) слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» никак не ассоциируется с лицом, подавшим возражение, – широко известной московской кондитерской фабрикой, которая всегда располагалась в Москве;

7) возражение не содержит никаких доказательств наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

8) оспариваемый товарный знак не содержит в себе элементов, указывающих на товар или его изготовителя, которые могли бы ввести в заблуждение потребителя, а слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» соответствует географическому региону, в котором располагается правообладатель;

9) вызывают сомнения представленные лицом, подавшим возражение, документы относительно использования им противопоставленного товарного знака «МИШКА» (в основном упоминаются конфеты «Мишка косолапый»);

10) вызывают сомнения представленные лицом, подавшим возражение, результаты социологического опроса относительно объективности проведенного исследования ввиду характера заданных опрашиваемым потребителям вопросов.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены копии следующих документов:

• тексты заключений коллегий Палаты по патентным спорам [12];

• судебный акт [13];

• распечатки сведений из Интернета [14];

• лингвистическое заключение [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.03.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении соответствующие слова, выполненные в одну строку и будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое (неделимое) словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов.

Так, слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» означает «относящийся к Дальнему Востоку, расположенный там» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь» – http://dic.academic.ru).

Слово «МИШКА» – шутливое название медведя либо игрушечный медведь (см. там же – Малый академический словарь).

Бурый медведь – хищное млекопитающее семейства медведей, образует несколько подвидов (географических рас), отличающихся размерами и окраской, самыми крупными из которых являются обитающие на Камчатке и в Приморском крае (весят 300 кг и более), то есть дальневосточные медведи, объектом питания которых служит рыба (проходные лососевые) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия / Бурый медведь»).

Дальневосточные медведи летом и осенью ловят идущих на нерест лососей, на нерестовых реках иногда можно увидеть сразу по 10 – 30 зверей (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Животные России. Справочник / Бурый медведь» – http://animals.academic.ru).

Исходя из изложенного, словосочетание «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» означает обитающего на Дальнем Востоке медведя (дальневосточного медведя), отличающегося крупным размером и весом, средой обитания, повадками и относящегося к определенному подвиду (географической расе) бурых медведей.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 10.03.2011, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221028 с приоритетом от 15.12.2000 представляет собой словесное обозначение «МИШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» – «МИШКА») показал, что они сильно различаются фонетической длиной, а именно, количеством слов (2 слова – 1 слово), слогов (7 слогов – 2 слога) и звуков (19 звуков – 5 звуков) и составом звуков (совпадают лишь 5 звуков из 19).

При этом начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает и, в силу этого, акцентирует на себе внимание слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ». Причем его фонетическая длина значительно превышает длину конечного слова «МИШКА», фонетически тождественного противопоставленному товарному знаку.

Сравниваемые товарные знаки различаются также и по визуальному критерию сходства обозначений, а именно, шрифтовым исполнением (стандартный – оригинальный), количеством слов (2 слова – 1 слово), букв (20 букв – 5 букв) и составом букв (совпадают лишь 5 букв из 20).

При этом начальное положение и большую часть пространства в оспариваемом товарном знаке занимает и, в силу этого, акцентирует на себе внимание слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ», вовсе отсутствующее в противопоставленном товарном знаке.

В силу указанных выше обстоятельств сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, как было отмечено выше, исходя из приведенных ранее смысловых значений слов, составляющих словосочетание «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА», оно в целом означает находящегося (живущего, обитающего) на Дальнем Востоке живого медведя, а применение шутливого названия медведя («мишка») придает эмоциональному восприятию образа этого дикого зверя оттенок умиления.

При этом в вышеприведенных сведениях из словарных источников (Интернет-порталы «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия», «Словари и энциклопедии на Академике: Животные России. Справочник») обнаруживается информация о дальневосточном медведе, обитающем на Дальнем Востоке, отличающемся крупным размером и весом, средой обитания, повадками и относящемся к определенному (особому) подвиду (географической расе) бурых медведей.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак «МИШКА» означает только шутливое название неопределенного (абстрактного) медведя либо игрушку (игрушечного медведя), которые никак не связаны с дальневосточным регионом.

Изложенные выводы подтверждаются лингвистическим заключением [15], согласно которому в препозитивном атрибутивном словосочетании «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» (сочетании полной формы прилагательного и существительного, где прилагательное стоит перед существительным) как тоновое, так и логическое ударение падают на первое слово – «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ». Именно оно является опорным словом, с позиций которого воспринимается второе слово – «МИШКА», а также определяет то значение слова «МИШКА», которое реализуется в соответствующем определенном контексте.

Таким образом, у сравниваемых товарных знаков отсутствует сходство по семантическому критерию, так как они в целом имеют разные смысловые значения, порождают разные образы.

Указанные выше обстоятельства обусловливают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на наличие фонетического вхождения одного обозначения в другое, никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному производителю. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа товаров, для которых охраняются сравниваемые товарные знаки, на предмет их однородности.

Указанное обусловливает вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается судебных актов [2], [13], то следует отметить, что они касаются иных товарных знаков, и сторонами споров по ним являются иные лица, ввиду чего данные акты не имеют преюдициального характера и не подлежат анализу в рамках рассматриваемого дела. Каждый из товарных знаков индивидуален, и их охраноспособность оценивается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный товарный знак по мнению лица, подавшего возражение, способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с вышеуказанным противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [3 – 10], свидетельствующие об использовании им противопоставленного товарного знака в отношении кондитерских изделий (шоколада, конфет) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, коллегия Палаты по патентным спорам, с учетом отсутствия сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о принадлежности ему серии товарных знаков [1], содержащих слово «МИШКА», сам по себе не может свидетельствовать о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя и никак не опровергает вышеприведенные выводы.

Напротив, необходимо отметить, что существует множество товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кондитерских изделий), со словосочетаниями, которые также содержат слово «МИШКА», например, «ЗОЛОТОЙ МИШКА» по свидетельству № 171343, «УССУРИЙСКИЙ МИШКА» по свидетельству № 456587, «ОЗОРНОЙ МИШКА» по свидетельству № 231136, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству № 214833, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 436577, «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА» по свидетельству № 419549, «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 207975, «СМЕШНОЙ МИШКА» по свидетельству № 207694, «СКАЗОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 191540/1, «ЗВЕЗДНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 202938, «ПОЛЯРНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 395984, «УМНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 215237, «ВЕСЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству № 371950 и другие.

Вместе с тем, и правообладателю принадлежит своя серия товарных знаков – «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТИГР» по свидетельству № 430156 и «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД» по свидетельству № 430158 наряду с оспариваемым товарным знаком «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА». Они имеют общий элемент – слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ», находящееся в словосочетаниях в начальном положении, и общую тематику – редкая фауна Дальнего Востока. При этом слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» соответствует географическому региону, в котором располагается правообладатель (Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Владивосток).

В свою очередь, слово «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» никак не ассоциируется с лицом, подавшим возражение, – широко известной московской фабрикой.

Что касается результатов социологического исследования [11] на предмет наличия у оспариваемого товарного знака сходства с противопоставленным товарным знаком и способности ввести в заблуждение потребителя, то следует отметить, что их достоверность вызывает сомнения, поскольку при проведении опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей (наводящие фразы, подсказки), а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

При этом опрашиваемые не являлись специалистами в области правовой охраны товарных знаков и не имели специальных знаний о предусмотренных законодательством (Правилами) определенных критериях, на основании которых сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными.

Необходимо также отметить, что мнение респондентов о сходстве обозначений, помещенных на предлагавшихся им демонстрационных карточках, было выражено вне связи данных товарных знаков с индивидуализируемыми ими конкретными товарами. В силу указанного оно не может быть положено в основу для вывода о сходстве товарных знаков до степени смешения в отношении однородных конкретных товаров и/или способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя таких товаров.

Кроме того, не было исследовано знание респондентов о принадлежности товарных знаков тому или иному конкретному лицу (изготовителю соответствующих товаров), в отношении которого у потребителя могло бы возникнуть какое-либо не соответствующее действительности представление.

Напротив, согласно отчету более половины опрошенных не знают вовсе ни оспариваемый товарный знак (73,9 %), ни противопоставленный товарный знак (50,2 %), а значит не знают и их владельцев, одного из которых могли бы ошибочно посчитать за другого, широко известного изготовителя конкретных товаров, маркированных соответствующим известным товарным знаком.

Вопросы были сформулированы исключительно в гипотетическом ключе, когда респонденту предлагалось высказать предположение относительно смоделированной ситуации. Непосредственный опыт опрашиваемых по отношению к тем или иным конкретным товарам, маркированным товарными знаками, не нашел никакого отражения в отчете.

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что представленный лицом, подавшим возражение, социологический отчет [11] не может служить основанием для признания доводов возражения убедительными.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 460309.