Обозначение по заявке №2005720399/50 с приоритетом от 16.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.
Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде S-образной фигуры серебристого цвета с тоновой растяжкой, ассоциирующейся с изогнутой по глубине металлической пластиной.
Федеральным институтом промышленной собственности 22.08.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 07, 12, части услуг 35 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).
Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №213020, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.
Вывод экспертизы о сходстве знаков обусловлен визуальным фактором.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.12.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:
1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются внешней формой (S-образная фигура – прямоугольник);
2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются цветовым сочетанием (серебристый цвет с тоновой растяжкой – красный, черный, белый цвета);
3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются характером изображения (тоновая растяжка серебристого цвета создает эффект объемного изображения – плоскостное изображение);
4) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются смысловым значением (заявленное обозначение ассоциируется с изогнутой по глубине металлической пластиной);
5) сходство очертаний S-образных фигур в сравниваемых обозначениях не оказывает существенного влияния на их восприятие, основную индивидуализирующую нагрузку в них несет их цветовое решение;
6) услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров (оптовая и розничная торговля), с одной стороны, и по созданию и распространению рекламы (рекламная деятельность), с другой стороны, относятся к разным видам услуг, к разным сферам экономической деятельности;
7) вышеуказанные услуги различаются по кругу производителей и кругу потребителей;
8) вышеуказанные услуги различаются по условиям их оказания;
9) вышеуказанные услуги различаются по назначению и цели;
10) заявитель использует заявленное обозначение на вывеске своего автомобильного салона.
С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, за исключением услуг, имеющих отношение к рекламе.
В соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2007, заявителем было представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а именно, перечень услуг 35 класса МКТУ, касающихся продвижения товаров для третьих лиц, заявителем был скорректирован следующим образом: испрашивается предоставление правовой охраны для услуг «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли транспортными средствами, автомобилями, принадлежностями транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к транспортным средствам».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты подачи заявки (16.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде S-образной фигуры серебристого цвета, светлый тон которого на верхнем изгибе переходит в более темные тона в нижней части изображения (с тоновой растяжкой).
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №213020 с приоритетом от 22.03.2000 представляет собой изобразительное обозначение в виде S-образной фигуры красного цвета, размещенной на фоне вертикально ориентированного прямоугольника белого цвета, окантованного черной полосой.
Следует отметить, что S-образная фигура занимает в противопоставленном обозначении центральное положение и охватывает собою большую часть его площади, в силу чего акцентирует на себе внимание при восприятии знака в целом, что обуславливает вывод о доминировании в нем данного изобразительного элемента.
Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №213020 показал, что сравниваемые изобразительные обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное совпадением внешней формы доминирующих в них изображений S-образных фигур.
Следует отметить, что графический элемент противопоставленного знака в виде тонкого контура черного цвета в форме прямоугольника не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом ввиду слабой различительной способности данной простой геометрической фигуры.
Сравниваемые изображения обладают сходной симметрией: верхняя часть одинаково симметрична нижней части.
Вместе с тем, сравниваемые изображения отличаются цветом (серебристый – красный), но данный признак не играет решающей роли при их восприятии.
Доводы возражения об объемном эффекте заявленного обозначения из-за сочетания светлых и темных тонов в его цвете, а также о его смысловом значении, определенном заявителем, представляются неубедительными в силу субъективности восприятия данного обозначения разными людьми и, таким образом, не позволяют установить вид и характер его изображения, как отличные от вида и характера изображения противопоставленного знака.
Кроме того, следует отметить, что для констатации сходства изобразительных обозначений наличие сходства по всем критериям (внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов) не обязательно (пункт 14.4.2.3 Правил).
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №213020 являются сходными.
Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.
Услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров для третьих лиц, приведенные в заявке, охватывают собой как услуги по сбыту товаров, так и услуги рекламы, которые входят в структуру продвижения товаров.
Продвижение товара – это любая форма сообщений, используемых фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Глоссарий.ру / Словарь по экономике и финансам»).
Структура продвижения товаров – это общая и конкретная коммуникационная программа фирмы, состоящая из сочетания рекламы, паблисити, сбыта и мероприятий по стимулированию сбыта (см. там же).
В соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2007, заявителем было представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а именно, перечень услуг 35 класса МКТУ, касающихся продвижения товаров для третьих лиц, заявителем был скорректирован следующим образом: испрашивается предоставление правовой охраны для услуг «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли транспортными средствами, автомобилями, принадлежностями транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к транспортным средствам».
Указанные выше услуги 35 класса МКТУ, а также услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная» и «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «выпуск, прокат, почтовая рассылка рекламных материалов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.
Данный вывод обусловлен тем, что вышеуказанные сопоставляемые услуги, для маркировки которых подлежат рассматриваемые обозначения, относятся к разным видам услуг, к разным сферам экономической деятельности: первые относятся к торговой деятельности (услуги оптовой и розничной торговли, в том числе в форме аукционной продажи и снабженческих услуг), а последние – к рекламной деятельности (услуги по созданию и распространению рекламы).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по кругу их производителей (предприятия оптовой и розничной торговли, в частности, автомобильные салоны, с одной стороны, – рекламные агентства, с другой стороны) и по кругу их потребителей (покупатели транспортных средств и сопутствующих товаров к ним, с одной стороны, – производители и продавцы товаров, с другой стороны).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по условиям их сбыта: первые осуществляются через торговые каналы, в частности, автомобильные салоны, а последние – на основе гражданско-правовых договоров на оказание рекламных услуг, заключаемых между рекламным агентством (рекламопроизводителем, рекламораспространителем) и рекламодателем.
Следует отметить, что транспортные средства относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, что обуславливает повышенное внимание потребителя к выбору продавца (автомобильного салона) и, следовательно, исключает возможность смешения на рынке услуг таких торговых организаций (автомобильных салонов) с организациями, оказывающими рекламные услуги (рекламными агентствами).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по назначению и цели: первые направлены на непосредственное извлечение прибыли путем сбыта товаров, а последние – на стимулирование сбыта товаров путем формирования или поддержания интереса потребителей к товарам и их производителям.
С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в случае осуществления указанных выше услуг с использованием сопоставляемых обозначений не произойдет смешения данных знаков обслуживания в гражданском обороте.
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №213020 не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли транспортными средствами, автомобилями, принадлежностями транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к транспортным средствам; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».
Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.
Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров» и «сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, сбор для третьих лиц и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями транспортных средств, автомобилей, принадлежностей транспортных средств, запасных частей и сопутствующих товаров к транспортным средствам», в отношении которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «выпуск, прокат, почтовая рассылка рекламных материалов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными.
Данный вывод обусловлен тем, что указанные услуги, для маркировки которых подлежат рассматриваемые обозначения, имеют одинаковое назначение и цели, а именно, направлены на стимулирование сбыта товаров путем формирования или поддержания интереса потребителей к товарам и их производителям. Так, услуги по демонстрации товаров, их сбору и размещению для удобства изучения и приобретения потребителями призваны привлечь внимание потенциальных покупателей к этим товарам, ознакомить с ними, особенно с их привлекательными потребительскими свойствами. Данные услуги не позволяют напрямую извлекать прибыль, как это происходит при реализации (сбыте) товаров, но стимулируют сбыт данных товаров так же, как рекламные услуги.
С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в случае осуществления указанных услуг с использованием сопоставляемых обозначений существует принципиальная возможность смешения данных знаков обслуживания в гражданском обороте.
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №213020 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, сбор для третьих лиц и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями транспортных средств, автомобилей, принадлежностей транспортных средств, запасных частей и сопутствующих товаров к транспортным средствам».
Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.