Международная регистрация знака «DUNSTON» с приоритетом от 10.01.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №1449975 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «London Dollar Ltd », Великобритания (далее – правообладатель).

В поступившем 05.03.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449975 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем обширной серии товарных знаков с более ранним приоритетом, содержащих словесный элемент «Winston/WINSTON», который, по мнению нашего доверителя, сходен до степени смешения со словесным международным товарным знаком № 1449975 «DUNSTON» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- на имя компании «Japan Tobacco Inc.» зарегистрированы следующие товарные знаки со словесным элементом «Winston/WINSTON» по свидетельству №№17664, 499058, 477743, 493918, 502777, 295927, 444096, 482635, 522496, 409891, 413744, 440338, 440339, 360521, 460766, 469889, 475612, 489991, 448815, 493069, 494508, 494676, 550048, 409890, 423292, 325254, 426129, 429856, 411168, 437163, 411169, по международным регистрациям №№1363243, 1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826;

- товары 34 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, идентичны/однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, принадлежащих компании «Japan Tobacco Inc.», поскольку имеют одни и те же характеристики, предназначены одному и тому же кругу потребителей, реализуются в одних и тех же торговых предприятиях и через одинаковые коммерческие каналы;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку произносятся соответственно как [данстон] и [уинстон], т.е. при произнесении они отличаются только двумя звуками из семи. Расположение одинаковых звуков и звукосочетаний относительно друг друга в составе сравниваемых обозначений является одинаковым ([-нстон]);

- сопоставляемые обозначения сходны по визуальному критерию сходства, поскольку оба выполнены в латинице, стандартными шрифтами, имеют одинаковую длину, при этом большинство букв (пять из семи) являются совпадающими (n-s-t-o-n) и расположены в одинаковом порядке;

- сравниваемые обозначения воспринимаются большинством российских потребителей как искусственно образованные слова, не имеющие определенного смыслового значения;

- регистрация в России международного товарного знака № 1449975 является попыткой его правообладателя недобросовестно использовать популярность и высокую репутацию продукции, маркированной товарными знаками, содержащими слово «Winston/WINSTON»;

- бренд "Winston/WINSTON" является одним из самых популярных сигаретных брендов как во всем мире, так и в России. В 2011 году он стал самым продаваемым сигаретным брендом в России (см. выдержку из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Winston). Сигареты, маркированные с использованием слова "Winston/WINSTON", находятся в продаже постоянно и непрерывно на протяжении десятилетий и приобрели у потребителей заслуженную репутацию высококачественной продукции;

- обозначение «WINSTON» является сигаретным брендом № 1 в России, признан «товаром года» в конкурсе «Товар года», который проводится Национальной торговой ассоциацией России каждый год (http://tovargoda.info);

- учитывая сходство сопоставляемых знаков и однородность/идентичность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, высока вероятность того, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, а именно воспринять товары, маркированные международным товарным знаком № 1449975, как произведенные «Japan Tobacco Inc.» либо экономически родственной ей компанией.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449975 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Интернет о бренде WINSTON;

2. Информация о конкурсе «Товар года»;

3. Копии сертификатов конкурса «Товар года» за 2008-2017 гг. Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.01.2019) знака по международной регистрации №1449975 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно представленным в возражении документам (1-3) лицо, подавшее возражение, выпускает сигареты марки «Winston», которые являются самыми продаваемыми в России. Торговая марка «Winston» компании «Japan Tobacco Inc.» неоднократно была победителем различных национальных премий, о чем свидетельствуют приложенные к возражению сертификаты и дипломы. Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на серию товарных знаков со словесным элементом "Winston», которые были зарегистрированы как по национальной процедуре, так и в соответствии с международными договорами.

В этой связи, компания «Japan Tobacco Inc.» признана заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1449975 представляет собой словесное обозначение «DUNSTON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные лицом, подавшим возражение, товарные знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «» (8), «» (9), «» (10), «» (11), «» (12), «» (13), «» (14), «» (15), «» (16), «» (17), «» (18), «» (19), «» (20), «» (21), «» (22), «» (23), «» (24), «» (25), «» (26), «» (27), «» (28), «» (29), «» (30), «» (31), «WINSTON» (32), «» (33), «» (34), «» (35), «» (36), «» (37), «WINSTON ZEROSMOKE» (38), «WINSTON AQUA» (39), «WINSTON XSLIDE» (40), «WINSTON XSPECIAL» (41), «WINSTON TASTEMARK» (42), «» (43), «WINSTON XS» (44), «» (45), «WINSTON JOIN THE XSPERIENCE» (46), «WINSTON XSENCE EVOLUTION» (47), «WINSTON SLIDE UP» (48), «» (49), «WINSTON XS-PRESSION» (50), «» (51), « » (52), «WINSTON AVANT EDITION» (53) по свидетельствам №№17664, 499058, 477743, 493918, 502777, 295927, 444096, 482635, 522496, 409891, 413744, 440338, 440339, 360521, 460766, 469889, 475612, 489991, 448815, 493069, 494508, 494676, 550048, 409890, 423292, 325254, 426129, 429856, 411168, 437163, 411169, по международным регистрациям №№1363243, 1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826, представляют собой серию знаков, объединенных одним и тем же сильным индивидуализирующим элементом «Winston».

Следует учесть, что товарные знаки (10, 11, 27, 28, 29) прекратили свое действие, а срок действия товарного знака (25) истек, поэтому данные регистрации не могут быть учтены в качестве противопоставлений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал, что они являются однородными, поскольку либо содержат идентичные товары (например, “сигареты, спички, табак нюхательный”), либо относятся к родовому понятию “курительные принадлежности”, либо соотносятся друг с другом как род-вид, предназначены для одного и того же круга потребителей (курильщики), реализуются в одних и тех же торговых предприятиях и через одинаковые коммерческие каналы.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака “DUNSTON” и основного индивидуализирующего словесного элемента «Winston» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (translate.vc, ru.wiktionary.org) словесный элемент “DUNSTON” в переводе c английского языка на русский язык представляет собой мужское имя собственное. В свою очередь словесный элемент противопоставленных товарных знаков «Winston» также в переводе с английского языка на русский язык означает имя собственное, но стойко ассоциируется с названием хорошо известной и популярной марки сигарет «Winston», которая была названа в честь города Уинстон-Сейлем (англ. Winston-Salem) в штате Северная Каролина, исторического центра переработки табачного листа (1). В силу сказанного, сопоставляемые обозначения по семантическому признаку сходства признаются несходными.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что сравниваемые словесные элементы «DUNSTON» и «Winston» содержат одинаковый конечный состав букв ([-NSTON]). Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к выводу о фонетическом сходстве обозначений на основании следующего.

Начальные части обозначений «DUN» (ДАН) и «Win» (Уин или вин), с которых начинается прочтение элементов, и на которые особо обращает внимание потребитель при восприятии обозначений в целом, имеют существенные фонетические отличия. Словесные элементы «DUNSTON» и «Winston» прочитываются по-разному, как “данстон”/“дунстон” и “винстон”/“уинстон”, в связи с чем сравниваемые обозначения имеют разное фонетическое восприятие.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «DUNSTON» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «Winston» следует признать фонетически несходными.

Выполнение сравниваемых элементов «DUNSTON» и «Winston» буквами одного алфавита позволяет говорить о близкой степени графического сходства обозначений. Вместе с тем, графический фактор сходства носит в данном случае второстепенный характер, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки. Кроме того, большинство противопоставленных товарных знаков содержат, помимо словесных элементов, различные графические изображения, что свидетельствует о визуальном различии сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства указанных обозначений, и как следствие, невозможности ассоциирования их друг с другом.

С учетом сказанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2020, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449975.