Международная регистрация знака №1469655 с конвенционным приоритетом от 09.04.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 09.10.2018 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1469655 испрашивается для товаров 09, 14 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «» по международной регистрации №1469655 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «VOIMA», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения льва.

Роспатентом 03.09.2020 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1469655 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, части услуг 35, 45 классов МКТУ, всех испрашиваемых услуг 37, 40 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ, и услуг 35, 45 классов МКТУ, а также в отношении всех испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ и услуг 36, 39, 41 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1469655 в отношении перечисленных товаров 09, 14 и услуг 35, 36, 39, 41, 45 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1469655 со следующими товарными знаками:

[1] – «VOIMA» международной регистрации №1407636, зарегистрированный на имя компании Voima Capital Oy, Kuusiniementie 1 E, FI-00340 Helsinki (FI) в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ;

[2] – «VOIMA» по международной регистрации №1316396 с датой конвенционного приоритета от 10.03.2016, зарегистрированный на имя компании Arctia Icebreaking Oy Laivastokatu 9, FI-00160 Хельсинки (Финляндия), в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

В поступившем 11.01.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.09.2020. В сведения о владельце противопоставленного знака по международной регистрации №1407636 внесены изменения, в результате которых владельцем указанного знака является то же лицо, что и заявитель по международной регистрации №1469655. Правообладатель международной регистрации №1316396 отказался от правовой охраны знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 41 класса МКТУ. Заявитель полагает, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых сохранено действие правовой охраны знака по международной регистрации №1316369, неоднородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1469655. При этом заявитель отказывается от притязаний на предоставление правовой охраны в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 1469655.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.09.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1469655 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Safety, security, protection and signalling devices; security surveillance apparatus; security cameras; safety monitoring apparatus [electric]; safety alarms [other than for vehicles];security alarm systems [other than for vehicles]; safety apparatus [for the prevention of accidentor injury]; automatic control apparatus; electronic surveillance apparatus; monitoring instruments; electric and electronic components; antennas and aerials as components; antennas and aerials as communications apparatus; databases (electronic), other than intended for storage of musical, video files or games; controllers (regulators); access control and alarm monitoring systems; sensors and detectors; optical devices, enhancers and correctors; alarms and warning equipment; software to control building environmental, access and security systems», а также всех испрашиваемых товаров 14 и услуг 35, 36, 37, 39, 40 и 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2021, представителем заявителя изложено ходатайство об исключении из объема испрашиваемой правовой охраны следующих товаров 09 класса МКТУ «databases (electronic), other than intended for storage of musical, video files or games; software to control building environmental, access and security systems (базы данных (электронные), за исключением предназначенных для хранения музыки, видео, игровых файлов; программное обеспечение для контроля систем доступа, безопасности и экологии зданий)».

Таким образом, заявителем дополнительно к перечню товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого правовая охрана знаку по международной регистрации №1469655 была предоставлена оспариваемым решением, испрашивается правовая охрана в отношении товара 09 класса МКТУ «security cameras (камеры видеонаблюдения)».

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы: (1) Копия Решения от 03 сентября 2020 г; (2) Копия публикации международной регистрации № 1316396; (3) Копия публикации международной регистрации № 1407636.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (09.04.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1469655 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Согласно

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «» по международной регистрации №1469655 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VOIMA», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения льва. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, указанных в требованиях по возражению, а также в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 45 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«VOIMA» [2]

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №1316396 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ. В результате отказа правообладателя от действия правовой охраны знака по международной регистрации №1316396 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, его действие сохранено для следующих товаров 09 класса МКТУ «Animated cartoons; digital music downloadable provided from a computer database or the internet; cinematographic films; holographic images; downloadable graphics for mobile phones; downloadable musical sound recordings; downloadable music files; musical video recordings; talking books; recorded discs bearing sound; musical sound recordings; musical recordings in the form of discs; games software; computer games programmes downloaded via the internet [software]; downloadable electronic game programs; downloadable computer game programs; downloadable video game programs; software programs for video games; programmed video games contained on cartridges [software]; recorded computer game programs; computer games; video game programs; sun glasses; cases for spectacles and sunglasses; reflecting discs for wear; bags, cases and sleeves for storing and carrying telephones, computers, mp3 players, cd-players, dvd players, headphones, cameras; mouse mats; covers for mobile phones, portable computers and tablets (Анимационные мультфильмы; цифровая музыка, загружаемая из компьютерной базы данных или Интернета; кинематографические фильмы; голографические изображения; загружаемая графика для мобильных телефонов; загружаемые музыкальные звукозаписи; загружаемые музыкальные файлы; музыкальные видеозаписи; говорящие книги; записанные диски со звуком; музыкальные звукозаписи; музыкальные записи в виде дисков; игровое программное обеспечение; компьютерные игровые программы, загружаемые через Интернет [программное обеспечение]; загружаемые электронные игровые программы; загружаемые компьютерные игровые программы; загружаемые видеоигровые программы; программное обеспечение для видеоигр; программируемые видеоигры, содержащиеся на картриджах [программное обеспечение]; записанные компьютерные игровые программы; компьютерные игры; видеоигровые программы; солнцезащитные очки; чехлы для очки и солнцезащитные очки; светоотражающие диски для ношения; сумки, чехлы и рукава для хранения и переноски телефонов, компьютеров, mp3-плееров, cd-плееров, dvd-плееров, наушников, фотоаппаратов; коврики для мыши; чехлы для мобильных телефонов)». «VOIMA» [3]

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №1407636 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

Коллегия учла представленные заявителем сведения о внесении изменений в адрес правообладателя международной регистрации №1407636, в результате которых наименование и адрес владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1407636 стали совпадать с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1469655 (Voima Capital Oy, Bulevardi 5 A 86, FI-00120 Helsinki (FI)). Международным Бюро ВОИС указанные изменения внесены 23.09.2020 и опубликованы в официальном бюллетене WIPO Cazette №39 за 2020 год.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для дальнейшего противопоставления знака по международной регистрации №1407636. Следовательно, учитывая новые обстоятельства, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, правовая охрана знаку по международной регистрации №1469655 может быть предоставлена в отношении всех испрашиваемых товаров 14, услуг 36, 37, 39, 40, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В свою очередь возможность предоставления правовой охраны испрашиваемым товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ является предметом рассмотрения коллегии.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1469655 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1469655 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «VOIMA», так как, как правило, словесный элемент запоминается легче, чем изобразительный, подлежит воспроизведению знака.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным, состоит исключительно из словесного элемента «VOIMA».

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат тождественный словесный элемент, имеющий идентичное фонетическое воспроизведение.

Имеющиеся визуальные различия в стилистике написания словесного элемента знака по международной регистрации №1469655 не препятствуют его восприятию в качестве слова «VOIMA». С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия за счет присутствия дополнительных изобразительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1469655 и противопоставленный знак по международной регистрации [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ, а также сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «security cameras (камеры видеонаблюдения)» представляют собой оборудование для записи и воспроизведения видео, в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, не содержат оборудования для записи видео, а представляют собой файлы, носители информации, загружаемое программное обеспечение и иные программные продукты, аксессуары для техники. Следовательно, сравниваемые товары отличаются по роду, виду и назначению. Указанным товарам сопутствуют следующие услуги 35 класса МКТУ «retail services in relation to security cameras; wholesale services in relation to security cameras (розничные услуги по отношению к камерам безопасности; оптовые услуги по отношению к камерам безопасности)», перечисленные в перечне международной регистрации №1469655. Следовательно, знаку по международной регистрации №1469655 может быть предоставлена правовая охрана в отношении перечисленных выше товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, в поступившем возражении заявитель испрашивает предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1469655 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в том числе, в отношении тех, которые сопутствуют товарам 09 класса МКТУ, исключенным из объема притязаний заявителя. Так, услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением продаж товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], как в частности, услуги продвижения программного обеспечения, информационных технологий и контента, являются сопутствующими производству программных продуктов, указанных в перечне противопоставленного товарного знака.

Коллегией в данном случае учитывается высокая степень сходства знаков, близкая к тождеству. Таким образом, более широкий диапазон товаров и услуг следует рассматривать в качестве однородных.

Знак по международной регистрации №1469655 и противопоставленный знак по международной регистрации № 1316396 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «retail services in relation to information technology and audiovisual equipment; wholesale services in relation to information technology and audiovisual equipment; online retail services in relation to information technology and audiovisual equipment; retail services in relation to computers and computer hardware; wholesale services in relation to computers and computer hardware; online retail services in relation to computers and computer hardware; retail services in relation to peripherals adapted fo3dr use with computers; wholesale services in relation to peripherals adapted for use with computers; online retail services in relation to peripherals adapted for use with computers; retail services in relation to computer components and parts; wholesale services in relation to computer components and parts; online retail services in relation to computer components and parts; retail services in relation to computer networking and data communications equipment; wholesale services in relation to computer networking and data communications equipment; online retail services in relation to computer networking and data communications equipment; retail services in relation to computer operating systems; wholesale services in relation to computer operating systems; online retail services in relation to computer operating systems; retail services in relation to data loggers and recorders; wholesale services in relation to data loggers and recorders; online retail services in relation to data loggers and recorders; retail services in relation to image capturing and developing devices; wholesale services in relation to image capturing and developing devices; online retail services in relation to image capturing and developing devices; retail services in relation to data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); wholesale services in relation to data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); online retail services in relation to data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); retail services in relation to databases (electronic); wholesale services in relation to databases (electronic); online retail services in relation to databases (electronic); retail services in relation to recorded content; wholesale services in relation to recorded content; online retail services in relation to recorded content; retail services in relation to optical devices, retail services in relation to computer software; wholesale services in relation to computer software; online retail services in relation to computer software; retail services in relation to software and applications for mobile devices; wholesale services in relation to software and applications for mobile devices; online retail services in relation to software and applications for mobile devices; retail services in relation to software to control building environmental, access and security systems; wholesale services in relation to software to control building environmental, access and security systems; online retail services in relation to software to control building environmental, access and security systems; retail services in relation to monitors [computer programs]; wholesale services in relation to monitors [computer programs]; online retail services in relation to monitors [computer programs]; retail services in relation to computer software for the monitoring of computer systems; wholesale services in relation to computer software for the monitoring of computer systems; online retail services in relation to computer software for the monitoring of computer systems; retail services in relation to firmware; wholesale services in relation to firmware; online retail services in relation to firmware», сопутствующих производству товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака [2].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2021, отменить решение Роспатента от 03.09.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1469655 в отношении части товаров 09 класса МКТУ « Safety, security, protection and signalling devices; security surveillance apparatus; security cameras; safety monitoring apparatus [electric]; safety alarms [other than for vehicles]; security alarm systems [other than for vehicles]; safety apparatus [for the prevention of accident or injury]; automatic control apparatus; electronic surveillance apparatus; monitoring instruments; image scanners; optical scanners; electronic scanners; 3D scanners; electric and electronic components; antennas and aerials as components; antennas and aerials as communications apparatus; communications equipment; controllers (regulators); access control and alarm monitoring systems; sensors and detectors; optical devices, enhancers and correctors; alarms and warning equipment», всех товаров 14 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «Accountancy, book keeping and auditing; auctioneering services; collection and systematization of business data; retail services in relation to safety, security, protection and signalling devices; retail services in relation to security surveillance apparatus; wholesale services in relation to security surveillance apparatus; retail services in relation to safety monitoring apparatus [electric]; wholesale services in relation to safety monitoring apparatus [electric]; retail services in relation to safety alarms [other than for vehicles]; wholesale services in relation to safety alarms [other than for vehicles]; online retail services in relation to safety alarms [other than for vehicles]; retail services in relation to security alarm systems [other than for vehicles]; wholesale services in relation to security alarm systems [other than for vehicles]; online retail services in relation to security alarm systems [other than for vehicles]; retail services in relation to security cameras; wholesale services in relation to security cameras; retail services in relation to safety apparatus [for the prevention of accident or injury]; wholesale services in relation to safety apparatus [for the prevention of accident or injury]; online retail services in relation to safety apparatus [for the prevention of accident or injury]; retail services in relation to automatic control apparatus; wholesale services in relation to automatic control apparatus; online retail services in relation to automatic control apparatus; retail services in relation to electric control apparatus; wholesale services in relation to electric control apparatus; online retail services in relation to electric control apparatus; retail services in relation to monitoring instruments; wholesale services in relation to monitoring instruments; online retail services in relation to monitoring instruments; retail services in relation to image scanners; wholesale services in relation to image scanners; online retail services in relation to image scanners; retail services in relation to optical scanners; wholesale services in relation to optical scanners; online retail services in relation to optical scanners; retail services in relation to electronic scanners; wholesale services in relation to electronic scanners; online retail services in relation to electronic scanners; retail services in relation to 3D scanners; wholesale services in relation to 3D scanners; online retail services in relation to 3D scanners; retail services in relation to electric and electronic components; wholesale services in relation to electric and electronic components; online retail services in relation to electric and electronic components; retail services in relation to antennas and aerials as components; wholesale services in relation to antennas and aerials as components; online retail services in relation to antennas and aerials as components; retail services in relation to antennas and aerials as communications apparatus; wholesale services in relation to antennas and aerials as communications apparatus; online retail services in relation to antennas and aerials as communications apparatus; retail services in relation to communications equipment; wholesale services in relation to communications equipment; online retail services in relation to communications equipment; retail services in relation to controllers (regulators); wholesale services in relation to controllers (regulators); online retail services in relation to controllers (regulators); retail services in relation to access control devices; wholesale services in relation to access control devices; online retail services in relation to access control devices; retail services in relation to sensors and detectors; wholesale services in relation to sensors and detectors; online retail services in relation to sensors and detectors; retail services in relation to optical devices, enhancers and correctors; wholesale services in relation to optical devices, enhancers and correctors; online retail services in relation to optical devices, enhancers and correctors; retail services in relation to alarms and warning equipment; wholesale services in relation to alarms and warning equipment; online retail services in relation to alarms and warning equipment; retail services in relation to gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; wholesale services in relation to gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; online retail services in relation to gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; retail services in relation to gold; wholesale services in relation to gold; online retail services in relation to gold; retail services in relation to gold ingots; wholesale services in relation to gold ingots; online retail services in relation to gold ingots; retail services in relation to coins; wholesale services in relation to coins; online retail services in relation to coins; retail services in relation to jewels; wholesale services in relation to jewels; online retail services in relation to jewellery; retail services in relation to jewellery boxes and watch boxes; wholesale services in relation to jewellery boxes and watch boxes; online retail services in relation to jewellery boxes and watch boxes; retail services in relation to key rings and key chains, and charms therefor; wholesale services in relation to key rings and key chains, and charms therefor; online retail services in relation to key rings and key chains, and charms therefor; retail services in relation to ornaments, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; wholesale services in relation to ornaments, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; online retail services in relation to ornaments, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; retail services in relation to statues and figurines, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; wholesale services in relation to statues and figurines, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; online retail services in relation to statues and figurines, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; retail services in relation to time instruments; wholesale services in relation to time instruments; online retail services in relation to time instruments; retail services in relation to clocks; wholesale services in relation to clocks; online retail services in relation to wristwatches”, а также всех услуг 36, 37, 39, 40, 45 классов МКТУ.