Патент Российской Федерации № 52995 на группу промышленных образов выдан по заявке № 2002500765/49 с приоритетом от 30.04.2002 на имя Закрытого акционерного общества «Хладокомбинат №1», в дальнейшем переуступлен компании «Премиа Таллинна Кюльмхооне» (далее - патентообладатель), и действует со следующим перечнем существенных признаков:

"Этикетка для упаковки мороженого (три варианта), характеризующаяся:

- выполнением в форме вертикально ориентированного листа;

- вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительного элемента со шрифтовой графикой в центре;

- выполнением изобразительного элемента в виде рожка с глазурью; отличающаяся:

- наличием в верхней и нижней частях двух узких горизонтальных красных полосок, между которыми расположена широкая полоска золотистого цвета;

- выполнением центральной надписи названия продукта крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв золотистого и белого цветов;

- наличием в верхней части этикетки изобразительного обозначения, в виде стилизованного изображения Деда Мороза и помещенного на нем орнаментального украшения в виде снежинки;

- проработкой поверхности этикетки двумя чередующимися цветными эквидистантными волнистыми линиями, цвет одной из которых - золотистый;

- 1-й вариант характеризуется колористическим выполнением второй волнистой линии зеленого цвета;

- 2-й вариант характеризуется колористическим выполнением второй волнистой линии красного цвета;

- 3-й вариант характеризуется колористическим выполнением второй волнистой линии синего цвета".

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» в части варианта 3 и «оригинальность» в части вариантов 1 и 2.

Для подтверждения данного мнения представлены следующие материалы:

- листы, содержащие изображения мороженого производителя «Хладокомбинат №1» на 2 л (далее – [1]);

- распоряжение Генерального директора АООТ «Хладокомбинат №1» исх. № 11 от 07.08.1996 об утверждении оригинала-макета этикетки «Пломбир шоколадный в сахарном рожке и в шоколадной глазури» с приложением изображения на 1 л. (далее – [2]);

- письмо Генерального директора «Полиграфоформление» исх. № Г-2-135/02 от 19.03.2005 с приложением изображения этикеток на 2 л. (далее – [3]);

- письмо от 12.12.1997 с приложением изображения этикетки (далее – [4]);

- контракт № 2291925/7-03 от 27.01.1997 между АО «Хладокомбинат №1» и ЗАО «Агролито Центрас» о покупке упаковочного материала для мороженого с приложением 1 на 1 л. (далее – [5]);

- информационное письмо ЗАО «Холод Славмо» от 20.06.2000г. (далее – [6]);

- протокол заседания Совета Директоров АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» от 20.06.2000г. (далее – [7]);

- рекламные материалы на 3л. (далее – [8]);

- патент РФ на промышленный образец № 48866, опубл. 16.05.2001. (далее – [9]);

- патент РФ на промышленный образец № 47852, опубл. 16.09.2000 (далее – [10]);

- патент РФ на промышленный образец № 49728, опубл. 16.12.2001 (далее – [11]).

В возражении отмечено, что вариант 3 изделия по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку сведения об этикетке, содержащей все существенные признаки указанного варианта промышленного образца стали известны в результате ее использования (этикетка введена в хозяйственный оборот АООТ «Хладокомбинат №1» в 1996 г.), что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают документы [1] - [5].

В возражении также отмечено, что варианты 1 и 2 этикетки по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «оригинальность», поскольку данные варианты отличаются от варианта 3 этикетки только колористическим решением второй волнистой линии: зеленого цвета (вариант 1) и красного цвета (вариант 2). При этом лицо, подавшее возражение подчеркивает, что оформление фона этикетки для мороженого различных цветов известно из изображений и перечня существенных признаков к патентам [9] – [11].

Лицо, подавшее возражение считает, что выполнение второй волнистой линии в ином цвете, в композиции упаковки играет вспомогательную роль и данный признак не относится к признакам, формирующим зрительный образ.

По мнению лица, подавшего возражение, особенности вариантов 1 и 2 этикеток по оспариваемому патенту могут быть отнесены к ньюансным проработкам, которые не являются зрительно активными, не влияют на создание иного зрительного впечатления, отличающего упаковку для мороженого по оспариваемому патенту от известных в результате использования упаковок, следовательно, промышленные образцы по вариантам 1 и 2 оспариваемого патента имеют сходство до степени смешения с решением внешнего вида упаковки для мороженого, сведения о которой стали известны в результате использования.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв не представил.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам¸ состоявшимся 10.08.2011, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- письмо ЗАО «ХОЛОД СЛАВМО» исх. № 136/1 от 23.06.2011 (далее – [12]);

- справка Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт - Петербург» (далее – [13]);

- свидетельские показания Лапиной С.А. от 01.07.2011 (далее – [14]);

- письмо Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей исх. 2895/01 от 09.07.98 с приложение копии изображения мороженого «Трубочка сахарная в шоколадной глазури» АО Петрозаводский молочный комбинат (далее – [15]);

- копии листов из дела 2-8801/10 на 4 л. (далее – [16]);

- копии листа из газеты «Петербургское качество» 6(44) Июнь 2002г с. 13 (далее – [17]);

- рекламный лист фабрики мороженого «Холод славмо», 2001 (далее – [18]);

- письмо ЗАО «Хладокомбинат № 1» от 18.02.2011 с приложением списка реализации товара «Сахарная трубочка пломбир б/н в ш/гл.» за 22.01.2003 (далее – [19]);

- накладная № 1191 от 22.01.2003 со счет-фактурой № 1191 от 22.01.2003 грузоотправителя «ЗАО «Хладокомбинат № 1» (далее – [20]);

- накладная № 4026 от 28.02.2002 со счет - фактурой № 4026 от 28.02.2002 грузоотправителя «ЗАО «Хладокомбинат № 1» (далее – [21]);

- накладная № 4589 от 20.02.2008 грузоотправителя «ЗАО «Хладокомбинат № 1» (далее – [22]);

- счет фактура № 2857 от 20.02.2008 » (далее – [23]);

- письмо ЗАО «Хладокомбинат №1» от 08.11.2010 (далее – [24]);

- письмо ЗАО «Хладокомбинат №1» исх № 73а/4 от 29.10.2010 (далее – [25]);

- претензия ТОО «Плазма» к АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» от 12.08.1995 (далее – [26]);

- контракт № 2291925/7-03 с приложениями №1, 2 на 7 листах (далее – [27]);

- накладная БПт-001105 от 24 марта 2002 ЗАО «Холод Славмо» (далее – [28]);

- накладная БПт-001072 от 24 февраля 2002 ЗАО «Холод Славмо» (далее – [29]);

- накладная БПт-001082 от 03 марта 2002 ЗАО «Холод Славмо» (далее – [30]);

- накладная БПт-000988 от 15 января 2002 ЗАО «Холод Славмо» (далее – [31]);

- письмо Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей исх. № 2895/01 от 09.07.1998 (далее – [32]);

- письмо предпринимателя Ульяновой ОА. Исх. №4 от 29.09.2010 (далее – [33]);

- накладная БРЗ-000145 от 05 февраля 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [34]);

- накладная БРЗ-000246 от 25 ноября 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [35]);

- накладная БРЗ-000165 от 09 января 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [36]);

- накладная БРЗ-000186 от 12 мая 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [37]);

- накладная БРЗ-000198 от 20 июня 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [38]);

- накладная БРЗ-000145 от 05 февраля 2002 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя Ульяновой О.А. (далее – [39]);

- накладная БПт-000391 от 10 декабря 2001 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя ЧП Котарева Л.М. (далее – [40]);

- накладная БПт-000407 от 15 декабря 2001 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя ЧП Котарева Л.М. (далее – [41]);

- накладная БПт-000497 от 24 декабря 2001 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя ЧП Котарева Л.М. (далее – [42]);

- накладная БПт-000372 от 01 декабря 2001 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя ЧП Котарева Л.М. (далее – [43]);

- накладная БПт-000345 от 28 ноября 2001 поставщика ЗАО «Холод Славмо» и покупателя ЧП Котарева Л.М. (далее – [44]);

- договор № 16/5 от 02.02.1995 между заказчиком АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» и поставщиком АОЗТ «Фтлита» с актами № 1 от 02.02.1995 и № 2 от 02.02.1995 (далее – [45]);

- письмо ЗАО «Хладокомбинат №1» б/д (далее – [46]);

- решение по делу № 114/96-10 о нарушении антимонопольного законодательства № АК/4242 от 10.10.2011 (далее – [47]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 22.09.1998 № 1614 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ПО промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и(или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2. Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся в источнике информации, к общедоступным, является:

- для опубликованных описаний к охранным документам – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений об изделии, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. Проверка оригинальности проводится в отношении промышленного образца, охарактеризованного в заявленной совокупности признаков, и включает:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественно-конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3. Правил ПО промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак. Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3. Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальность промышленный образец, воплощенный, в частности, в изделии, отличающемся от ближайшего аналога только признаком (признаками), включенным (включенными) заявителем в перечень существенных признаков, для которого (которых) не подтверждено его влияние на указанные заявителем эстетические особенности этого изделия.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности промышленного образца, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно справочных изданий.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и «оригинальность», показал следующее.

В возражении в качестве основания несоответствия промышленного образца по варианту 3 перечня существенных признаков по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» указано, что до даты приоритета данного промышленного образца совокупность его существенных признаков стала известна в результате введения в хозяйственный оборот АООТ «Хладокомбинат №1» мороженого в упаковке, содержащей все признаки промышленного образца по варианту 3 перечня существенных признаков по оспариваемому патенту.

Для подтверждения факта продажи мороженого производства ЗАО «Хладокомбинат №1» «Сахарная трубочка. Пломбир» в возражении представлена накладная [21]. Сведения, содержащиеся в указанной накладной подтверждают факт отгрузки ЗАО «Хладокомбинат №1» (грузоотправитель) - ООО «Питерское мороженое» (грузополучатель), двадцати семи видов мороженого, имеющих разные названия и артикулы. При этом, в частности, было отгружено три вида мороженого: «Сахарная трубочка. Пломбир», имеющего одинаковое название, но разные артикулы: «Сах. Трубочка пломб.б/н в ш/гл» артикул 56 (поз.1), «Сах. Трубочка пломб. Кр.бр.в ш/гл» артикул 39 (поз. 14), «Сах. Трубочка пломб. в ш/гл» артикул 539 (поз 21).

Здесь целесообразно отметить, что сведения, содержащиеся в данной накладной, не корреспондируется со сведениями из других представленных в возражении документов, а именно, ни в одном из представленных документов не указан артикул товара.

При этом изображение упаковки для мороженого «Пломбир в сахарном рожке» производителя «Хладокомбинат № 1» приложено к следующим документам: распоряжению [2], письму [3], письму [4], контракту [5] или [27], письму [15].

Однако, сведения, содержащиеся в указанных письмах и документах, не подтверждают, что ООО «Питерское мороженое» было отгружено изделие в упаковке, содержащей существенные признаки промышленного образца по варианту 3 оспариваемого патента.

Так, распоряжение о разработке оригинала – макета упаковки для мороженого [2] свидетельствует лишь о намерении разработать макет упаковки для мороженого, однако, факт разработки оригинала-макета упаковки не подтвержден никакими документами.

Письмо [3] содержит сведения о том, что между ОАО «Полиграфоформление» и ЗАО «Хладокомбинат №1» был заключен договор Г-2-135/02 об изготовлении и поставке полиграфической упаковочной продукции для мороженого, а также сведения о том, что ОАО «Полиграфоформление» поставляло в 2002 году на основании утвержденных заказчиком ЗАО «Хладокомбинат №1» оригинал-макетов упаковку для мороженого, в том числе упаковку «Пломбир в сахарном рожке в шоколадной глазури». Однако, сведения, содержащиеся в письме [3] не подтверждены другими документами, а именно, не представлены: утвержденный оригинал-макет, в соответствии с которым изготавливался упаковочный материал, вышеуказанный договор Г-2-135/02, документы, подтверждающие факт исполнения договора и факт передачи упаковочной продукции заказчику.

Кроме того, в указанном письме [3] содержатся сведения о том, что упаковочная продукция поставлялась Закрытому акционерному обществу «Хладокомбинат №1» также в 2003, 2004, 2005 годах, т.е. и после даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

При этом из сведений, содержащихся в указанном письме и на приложенных к письму изображениях упаковок для мороженого, не следует, что по накладной [21] было продано мороженое именно в приложенной к письму упаковке, поскольку данное письмо не корреспондируется с накладной [21] (отсутствует указание хотя бы одного артикула).

Здесь следует отметить, что к возражению приложен один и тот же контракт, но с разными приложениями: позиции [5] и [27].

Документы [4], [5], [27] относятся к изготовлению ЗАО «АГРОЛИТО ЦЕНТРАС» для заказчика АО «Хладокомбинат №1» упаковочного материала для мороженого, при этом в приложении 1 к указанному договору содержится изображение упаковки.

Следует отметить, что согласно пункта 7,1 договора [5] (или [27]), продавец производит отгрузку материала со склада в г. Вильнюс в течение 42 дней со дня получения первого авансового платежа в размере 20% от контракта и после получения окончательного платежа. Однако, в возражении не представлены документы, подтверждающие факт оплаты за товар и факт передачи товара, т.е. не подтвержден факт отгрузки упаковочного материала заказчику, соответственно, данный контракт можно рассматривать как договор о намерениях.

Кроме того, документы [4], [5], [27] никак не корреспондируются с накладной [21], согласно которой было продано три вида мороженого «Сахарная трубочка. Пломбир» арт. 56, 39, 539.

Таким образом, данные документы на подтверждают факт продажи мороженого в упаковке, содержащей перечень существенных признаков по варианту 3 промышленного образца по оспариваемому патенту.

Что касается сведений, содержащихся в письме [24], являющимся ответом на запрос от ЗАО «Хладокомбинат №1» [25] и содержащем сведения о том, что ООО «Питерское мороженое» с декабря 1998 года осуществляло коммерческую деятельность по оптовой и розничной продаже продуктов питания, среди ассортимента которых присутствует мороженое «Пломбир в сахарном рожке в шоколадной глазури», а также содержащем описание упаковки, в которой поставлялось указанное мороженое, то как показано выше в настоящем заключении, согласно накладной [21] ООО «Питерское мороженое» поставлялось несколько видов мороженого «Сахарная трубочка пломбир», имеющих различные артикулы, в связи с чем не представляется возможным установить к какому именно артикулу мороженого «Сахарная трубочка пломбир», относится описанная в письме [24] упаковка. Кроме того, сведения, содержащиеся в письме [24] не подтверждены документально, т.е. указанные в приложении к письму [24] документы отсутствуют в материалах возражения.

Сведения о выпуске и продаже мороженого, производимого ЗАО «Хладокомбинат №1» в 2002 на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, содержащиеся в письме [46], также не подтверждены документально.

Анализ других представленных в возражении материалов и документов, показал следующее.

Листы с изображением мороженого в упаковке «Пломбир в сахарном рожке шоколадной глазури» и этикетки «Пломбир в сахарном рожке шоколадной глазури» [1] представлены как таковые без указания документа, к которому они относятся, а также без указания даты выхода их в свет, соответственно данные листы (как таковые) не подтверждают факта известности в результате использования изделия, содержащего перечень существенных признаков по варианту 3 оспариваемого патента.

Накладная со счет - фактурой [20] от 22.01.2003, накладная [22] от 20.02.2008, счет- фактура [23] от 20.02.2008 не подтверждают факт продажи мороженого ЗАО «Хладокомбинат № 1» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку имеют дату более позднюю, чем дата приоритета данного промышленного образца (30.04.2002).

Сведения из газеты [17] не подтверждает известность из уровня техники упаковки для мороженого, содержащей перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку данная газета имеет дату выпуска (июнь 2002) более позднюю, чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (30.04.2002).

Рекламные листы [8] и [18] не относятся к продукции ЗАО «Хладокомбинат № 1». Кроме того, в возражении отсутствуют документы, подтверждающие факт распространения указанных рекламных листов.

Что касается решения суда [47], то судом не оценивалась патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, следовательно, данный документ не может быть использован при анализе.

Таким образом, в возражении отсутствуют материалы, имеющие дату более раннюю, чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, по которым можно было бы установить, что проданное по накладной [21] мороженое, произведенное ЗАО «Хладокомбинат № 1», имело упаковку, содержащую существенные признаки промышленного образца по варианту 3 оспариваемого патента.

На заседании коллегии 10.12.2011 лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены материалы [12] - [16], [18], [25], [28] - [45], относящиеся к упаковке для мороженого «Трубочка сахарная» производства АООТ «Петрозаводский молочный комбинат», в дальнейшем преобразованного в ЗАО «Холод Славмо» согласно документам [6] и [7].

В отношении данных документов следует отметить, что в первоначальных материалах возражения отсутствовали доводы, касающиеся известности в результате использования упаковки для мороженого, производимого ЗАО «Холод Славмо», поэтому в соответствии с требованиями пункта 2.5. Правил ППС данные документы не могут быть приняты для анализа в рамках данного возражения.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по варианту 3 перечня существенных признаков по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия вариантов 1 и 2 перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», можно отметить следующее.

Перечни существенных признаков промышленных образцов по вариантам 1 и 2 оспариваемого патента отличаются от варианта 3 только колористическим выполнением второй волнистой линии.

В возражении в качестве наиболее близкого аналога промышленных образцов по вариантам 1 и 2 оспариваемого патента указана упаковка для мороженого, производимого ЗАО «Хладокомбинат № 1», сведения о которой стали известны в результате ее использования. Однако, как показано выше в настоящем заключении, лицом, подавшим возражение не доказано, что мороженое «Сахарная трубочка. Пломбир» было передано в упаковке, содержащей существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленные образцы по вариантам 1 и 2 перечня существенных признаков по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец № 52995 оставить в силе.