Обозначение по заявке № 2008701517/50 с приоритетом от 24.01.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: «красный, черный, белый».
Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное комбинированное обозначение включает словосочетание «smile daily fresh», выполненное латиницей различными шрифтами. Словосочетание образовано от английских слов «smile», «daily», «fresh», что в переводе обозначает «улыбка ежедневная свежесть». Слово «smile» выполнено художественным шрифтом, первая буква большая, точка буквы «i» выполнена в виде изображения капли, слово расположено на фоне прямоугольника. Слова «daily», «fresh» выполнено печатными вертикальными печатными буквами одного размера, между словами расположен графический элемент - прямоугольник».
Решением Роспатента 15.01.2010 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне. В отношении товаров 03, 16 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака.
Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение обосновано следующими доводами:
1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «SMILE» по международной регистрации № 790090 с конвенционным приоритетом от 07.12.2001;
2. владельцем знака по международной регистрации № 790090 является «AS Prime Partner», Эстония;
3. правовая охрана знаку по международной регистрации № 790090 предоставлена в отношении товаров 03, 16 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 03, 16 классов МКТУ.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.03.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:
- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации № 790090 заявителем было направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в связи с неиспользованием на территории Российской Федерации;
- решение Роспатента, основанное на заключении коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения указанного заявления, вступило в силу 03.12.2009 до даты подачи настоящего возражения.
На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 16.03.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (24.01.2008) поступления заявки № 2008701517/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Заявленное обозначение по заявке № 2008701517/50 является комбинированным. Словесные элементы «DAILY» и «FRESH» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис и заключены в прямоугольник, окантованный черной линией с полем белого цвета. Словесный элемент «Smile» выполнен с наклоном в правую сторону буквами белого цвета на фоне прямоугольника красного цвета, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Все словесные элементы заявленного обозначения расположены на одной строке. Красный и белый прямоугольники граничат друг с другом. Регистрация обозначения испрашивается в цветовом сочетании: «красный, черный, белый» в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне.
Противопоставленный знак (1) по международной регистрации № 790090 с конвенционным приоритетом от 07.12.2001 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овала черного цвета, по центру которого расположен словесный элемент «SMILE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета латинского алфавита.
Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) правомерен в силу тождества звучания слова «SMILE», совпадения его лексического значения в английском языке, использованием при их написании букв латинского алфавита. Сходство знаков заявителем не оспаривается.
Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака (1) имеют одинаковое назначение (для очищения, полирования, выведения пятен, ухода за внешним видом при помощи косметических средств), круг потребителей, относятся к одним родовым понятиям (мыла, масла, дезодоранты, препараты для чистки, моющие и косметические средства), продаются в одинаковых секциях универсальных магазинов. Указанные обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня рассматриваемого обозначения и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака (1), что заявителем не оспаривается Правовая охрана противопоставленного знака (1) действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с решением Роспатента от 03.12.2009 правовая охрана знака (1) прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 16 классов МКТУ в связи с его неиспользованием до даты подачи настоящего возражения.
Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.
В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.
Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (29.04.2010) правовая охрана противопоставленного знака (1) уже не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.