Словесное обозначение «VITROS» по заявке №2019760411 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 09, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760411 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «VITROS» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными для индивидуализации однородных товаров:

- товарными знаками «VITAROS» (1) по свидетельству №526509 с приоритетом от 28.06.2013, «ВИТАРОС» (2) по свидетельству №525873 с приоритетом от 28.06.2013, «» (3) по свидетельству №550941 с приоритетом от 03.09.2013, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ на имя компании Ферринг Интернешнл Сентер С.А., Шмен де ля Вергоноза 50 Сэн-Пре, 1162 Швейцария;

- с товарным знаком «ВИТРОСИЛ» (4) по свидетельству №224678 с приоритетом от 23.05.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод», 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7;

- со знаком «Vitris» (5) по международной регистрации №1365217 с приоритетом от 11.04.2018, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Gebr. Willach GmbH», Stein 2 53809 Ruppichteroth, Germany;

- со знаками «VITROX» (6) по международной регистрации №1162226 с конвенционным приоритетом от 12.07.2012, «VITROX» (7) по международной регистрации №981727 с конвенционным приоритетом от 09.09.2008, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя компании Huntsman International LLC, 500, Huntsman Way Salt Lake City, Utah 84108, US.

В поступившем возражении указывается на наличие письменных согласий (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (5), (6), (7), оригиналы которых представлены в возражении, а, кроме того, отмечается, что введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров при одновременном присутствии в гражданском обороте заявленного обозначения и указанных противопоставлений исключено.

Что касается противопоставления (4), то, по мнению заявителя, сходство до степени смешения между заявленным обозначением «VITROS» и товарным знаком «ВИТРОСИЛ» отсутствует в силу разной фонетики ([вай-трос] и [вит-ро-сил]) и графики этих обозначений, а также не имеется однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой лекарственные, витаминные препараты, пищевые добавки и химические реактивы для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях. Также заявитель обращает внимание, что срок действия правовой охраны товарного знака (4) с учетом льготного срока действия истек 23.11.2021.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760411 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (26.11.2019) поступления заявки №2019760411 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Словесное обозначение «» по заявке №2019760411 с приоритетом от 26.11.2019 включает в свой состав словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ:

01 класс МКТУ - реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей, для диагностических тестов/исследований в лабораториях; реактивы химические для научных лабораторных диагностических тестов/исследований;

05 класс МКТУ - реактивы химические для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях;

09 класс МКТУ - оборудование компьютерное и программное обеспечение, используемые при химическом анализе;

10 класс МКТУ - аппаратура для химического анализа/анализаторы химического состава, для медицинских целей; оборудование медицинское, а именно аппаратура для химического анализа/анализаторы химического состава для получения результатов диагностических тестов/исследований из крови и других биологических жидкостей/жидкостей организма, специалистами в госпиталях, больницах, лабораториях, клиниках и врачебных кабинетах.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «VITROS» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков «VITAROS» (1) по свидетельству №526509 с приоритетом от 28.06.2013, «ВИТАРОС» (2) по свидетельству №525873 с приоритетом от 28.06.2013, «» (3) по свидетельству №550941 с приоритетом от 03.09.2013, «ВИТРОСИЛ» (4) по свидетельству №224678 с приоритетом от 23.05.2001, «Vitris» (5) по международной регистрации №1365217 с приоритетом от 11.04.2018, «VITROX» (6) по международной регистрации №1162226 с конвенционным приоритетом от 12.07.2012, «VITROX» (7) по международной регистрации №981727 с конвенционным приоритетом от 09.09.2008, принадлежащих иным лицам.

Товарные знаки (1), (2) зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения сексуальных патологий, расстройств или дисфункций».

Товарный знак (3) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения сексуальных патологий, расстройств или дисфункций» и товаров 10 класса МКТУ «медицинские дозирующие приборы и устройства для фармацевтических препаратов; медицинские устройства для смешивания, хранения и применения, нанесения фармацевтических препаратов; медицинские устройства для контроля дозировки фармацевтических препаратов; все вышеперечисленные товары для использования в лечении сексуальных патологий, расстройств и дисфункций».

Товарный знак (4) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты; пищевые добавки для медицинских целей».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (5) предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «electronic locks; electric locks with alarms; electronic lock assemblies; remote control apparatus for opening and closing doors; electronic door locks; controllers [regulators]; electronic surveillance apparatus; electric or electronic control modules; electric and electronic components; electronic sensors; electronic control apparatus; electronic controllers; electronic control units; electronic control systems; electronic control systems for machines; software; industrial controls incorporating software; electrical controls; programmable controllers; automatic control apparatus; electric control installations; electrical control circuits; electric control apparatus; industrial process control software; programmable logic controllers» / «электронные замки; электрические замки с сигнализацией; электронные блокировочные узлы; устройства дистанционного управления открыванием и закрыванием дверей; электронные дверные замки; контроллеры [регуляторы]; электронные устройства наблюдения; электрические или электронные модули управления; электрические и электронные компоненты; электронные датчики; электронные устройства управления; электронные контроллеры; электронные блоки управления; электронные системы управления; электронные системы управления; электронные системы управления для машин; программное обеспечение; промышленные средства управления, включающие программное обеспечение; электрические средства управления; программируемые контроллеры; автоматические устройства управления; электроустановки управления; электрические схемы управления; электроаппаратура управления; программное обеспечение для управления промышленными процессами; программируемые логические контроллеры».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (6) предоставлена для товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in construction and the automotive industry; unprocessed artificial resins; unprocessed artificial resins for use in repairing tubes and pipes; unprocessed artificial resins for use in construction of automotive parts; adhesives used in industry» / «химикаты, используемые в строительстве и автомобильной промышленности; необработанные искусственные смолы; необработанные искусственные смолы для использования при ремонте труб и труб; необработанные искусственные смолы для использования в производстве автомобильных деталей; клеи, используемые в промышленности».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (7) предоставлена для товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry; unprocessed artificial resins; artificial resins used for repairing tubes and pipes; adhesives used in industry» / «химикаты, используемые в промышленности; необработанные искусственные смолы; искусственные смолы, используемые для ремонта труб и труб; клеи, используемые в промышленности».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатели противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3) – компания Ферринг Интернешнл Сентер С.А., Швейцария, (5) – компания Gebr. Willach GmbH», Германия, (6), (7) - компания Huntsman International LLC, США, предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения «VIRTOS» в качестве товарного знака для заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «VITROS» и «VITAROS» (1) / «ВИТАРОС» (2) / «» (3) / «Vitris» (5), / «VITROX» (6) / «VITROX» (7) не тождественны. Противопоставленные товарные знаки (1), (2), (3), (5), (6), (7) не является коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (5), (6), (7) для всех товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2019760411, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения «VITROS» в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указывается товарный знак «ВИТРОСИЛ» (4) по свидетельству №224678. При этом следует указать, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовой охраны указанного товарного знака истекала 23.05.2021. Вместе с тем, 15.07.2021 и 22.11.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступили заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для продления действия регистрации товарного знака. Поскольку в настоящее время решения о прекращении правовой охраны товарного знака (4) не принято, его следует учитывать в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем сопоставительный анализ обозначений «VITROS» и «ВИТРОСИЛ» (4) показал следующее.

При анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Так, заявленное обозначение включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «VITROS», который отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо языков. Аналогичный вывод усматривается и по отношению к противопоставленному словесному товарному знаку (4), в котором в качестве единственного индивидуализирующего словесного элемента выступает фантазийное слово «ВИТРОСИЛ». Фантазийный характер указанных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) выполнены стандартным шрифтом латинского и русского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства.

Заявитель указывает на то, что слово «VITROS» произносится как [вай-трос], что существенно отличает его от противопоставления (4) со звучанием [вит-ро-сил]. Вместе с тем, следует указать, что в силу фантазийного характера обозначения «VITROS» и невозможности его отнесения к какому-либо языку, в котором имеются те или иные фонетические правила, оно может быть прочитано потребителем как [вит-рос], т.е. таким образом, как произносятся латинские буквы.

Указанное произношение [вит-рос] заявленного обозначения «VITROS» обуславливает его звуковое сходство с противопоставленным товарным знаком «ВИТРОСИЛ» (4) за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) следует признать сходными.

Вместе с тем обратившись к перечням сопоставляемых обозначений, коллегия пришла к выводу об отсутствии их однородности.

Так, товары 05 класса МКТУ «реактивы химические для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях» заявленного обозначения представляют собой вещества, которые используются в медицинских лабораториях для анализа веществ, приготовления растворов, проведения реакций.

В свою очередь товары 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты; пищевые добавки для медицинских целей» противопоставленного товарного знака (4) относятся к продукции, предназначенной для профилактики болезней и их лечения.

Поскольку сопоставляемые товары 05 класса МКТУ характеризуются разным назначением, кругом потребителей и условиями реализации, их следует признать неоднородными.

Таким образом, несмотря на наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4), отсутствие однородности товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, исключает возможность смешения сравниваемых обозначений «VITROS» и «ВИТРОСИЛ» (4) в гражданском обороте, и, как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. В этой связи оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2021, отменить решение Роспатента от 09.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760411.