Международная регистрация знака «CLARION» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.10.2020 за №1566387 на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 20.02.2023 знаку по международной регистрации №1566387 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №115639 с приоритетом от 23.04.1992 (срок действия исключительного права продлен до 23.04.2032), зарегистрированным на имя Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., 7-2 Синтосин, Туо-ку, Сайтама-си, Сайтама, Япония, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2023, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566387 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Предоставление письма-согласия обусловлено тем фактом, что компания правообладателя противопоставленного товарного знака Faurecia Clarion Electronics Co., Ltd. (Форесия Кларион Электронике Ко., Лтд.) специализируется в области производства автомобильных аудиосистем, автомобильных навигационных систем, визуального оборудования, автобусного оборудования и оборудования связи.

В то же время, компания заявителя bioMérieux Inc. (биоМерьё, Инк.) является мировым лидером в области диагностических решений (специализируется на производстве реагентов, приборов, программного обеспечения, услуг в данной области), которые определяют источник заболевания и загрязнения для улучшения здоровья пациентов и обеспечения безопасности потребителей. В настоящее время компания bioMérieux присутствует в 44 странах и обслуживает более 160 стран через большую сеть дистрибьюторов.

Таким образом, компании не являются конкурентами друг другу и их продукция не пересекается на рынке, о чем также сообщает правообладатель противопоставленного товарного знака в письме-согласии.

При сравнении заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ с товарами 09 класса МКТУ по противопоставленной регистрации можно сделать вывод об их принадлежности к разным видам товаров/услуг, а именно: услуги заявителя представляют собой узкоспециализированное программное обеспечение как услугу для изучения инфекционных заболеваний, профилактики инфекций и контроля над ними, управления противомикробными препаратами и лабораторного управления, в то время как товары по противопоставленной регистрации представляют собой различные приборы и инструменты, носители информации, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, оборудование для обработки информации, огнетушители. Сравниваемые товары и услуги также имеют разные потребительские свойства, функциональное назначение, условия и каналы их реализации и круг потребителей.

Следовательно, сравниваемые товары и услуги не являются однородными и у потребителя не может возникнуть представление о том, что они производятся/оказываются одной компанией.

Кроме того, знаки имеют существенные отличия, заключающиеся, прежде всего, в разном графическом исполнении сравниваемых обозначений.

Также заявитель отметил, что обе компании являются лидерами в своей области и мирно сосуществуют в различных странах мира.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1566387 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии 09.01.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №115639 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2020) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1566387 представляет собой словесное обозначение «CLARION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для услуг 42 класса МКТУ «software as a service (SAAS) services featuring software for infectious disease surveillance, infection prevention and control, antimicrobial stewardship and laboratory management» (программное обеспечение как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для эпиднадзора за инфекционными заболеваниями, профилактики инфекций и борьбы с ними, контроля за противомикробными препаратами и управления лабораториями).

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «» по свидетельству №115639, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №115639 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи (воспроизведения звука или изображений), магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, вычислительные машины, огнетушители».

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 20.02.2023.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., Япония, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1566387 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Кроме того, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака не являются конкурентами и их продукция не пересекается на рынке, о чем правообладатель противопоставленного товарного знака сообщает в письме-согласии (1).

Компания заявителя bioMérieux Inc. (биоМерьё, Инк.) является мировым лидером в области диагностических продуктов (реагентов, приборов, программного обеспечения), которые определяют источник заболевания и загрязнения для улучшения здоровья пациентов и обеспечения безопасности потребителей.

Правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на производстве автомобильных аудиосистем, автомобильных навигационных систем, визуального оборудования, автобусного оборудования и оборудования связи.

Принимая во внимание наличие графических различий между сравниваемыми знаками, а также различные сферы деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №115639 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1566387 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2023, отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566387 в отношении услуг 42 класса МКТУ «software as a service (SAAS) services featuring software for infectious disease surveillance, infection prevention and control, antimicrobial stewardship and laboratory management».