Комбинированное обозначение «» по заявке №2016733505 с приоритетом от 09.09.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; конфеты».

Роспатентом 28.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» (свидетельство №116), признанным общеизвестным с 01.01.1997 на имя ОАО «Рот Фронт», 113184. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» (свидетельство №137558 с приоритетом от 30.08.1993), зарегистрированным на имя ОАО «Рот Фронт», 113184. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Карамель со вкусом» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- словесный элемент «Карамель со вкусом БАРБАРИСА», в котором все словесные элементы лексически и грамматически связаны друг с другом, был указан самим заявителем в качестве неохраняемого как указывающий на вид и вкусовые качества товара при подаче заявки, однако экспертиза неправомерно проигнорировала описательность словесного элемента «БАРБАРИС»;

- экспертиза необоснованно не приняла во внимание доводы социологического исследования, выполненного Лабораторией социологической экспертизы при ФГБУН ИСО РАН, согласно которому подавляющее большинство потребителей считает, что словесный элемент «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» указывает на вид (87%), состав (95%) и вкусовые качества (92%) конфет, следовательно, является описательной характеристикой товара;

- использование словосочетания «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» не может затронуть чьих-либо исключительных прав на товарный знак, поскольку данная характеристика является общеупотребимой в кондитерской промышленности и применялась задолго до даты приоритета и даты установления общеизвестности товарного знака «БАРБАРИС»;

- рецептура конфет с барбарисовой эссенцией повсеместно применялась кондитерскими фабриками СССР и продолжает использоваться в настоящее время;

- практика экспертизы свидетельствует о том, что слово «БАРБАРИС» исключается из правовой охраны товарных знаков («» по свидетельству №215461, «» по свидетельству №243819, «» по свидетельству №160156) в силу своей описательности, так же как и иные словесные элементы в товарных знаках, указывающие на свойства товара («» по свидетельству №159875, «» по свидетельству №482508, «» по свидетельству №197054, «» по свидетельству №441740), по аналогичному пути идет и судебная практика;

- запрет ОАО «РОТ ФРОНТ» на использование описательного обозначения «БАРБАРИС» является злоупотреблением правом, поскольку это обозначение использовалось для маркировки конфет как минимум следующими кондитерскими фабриками на территории СССР / России: Абаканской кондитерской фабрикой, Нижнетагильской кондитерской фабрикой, АООТ «Фабрика «Вкус», Сарапульской кондитерской фабрикой, Грозненской кондитерской фабрикой, Ярославской кондитерской фабрикой, Нальчикской кондитерской фабрикой;

- согласно законодательству о защите прав потребителей сведения о потребительских свойствах товара, такие как обозначение «Карамель со вкусом БАРБАРИСА», ООО «КДВ ВОРОНЕЖ» имеет полное право использовать при маркировке своей продукции;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «БАРБАРИС» в силу фонетических, графических и смысловых отличий сравниваемых обозначений, что также подтверждается опросом общественного мнения, в соответствии с которым 87% респондентов полагают, что продукция, маркированная сопоставляемыми обозначениями, производится разными компаниями, 82% опрошенных считают, что тестируемые обозначения различны в целом и 98% отличают их друг от друга;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016733505 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» в качестве неохраняемого.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копия выдержки из Сборника рецептур на карамель, часть 1 «Карамель леденцовая. Карамель с начинками: фрутово-ягодными, ликерными, медовыми», утвержденного Госагропромом СССР, 1986 г.;

- Копия рецептуры конфет «БАРБАРИС» 1981 года, утвержденная Минпищепромом СССР;

- Копия письма Управления пищевой промышленности на Абаканскую кондитерскую фабрику о срочном внедрении рецептур 1981 года;

- Копия выдержки из годового отчета за 1986 год Абаканской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1970 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1978 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1981 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1982 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1983 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия выдержки из годового отчета за 1985 год Нижнетагильской кондитерской фабрики;

- Копия рецепта карамели АООТ «Фирма «Вкус», январь 1994 года;

- Копия расшифровки продукции, выпущенной в 1967 году по Сарапульской кондитерской фабрике;

- Сведения о выработке Грозненской кондитерской фабрики за 1 квартал 1954 года;

- Расшифровка продукции по Сталинградской кондитерской фабрике за 1 квартал 1954 года;

- Протокол №12 дегустационной комиссии по дегустации продукции Ярославской Кондитерской Фабрики, 1955 г.;

- Протокол №10 дегустационной комиссии по дегустации продукции Нальчикской Кондитерской Фабрики, 1955 г.;

- Акт отбора проб Нальчикской Кондитерской Фабрики, 1955 г.;

- Копия Заключения №193-2017 от 03.07.2017 г., содержащего результаты социологического исследования и подготовленного ФГБУН ИСО РАН;

- Копия протокола осмотра доказательств (кабинета контроля прохождения социологического опроса) нотариусом;

- Информация по свидетельствам на товарные знаки №215461, №243819, №160156;

- Фотографии конфетных оберток карамели «БАРБАРИС» различных советских фабрик;

- Отзывы потребителей о карамели со вкусом барбариса различных производителей;

- Копия выдержек из книги под редакцией М.К. Смирнова «Рецептуры на карамель», утвержденной Министерством пищевой промышленности СССР;

- Копия выдержек из сборника основных рецептур сахаристых кондитерских изделий 2000 г. составителя Н.С. Павловой;

- Договор поставки ароматизатора, заключенный между ООО «Тереза-Интер» и ООО «КДВ Групп»;

- Рецептура карамели ООО «КДВ Воронеж»;

- Удостоверение о качестве ароматизатора «БАРБАРИС» производства ООО «Тереза-Интер»;

- Решение Арбитражного суда Красноярского края от 05.07.2018 по делу №А33-12828/2018.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.09.2016) поступления заявки №2016733505 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2016733505 с приоритетом от 09.09.2016 является комбинированным и представляет собой этикетку, разделенную на три поля. В центральной части этикетки расположены горизонтально ориентированные повторяющиеся блоки в виде декоративной плашки со словесными элементами «Карамель», «со вкусом, «БАРБАРИСА», расположенные на трех строчках друг под другом. На боковых полях выполнен рисунок растительного орнамента. Регистрация товарного знака по заявке №2016733505 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; конфеты».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» (где «карамель» - это вид конфет, обычно с начинкой, приготовленных из сахара и патоки; «со вкусом» - указание на свойство, качество пищи, ощущаемое при еде; «барбарис» - колючий кустарник с продолговатыми мелкими кислыми темно-красными ягодами, ягоды этого растения, см. http://enc-dic.com) с точки зрения смыслового восприятия представляет собой указание на вид и свойства заявленных товаров 30 класса МКТУ согласно требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» имеет оригинальное графическое исполнение, в котором слово «БАРБАРИСА», в отличие от словесных элементов «Карамель со вкусом», выполнено иным типом шрифта заглавными буквами и акцентирует на себе внимание потребителя.

При этом обозначение «БАРБАРИС» является объектом исключительного права, принадлежащего иному лицу, а именно ОАО «РОТ ФРОНТ». Так, на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» зарегистрированы: общеизвестный товарный знак «» по свидетельству №116 (признанный общеизвестным с 01.01.1997) и товарный знак «» по свидетельству №137558 (с приоритетом от 30.08.1993). Товарный знак по свидетельству №116 признан общеизвестным для товаров 30 класса МКТУ «конфеты (карамель)», правовая охрана товарного знака по свидетельству №137558 распространяется, в частности, на такие товары 30 класса МКТУ как «кондитерские изделия».

Наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «БАРБАРИСА», сходного по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства с вышеуказанными товарными знаками «», принадлежащими ОАО «РОТ ФРОНТ», а также однородность товаров 30 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сопоставляемые обозначения, обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения на основании требований пункта 6 (2), (3) статьи 1483 Кодекса.

При этом необходимо указать, что товары 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений представляют собой кондитерские изделия, а именно конфеты, относящиеся к товарам массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке не столь высоко как, например, при покупке дорогостоящей бытовой техники, компьютеров, автомобилей и т.д.

Согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ, изложенным в Постановлении №3691/06 от 18.07.2006 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. Вместе с тем, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ 6 №2050/2013 от 18.06.2013 по делу №А40-4914/12-27-117, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Вероятность смешения товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельствам №137558 и №116, и заявленного обозначения «Карамель со вкусом БАРБАРИСА» дополнительно усиливается тем, что словесный товарный знак «БАРБАРИС» по свидетельству № 116 является общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих лет словесным товарным знаком «БАРБАРИС» и карамелью «БАРБАРИС» производства ОАО «РОТ ФРОНТ».

Относительно представленных заявителем материалов, касающихся вопроса наличия сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Так, решение Арбитражного суда Красноярского края от 05.07.2018 по делу №А33-12828/2018 не опровергает выводов о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками. Во-первых, указанный судебный спор не имеет преюдициального значения по настоящему спору, поскольку касается иных хозяйствующих субъектов (ОАО «РОТ ФРОНТ» и ООО «Звезда»), и, кроме того, судом исследовался вопрос сходства товарных знаков «БАРБАРИС» не с заявленным обозначением, а со словесным обозначением «Со вкусом Барбариса». При этом в силу отсутствия в распоряжении суда фактического изображения продукции, на которой размещалось обозначение «Со вкусом Барбариса», суд не проводил сопоставительный анализ сравниваемых средств индивидуализации указанных лиц, предназначенных для маркировки конфет, по визуальному критерию сходства. Следовательно, упомянутое решение принималось без учета всех критериев сходства сравниваемых обозначений, предусмотренных нормативными документами.

Заявителем также представлено Заключение №193-2017 от 03.07.2017, подготовленное ФГБУН ИСО РАН по результатам опроса общественного мнения (далее – Заключение), согласно которому подавляющее большинство опрошенных респондентов полагают, что товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, выпускаются разными компаниями. Однако анализ указанного документа показал, что при формулировке вопросов, задаваемых опрошенным респондентам, не использовались критерии сходства сравниваемых обозначений, установленные настоящей нормативно-правовой базой, а применялись такие формулировки как «одинаковый, различный, напоминают друг друга». Указанные обстоятельства не позволяют принять результаты представленного Заключения во внимание в рамках рассматриваемого дела.

Следует указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения ООО «КДВ ВОРОНЕЖ» 12.09.2018 поступило особое мнение от представителя заявителя, а 19.09.2018 - его обращение на имя Руководителя Роспатента. В указанной корреспонденции отмечается, что при анализе материалов дела коллегия необоснованно не учла приведенные в возражении доводы, а также допустила процессуальные нарушения.

Так, представитель заявителя указывает, что, во-первых, на заседании коллегии незаконно присутствовали третьи лица, а именно представители ОАО «РОТ ФРОНТ», заинтересованные в неблагоприятном для заявителя исходе рассмотрения возражения.

Во-вторых, со слов представителей ОАО «РОТ ФРОНТ» стало известно, что в распоряжении коллегии имеется некое обращение от этого лица с, содержащее заключение ВЦИОМ, которое приобщено к материалам заявки №2016733505 и с которым заявитель не ознакомлен. Приобщение этих материалов делу и отсутствие предварительного ознакомления с ними заявителя является нарушением прав ООО «КДВ ВОРОНЕЖ».

Коллегия считает необходимым отметить, что по поступившее обращение не содержит каких-либо дополнительных доводов, которые не были изложены в возражении, и имеют значение для его рассмотрения по существу.

Что касается нарушения, по мнению представителя заявителя, процедуры рассмотрения возражения, то необходимо отметить следующее.

Действительно на заседании коллегии по рассмотрению возражения присутствовали третьи лица, которые наблюдали за ходом процесса по его рассмотрению, но не участвовали в нем в качестве стороны по делу. В этой связи следует отметить, что Правилами ППС не запрещено присутствие на заседании коллегии зрителей, поскольку процедура рассмотрения возражения является открытой.

Также от третьего лица (ОАО «РОТ ФРОНТ») были направлены два обращения (от 28.07.2017 и от 28.08.2018), в которых изложены доводы этого лица о том, что регистрация заявленного обозначения по заявке №2016733505 в качестве товарного знака способна нарушить законные права и интересы ОАО «РОТ ФРОНТ» как обладателя исключительного права на товарные знаки «БАРБАРИС».

Необходимо указать, что перед началом рассмотрения возражения по заявке №2016733505 представитель заявитель был поставлен в известность о поступлении указанных материалов и отметил, что имеет их в своем распоряжении. На заседании коллегии также особо указывалось на результаты Заключения ВЦИОМ, на что представитель заявителя отметил, что относится к ним критически. Следовательно, у коллегии не имелось оснований сомневаться в том, что заявитель не ознакомлен с обращениями третьего лица, приобщенными к заявке №2016733505 (в частности, с обращением, поступившим 28.08.2018).

Что касается правомерности приобщения подобного рода обращений и их учета при рассмотрении вопроса предоставления правовой охраны товарному знаку, то это предусмотрено Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Административный регламент). Так, пунктом 106 Административного регламента установлено, что если в процессе рассмотрения заявки до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения поступило обращение от любого заинтересованного лица, содержащее указание номера рассматриваемой заявки и документальное подтвержденные сведения о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, то представленные сведения учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Относительно результатов опроса общественного мнения, приведенных в упомянутом Заключении ВЦИОМ, следует указать, что, по мнению коллегии, они не могут рассматриваться в качестве убедительных доказательств по настоящему делу, поскольку проводились среди малого количества респондентов – 1000 человек, всего в трех городах Российской Федерации (Москва – 334 респондента, Санкт-Петербург – 333 респондента, Воронеж – 333 респондента), что не является объективным показателем.

В силу всего вышесказанного оснований для вывода о нарушении процедуры рассмотрения возражения в данном деле, по мнению коллегии, не усматривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2018.