Заявка №2017709050 на регистрацию комбинированного обозначения «» была подана на имя заявителя 14.03.2017 в отношении товаров и услуг 16, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709050 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «лицей» представляет собой видовое наименование организации, указывает на сферу деятельности заявителя, является неохраняемым.

В отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ (например: «киностудии; парки аттракционов» и др.) и 43 класса МКТУ (например: «гостиницы; ясли детские» и др.), не связанных с деятельностью лицея, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «», «» по свидетельствам №№526345, 223335, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 16, 41, 43 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «лицей», поскольку заявленное обозначение должно рассматриваться в целом как фантазийное словосочетание, ассоциативно связанное с историей, российскими легендами и качеством образования;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары и услуги 16 и 43 классов МКТУ, а также услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; киностудии; парки аттракционов; предоставление услуг кинозалов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио-и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; служба новостей; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; цирки», которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг;

- относительно услуг 41 класса МКТУ, в частности, «услуги образовательно-воспитательные» и однородных им услуг, заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №526345 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- Определение Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2019 по делу №СИП-384/2019 (1);

- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Екатерининский лицей», ЧУОО Школа «Екатерининский лицей», ООО «Образовательный франчайзинг» (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (14.03.2017) заявки № 2017709050 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, включающим в себя словесный и изобразительный элементы. Изобразительный элемент включает в себя схематическое изображение герба с короной сверху, с оливковыми ветвями по бокам и с двумя лентами сверху и снизу герба. На фоне герба расположено стилизованное изображение двух букв «Е» и «Л». На ленточках размещены словесные элементы «Екатерининский» и «лицей», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в синем, темно-синем, золотом цветовом сочетании.

Ввиду того, что заявитель ограничил заявленный перечень, убрав из него все товары и услуги 16, 43 классов МКТУ и часть услуг 41 класса МКТУ, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание; воспитание физическое; дискотеки; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обеспечение учебного процесса; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты; шоу-программы».

С учетом скорректированного заявителем перечня услуг, противопоставление по товарному знаку «» по свидетельству №223335, ранее зарегистрированному, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ может быть снято.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы, образующие словосочетание «Екатерининский лицей». Вместе с тем, нельзя согласиться с мнением заявителя о том, что его необходимо рассматривать как целое изобретенное обозначение, поскольку словесные элементы «Екатерининский» и «лицей» размещены на разных уровнях (сверху и снизу) в оригинально выполненных ленточках. В этой связи, является правомерным проведение экспертизы по каждому элементу отдельно.

Так, словесный элемент «лицей» является лексической единицей русского языка, означающий, «тип учебного заведения, получивший название от древнегреческой философской школы близ Афин, основанной Аристотелем; в настоящее время — вид государственного среднего общеобразовательного учебного учреждения, обеспечивающего непрерывность среднего и высшего образования, см. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь., 2003 или Интернет – словари http://slovari.yandex.ru). Следовательно, словесный элемент «лицей» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование организации, указывает на вид деятельности заявителя.

Является очевидным, что под обозначением, включающим в свой состав словесный элемент «лицей», оказываются услуги, связанные с обучением, воспитанием и образованием, следовательно, в отношении таких испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, как, например, «академии [обучение]; воспитание; воспитание физическое; обучение гимнастике; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение учебного процесса; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная» обозначение «лицей» указывает на назначение услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что в современных реалиях образовательные учреждения организовывают балы, различные конкурсы, встречи по интересам, устраивают театрализованные представления и так далее.

Таким образом, словесный элемент «лицей» заявленного обозначения, в том числе, в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «организация балов; представления театрализованные; организация показов мод в развлекательных целях; организация конкурсов [учебных или развлекательных]» также следует признать неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявляемых услуг 41 класса МКТУ, не связанных с деятельностью лицея, в частности, «видеосъемка; дискотеки; дублирование; издание книг; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; парки аттракционов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; услуги оркестров; фотографирование; фоторепортажи; сады зоологические; предоставление спортивного оборудования; услуги спортивных лагерей; написание музыки; организация выставок с культурно-просветительной целью; учреждения дошкольные [воспитание]» заявленное обозначение будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В рамках несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «» по свидетельству №526345, ранее зарегистрированный на имя иного лица, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения, включающего в свой состав словесный элемент «Екатерининский», и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №526345 показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов.

Словесный элемент «Екатерининский» представляет собой прилагательное, образованное от существительного «Екатерина» - женского русского имени (см.dic.academic.ru).

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «Екатерининский» в противопоставленный знак.

Сравниваемые словесные элементы обозначений выполнены буквами одинакового алфавита (русского), что свидетельствует об их графическом сходстве.

На основании изложенного, заявленное обозначение по заявке №2017709050 и противопоставленный товарный знак следует признать сходными.

Заявителем в возражении сходство сопоставляемых обозначений не оспаривается.

Сравнительный анализ однородности вышеперечисленных заявленных услуг 41 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу №СИП-384/2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные» и ее действие сохранено в отношении услуг 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; предоставление оборудования для караоке; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги по написанию сценариев; шоу-программы».

Следует отметить, что просьба заявителя о переносе заседания коллегии, обусловленная обжалованием решения Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу №СИП-384/2019 по товарному знаку по свидетельству №526345 не может быть удовлетворена, поскольку данное решение суда, рассмотренное в первой инстанции, вступило в законную силу.

Таким образом, сопоставительный анализ однородности испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и указанных услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; предоставление спортивного оборудования; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги по написанию сценариев; шоу-программы» идентичны услугам 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; предоставление спортивного оборудования; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги по написанию сценариев; шоу-программы» противопоставленного знака.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение учебного процесса; образование религиозное; обучение заочное; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательно-воспитательные; школы-интернаты; учреждения дошкольные [воспитание]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]» и услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов учебных, обучение практическими навыками [демонстрация]» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «услуги воспитательно-образовательные», имеют одно назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; сады зоологические; программирование спортивных состязаний; услуги клубов [развлечение или просвещение]; проведение фитнес-классов; услуги спортивных лагерей; радиопередачи развлекательные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; прокат декораций для шоу-программ» и услуги 41 класса МКТУ «дискотеки, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительские и развлекательные, клубы-кафе ночные, организация балов, организация выставок с культурно-просветительской целью, организация досуга, организация и проведение концертов, организация конкурсов развлекательных, предоставление услуг кинозалов, развлечение гостей, развлечения, составление программ встреч [развлечение], шоу-программы; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; передвижные библиотеки; представления театрализованные; представления театральные; прокат театральных декораций; услуги оркестров; услуги музеев [презентация, выставки]» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «услуги по организации культурно-развлекательных, культурно-просветительских и спортивных мероприятий», имеют одно назначение (развлечения, просвещение, оздоровление), круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» и услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, относятся к услугам в области публикаций, имеют одно назначение, круг потребителей.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «издание книг; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги каллиграфов» и услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми» противопоставленного товарного знака, являются неоднородными, так как относятся к разному виду оказываемых услуг, имеют разное назначение («издание, редактирование продукции» и «электронные публикации»), оказываются различными лицами и организациями.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; дублирование; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; написание музыки; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; сочинение музыки; субтитрование; фотографирование; фоторепортажи; перевод с языка жестов; прокат игрушек; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков» являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку различаются видами оказываемых услуг («услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей, фотографии, услуги переводчиков, прокат игрушек» и «услуги в области образования, воспитания, развлечения, просвещения, публикации», имеют разное назначение и предназначены для разного круга потребителей.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении части вышеприведенных услуг 41 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.08.2018.