Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке №2020773569 с приоритетом от 22.12.2020 зарегистрирован 20.10.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №833414 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества "Юнайтед Мьюзик Групп", 125130, Москва, Старопетровский пр-д, 7а, стр. 25, подъезд 4, этаж 2 (далее - АО " Юнайтед Мьюзик Групп").

В поступившем 13.12.2023 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №833414 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (подпунктами 1 и 2) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что является обладателем псевдонима «МУЛЬТИВАРИК». Указанный псевдоним был создан и использовался Лебедевой М.Л. как автором и исполнителем музыкальных произведений с 7 июня 2019г. момент первой публикации в сети интернет, что подтверждается скриншотом. Спорный товарный знак тождественен указанному псевдониму.

В возражении сообщается, что автором и правообладателем произведения «» является Лебедева М.Л., которая изобразила его впервые от руки, а затем заключила договор от 01.04.2019 с Герасименко Дмитрием Игоревичем о разработке персонажа на основе эскиза.

Оспариваемый товарный знак непосредственно связан с каналом YouTube Мультиварк ТВ, где используются музыкальные произведения, к которым лицо, подавшее возражение, имеет отношение как автор и/или исполнитель под псевдонимом Мультиварик, и размещенные там с 7 июня 2019 г. https://youtu.be/FqlcMMq7uiOI?si=C6dgzA6Vzc-iDfcT (первый опубликованный ролик).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833414 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия справки от 03 июня 2021 г. о членстве в Общероссийской Общественной Организации «Российское Авторское Общество» с указанием псевдонимов лица, подавшего возражение;

2. Копия Договора авторского заказа на создание графических произведений с передачей исключительного права от 01.04.2019;

3. Скриншот со ссылкой с указанием даты первой публикации (7 июня 2019г) музыкального произведения и изображения под псевдонимом «Мультиварик».

Ознакомившись с доводами возражения, правообладателем был направлен отзыв, который содержит следующие аргументы.

Правообладатель - АО «Юнайтед Мьюзик Групп» является правообладателем товарного знака по свидетельству №833414, а также правообладателем аудиовизуальных произведений, которые размещены на одноименном Youtube канале Мультиварик ТВ. Аудиовизуальные произведения размещены на указанном Youtube канале Мультиварик ТВ, в том числе, по приложению № 109 от 02.07.2020г. к договору, заключенному между АО «Юнайтед Мьюзик Групп» и АО «Мелодия» № 8-ЮМГ-К716.11.15/СМАВ/В/И от 16 ноября 2015 года. АО «Мелодия» приобрело право использования указанных аудиовизуальных произведений у ИП Даниловой Екатерины Анатольевны по договору №1-МЕЛКА) 1.06.20/В/И от 01 июня 2020 года (38 аудиовизуальных произведений). Между тем, авторские и смежные права на результаты интеллектуальной деятельности были отчуждены от Лебедевой М.Л. к Даниловой Е.А. по договорам от 14.04.2019г. и от 01.08.2019г.

Указанные обстоятельства неоднократно проверялись судебными инстанциями, в том числе при рассмотрении дел № А40-12998/21-15-91 (решение от 22.01.2022г) и № А40-142189/22-15-1071 (решение от 26.10.2022г.). Лебедева М.Л. обращалась в суд как к Даниловой Е.А., так и к АО «Юнайтед Мьюзик Групп», о признании ранее заключенных ею договоров недействительными и взыскании компенсации. В удовлетворении исковых требований ей было отказано в полном объеме.

Youtube канал Мультиварик ТВ Лебедевой М.Л. не принадлежит и никогда не принадлежал, доказательств иного не представлено. На момент загрузки аудиовизуальных произведений на канал (первое видео загружено 07.06.2019г.) Лебедева М.Л. осуществила отчуждение исключительного права в пользу Даниловой Е.А. по договору № б/н от 14.04.2019г., в т.ч. на произведение, указанное в возражении (оно же было первым загружено на Youtube канале Мультиварик ТВ) под названием «Кораблик».

АО «Юнайтед Мьюзик Групп» обладая всеми необходимыми правами на законных основаниях зарегистрировал товарный знак по свидетельству № 833414. Правообладатель полагает, что в действиях Лебедевой М.Л. содержатся признаки злоупотребления правом, проиграв иски об отчуждении исключительных прав, у нее возникли некие претензии в отношении товарного знака.

В отзыве правообладатель указывает, что лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие известность произведения и творческого псевдонима на территории Российской Федерации, а также вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении произведения и его названия и творческого псевдонима с товарным знаком на момент регистрации товарного знака.

Заключая договор с Даниловой Е.А. (которая указывает свой творческий псевдоним в договорах как Катерина Голицына) Лебедева М.Л. указала себя под своим именем, а не под творческим псевдонимом Мультиварик, что подтверждает то обстоятельство, что псевдоним Мультиварик не использовался Лебедевой для указания своего имени под этим псевдонимом. Полагаем, что заявитель ложно толкует понятие псевдоним. Автору, пишущему произведения для проекта, не принадлежит творческий псевдоним в виде наименования данного проекта. Таким образом, надлежащие доказательства, подтверждающие использование заявителем творческого псевдонима «Мультиварик» не представлены.

Представленный Лебедевой М.Л. договор не представляет возможности определить какое графическое произведение было заказано и выполнено в соответствии с договором №1 от 01.04.2019г.

При этом, исходя из договора заключенного между АО «Мелодия» и ИП Даниловой Е.А. режиссером, автором сценария и художником-мультипликатором аудиовизуального произведения «Кораблик» (произведение на которое ссылается Лебедева М.Л. в своих возражениях) является А.Ануфриев, именно им было создано данное аудиовизуальное произведение, а затем по цепочке договоров Данилова Е.А., АО «Мелодия» передано в АО «Юнайтед Мьюзик Групп». Кто такой Герасименко Д.И. нам неизвестно.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В подтверждение доводов отзыва приведены следующие материалы:

4. Копия договора между Даниловой Е.А. и АО «Мелодия» с приложением №1;

5. Копия договора между АО «Мелодия» и АО «Юнайтед Мьюзик Групп»;

6. Решение суда по делу №А40-12998/21-15-91;

7. Решение суда по делу №А40-142189/22-15-1071;

8. Скриншот реестра РАО;

9. Скриншот Ютуб канала Мультиварик ТВ;

10. Приложение к договору от 14.04.2019 о передаче исключительных прав.

Лицо, подавшее возражение, в ходе рассмотрения спора направляло дополнительные пояснения по мотивам отзыва и комментариев правообладателя.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что Youtube канал «Мультиварик ТВ» первоначально был создан в рамках совместного некоммерческого проекта Лебедевой М.Л. и Даниловой Е.А. (Катерина Голицина) 27.03.2019 года. На момент создания канала псевдоним «Мультиварик» использовался Лебедевой М.Л. в творческой деятельности, что подтверждается фактом размещения на канале произведений Лебедевой М.Л. до момента получения АО «ЮМГ» прав на соответствующие произведения, справкой РАО №12-0881/21 от 03.06.2021 г., а также Договором простого товарищества от 18.02.2019 г., заключенным между Лебедевой М.Л. и Даниловой Е.А.

Подтверждением выполнения авторского заказа помимо Акта №1 является электронная переписка между Лебедевой М.Л. и автором (Герасименко), в подтверждение чего произведен нотариальный осмотр электронной почты.

Лицо, подавшее возражение, связалось с автором А. Ануфриевым и получило от него заявление, что он не создавал персонажа, а только «оживил» его.

Известность псевдонима и персонажа аргументирована лицом, подавшим возражение, тем, что канал, на котором размещались аудиовизуальные произведения, содержащие псевдоним и персонаж, просматривались 47 миллионов раз.

Первоначальные эскизы изображения «Варика» были созданы непосредственно Лебедевой М.Л. в начале 2019 года. В соответствии с нотариальным Протоколом осмотра доказательств от 02.07.2024 г. электронные изображения эскизов «Варика» датированы 28.03.2019 г.

Аналогичную информацию содержат скриншоты, отображающие процедуру раскрытия файлов для получения информации об их датировке.

С дополнительными пояснениями направлены следующие документы лица, подавшего возражение:

11. Копия Договора простого товарищества от 18.02.2019 г.;

12. Копия справки РАО №12-0881/21 от 03.06.2021 г.;

13. Копия справки РАО № 12-1514/23 от 23.12.2023 г.;

14. Копия письма РАО;

15. Копия Протокола нотариального осмотра доказательств в сети интернет;

16. Скрин-шоты переписки с распечатанными вложениями изображений и метаданными конечных файлов;

17. Распечатка первоначальных эскизов персонажа «Варик», сделанных Лебедевой М.Л. (5 эскизов) с подтверждением даты отправки;

18. Копия Заключение специалиста №АА-1120 от 29.11.2020. 5. CD-R диск с оригинальными файлами изображений в формате *.psd;

19. Копия нотариально заверенного Протокола осмотра доказательств от 02.07.2024 г.

20. Скрин-шоты процедуры раскрытия файлов, содержащих электронные изображения эскизов персонажа «Варик/Мультиварик» с метаданными

21. Скрин-шоты процедуры раскрытия файлов, содержащих электронные изображения персонажа «Варик/Мультиварик» с метаданными

22. Скрин-шоты страниц Youtube канала «Мультиварик-ТВ», подтверждающих использование Заявителем псевдонима «Мультиварик» и информации о количестве просмотров.

Правообладателем с учетом представленных впоследствии документов также подготовлены дополнительные пояснения, доводы которых сводятся к следующему.

К дополнительным пояснениям Лебедевой М.Л. приложен договор простого товарищества от 18 февраля 2019 года, заключенный между Лебедевой М.Л. и Екатериной Голицыной. В верхнем левом углу на первом листе размещено изображение человечка, правообладателем которого себя считает Лебедева М.Л. на основании договора заказа и передачи исключительного права, заключенного с автором изображения Герасименко Д.И. 1 апреля 2019 года. Между тем, договор заказа изображения заключен позже на 1,5 месяца, срока, когда само изображение (которое заказывают) уже существовало и использовалось, что подтверждается заключением договором простого товарищества, на котором 18 февраля 2019 года уже присутствует изображение человечка. Таким образом, считаем, что Лебедева М.Л. не доказала, что имеет какое-либо отношение к изображению, правообладателем которого она себя заявляет.

АО «Юнайтед Мьюзик Групп» является правообладателем ряда аудиовизуальных произведений, в которых использовано изображение человечка под наименованием «Мультиварик» в том числе: «Кораблик», «Единорожка», «Варик и Варенка», «Дискотека от Мультиварика», «Гимн Мультиварика» и других

В постановлении Президиум суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-943/2023 от 25 марта 2024 г., указано, что к обстоятельствам, подлежащим проверке при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса относится установление охраноспособности объекта, его известности потребителю и восприятие потребителями.

С дополнительными пояснениями правообладателя представлены следующие документы:

23. Стоп-кадры произведений;

24. Договор Даниловой с Ан1.уфриевым;

25. Договоры б/н от 14.04.2019; от 14.07.2019; от 01.08.2019;

26. Письменные пояснения, сданные в заседании 19.06.2024г.

27. Отзыв от 11.07.2024 на документы, представленные на заседании 19.06.2024.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.12.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №833414 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 1 пункта 1265 Кодекса право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №833414 с приоритетом от 22.12.2020 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из словесного элемента «МУЛЬТИВАРИК ТВ», выполненного буквами русского алфавита, при выполненном делении слова на части «МУЛЬТИ» и «ВАРИК ТВ», а также из изобразительного элемента в виде стилизованного экрана телевизора с антеннами, из которого выглядывает персонаж с большими ушами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ в розовом, сиреневом, голубом, салатовом, красном, желтом, оранжевом, зеленом, темно-синем, черном, светло-зеленом, коричневом, светло-красном цветовых сочетаниях.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

То есть под псевдонимом понимается вымышленное имя лица, способное применяться для приобретения прав и обязанностей физического лица.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ею созданы и исполнены музыкальные произведения, при этом при обозначении авторства музыки и слов использован псевдоним «МУЛЬТИВАРИК».

Исследовав и оценив представленные документы, коллегия установила следующее.

Комбинированное обозначение «» использовалось для обозначения аватарки YouTube канала, на котором размещены аудиовизуальные произведения «Питяф», «Сахарная вата», «По дорожке топают ножки», «Самосвал», «Акуленок», «Бяка», «Кукутики» и другие, в информации о файле содержится запись о дате сьемки 31.03.2020. В описании канала присутствует следующее «МультиВарикТВ – это музыкальный мультипликационный канал для детей и всей семьи! Наши песни и мультфильмы к ним совершенно новые, их создавали мы сами!...Веселый и озорной Варик – ведущий канала – ответит на ваши комментарии и вопросы, а еще он станет вашим добрым другом…». Из данного пояснения следует, что слово «Мультиварик» использовалось не в качестве псевдонима исполнителя песен Лебедевой М.Л., а в качестве названия канала, а слово «Варик» в качестве названия персонажа «». Таким образом, в данных вариантах использования речь не идет о псевдониме (вымышленном имени физического лица), ведущего свою творческую деятельность под таким названием.

Что же касается регистрации произведений и прав на них в Российском авторском обществе, то в заявлении (14) от 03.02.2020 указаны аудио произведения (песни) «Мотя Бегемот», «Кукушка», «Тетя Катя», «Слайм», «Комарик», «Машинки», «Почемучка», где в качестве автора музыки указана Лебедева Марина Леонидовна, а автора текста Голицына Екатерина, а в части произведений совместно Лебедева М.Л. и Голицына Е., в качестве исполнителя указан «Мультиварик», а в графе данных о заявителе указано «Лебедева Марина Леонидовна (Мультиварик).

Указанное заявление коллегия рассматривает в совокупности с ответом РАО от 27.12.2023 на запрос Лебедевой М.Л., где указано, что творческий псевдоним «Мультиварик» автора Лебедевой Марины Леонидовны был учтен РАО при подаче заявления о регистрации произведений и прав на них от 03.02.2020.

Изложенное позволяет установить, что «Мультиварик» использовался в качестве вымышленного имени Лебедевой М.Л. как исполнителя песен при подаче заявления в Российское авторское общество.

Тем не менее, материалами возражения не показано каким образом на канале «МУЛТИВАРИК ТВ» было доведено до потребителя, что персонаж «ВАРИК» поет голосом Лебедевой М.Л., тем самым выступая не в качестве персонажа, а в качестве носителя псевдонима Лебедевой М.Л. Отсутствует информация о том, каким образом зрители Youtube канала «МУЛЬТИВАРИК ТВ» могли воспринимать слово «МУЛЬТИВАРИК» не в качестве названия канала, а в качестве вымышленного имени исполнителя песен – Лебедевой М.Л., так как физически ее личность отсутствует в аудиовизуальных произведениях. Последние представляют собой набор кадров из разных персонажей, в том числе персонажа Варика.

Учитывая отсутствие фактов прямого доведения до потребителей сведений о Лебедевой М.Л., действующей под псевдонимом «Мультиварик», коллегия приходит к выводу об отсутствии известности словесного элемента «МУЛЬТИВАРИК» в качестве псевдонима Лебедевой М.Л., независимо от количества просмотров телеканала «МУЛЬТИВАРИК ТВ».

Учитывая изложенные обстоятельства, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса к товарному знаку по свидетельству №833414.

Анализ товарного знака по свидетельству №833414 на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Создание персонажа «», «» по заказу лица, подавшего возражение, подтверждается договором авторского заказа от 01.04.2019 с Герасименко Д.И., на основании которого автор принимает на себя обязательство создать своим творческим трудом цветное двухмерное графическое произведение. В соответствии с разделом 10 договора все уведомления и сообщения в рамках договора должны направляться по адресам электронной почты: dolma76@mail.ru, gerasimenko_dim@mail.ru.

В задании содержится перечисление объектов - аватарка, персонаж в полный рост, шапка к ютуб каналу с надписью "МультиВарик ТВ". В подтверждение исполнения договора представлен акт приема-передачи от 01.04.2019. Приложенные далее распечатанные макеты не оформлены в качестве приложений к акту или к договору, поэтому в качестве доказательства фактического изготовления по заказу Лебедевой М.Л. изображений персонажа был представлен нотариальный осмотр доказательств от 15.05.2024 переписки по электронной почте. Данным осмотром зафиксировано, что в соответствии с разделом 10 договора исполнителем заказчику был направлен результат выполнения работ от 07.04.2019 "".

Таким образом, исполнение договора является подтвержденным.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого знака указал, что приобрел права на канал «МУЛЬТИВАРИК ТВ» и на аудиовизуальные произведения, размещенные на нем, не напрямую у лица, подавшего возражение, а по цепочке договоров от АО «Мелодия» № 8-ЮМГ-К716.11.15/СМАВ/В/И от 16 ноября 2015 года. АО «Мелодия» приобрело право использования указанных аудиовизуальных произведений у ИП Даниловой Екатерины Анатольевны по договору№ 1.06.20/В/И от 01 июня 2020 года (38 аудиовизуальных произведений). Между тем, авторские и смежные права на результаты интеллектуальной деятельности были отчуждены Лебедевой М.Л. Даниловой Е.А. по договорам: № б/н от 14.04.2019г., №б/н от 14.07.2019г., № б/н от 01.08.2019г..

В этой связи правообладатель фактически не имеет доступа к информации об авторстве изображения персонажа «» и об истории его создания в процессе совместного творчества Лебедевой М.Л. и Голицыной Е. При этом правообладателем верно указано на документ - договор простого товарищества от 18.02.2019, заключенный между Лебедевой М.Л. и Голицыной Е. об объединении имущества и денежных средств с целью приобрести исключительные права на текстовые, аудио и графические произведения иных авторов (стр.1 договора), на бланке которого присутствует изобразительный элемент «».

Таким образом, коллегия находит верными замечания правообладателя к представленным документам, о том, что присутствие изображения «» на документе, датированном ранее чем, изображение персонажа было разработано по заказу Лебедевой М.Л. в рамках договора от 01.04.2019, является обстоятельством, позволяющим усомниться в том, что данное обозначение было впервые разработано в рамках исполнения договора от 01.04.2019.

Лицо, подавшее возражение, сообщало в рамках возражения о том, что изображение персонажа «Варика» было разработано непосредственно Лебедевой М.Л. до момента передачи задания Герасименко Д.И., то в доказательство указанного приведен нотариальный осмотр электронной почты лица, подавшего возражение.

Так, на электронной почте Лебедевой М.Л. (dolma76@mail.ru) имеется ссылка на облачное хранилище, в котором открывается файл с изображениями «», «» и присутствует информация о дате сьемки 28.03.2019. Также представлены скриншоты раскрытия файла в формате JPEG на жестком диске, где также отражена дата создания сайта 28.03.2019.

В ответ на данные доказательства коллегия обращает внимание, что дата создания эскиза персонажа - 28.03.2019 является поздней по отношению к дате подписания договора простого товарищества от 18.02.2019, где изображение персонажа уже имелось.

Учитывая, что вторая сторона спора (правообладатель) оспаривает авторство лица, подавшего возражение, в связи с присутствием спорного обозначения в договоре простого товарищества от 18.02.2019, датированного ранее чем даты 28.03.2019, 01.04.2019, на которые лицо, подавшее возражение, показывает возникновение авторских прав, то следует констатировать наличие спора об авторстве.

Разрешение спора об авторстве, а также установление авторства выходит за пределы полномочий Палаты по патентным спорам и подведомственно суду.

Учитывая изложенные обстоятельства положения пункта 9 (1) статьи 1483 кодекса не подлежат применению.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №833414.