Заявка №2023710871 на регистрацию комбинированного обозначения «» была подана на имя заявителя 14.02.2023 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 28.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров 03 класса МКТУ, и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарными знаками «», «», «» по свидетельствам № 328556 (1), приоритет от 02.03.2006г., № 366602 (2), приоритет от 29.06.2007г., № 584893 (3), приоритет от 03.02.2015г., зарегистрированными на имя Чумакова Александра Владимировича, г. Тверь, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 692655 (4), приоритет от 30.11.2017г., зарегистрированным на имя Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд., Япония, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставления товарных знаков «YOKO» в отношении большей части заявленных товаров 03 класса МКТУ может быть снято, поскольку в перечне товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют также и неоднородные товары;

- между сравниваемыми обозначениями «YОKOBABY» и «YOKO» есть также и существенные фонетические, графические и семантические различия, которые исключают смешение;

- словосочетание «YОKOBABY» состоит из слов «YОKO» и «BABY» и является синлексом и в нем заложен смысл «ребенок по имени Йоко»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком со словесным элементом «YOKOYOKO».

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.08.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о распространенности имени YOKO;

2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-591/2020 от 14.02.2023;

3. Информация по заявкам на товарные знаки «Yoko Yoshi» по заявке №2019738592, «KYOKO» по заявке №2017715337 и «AMMELTZ YOKO YOKO» по заявке №2018756744.

Заявителем 04.10.2024 направлено ходатайство о внесении изменений в испрашиваемый к регистрации перечень товаров, который изложен в следующем виде:

03 класса МКТУ - лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей.

05 класс МКТУ - вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; масла детские медицинские; подгузники детские; подгузники одноразовые детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские; лосьоны медицинские против опрелостей; мыло лечебное для младенцев.

В материалы возражения 14.10.2024 поступили дополнения от заявителя, которые сводятся к тому, что правообладатель товарного знака «YOKOYOKO» №692655 - Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд. - предоставил ООО «Ордо трейд» письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения «YOKOBABY» по заявке №2023710871.

К дополнению приложена копия вышеупомянутого письма-согласия.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.10.2024 коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№366602, 584893, зарегистрированными в отношении товаров 03 класса МКТУ и признанных однородными испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ.

Заявитель был должным образом ознакомлен с дополнительными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения. В материалы дела 20.11.2024 поступил оригинал письма-согласия [4] правообладатель товарного знака «YOKOYOKO» №692655 - Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.02.2023) заявки №2023710871 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой изображение таблички на двух опорах, на фоне которой расположены стилизованное изображение головы ребенка и слово «YOKOBABY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «», «», «» по свидетельствам № 328556 (1), № 366602 (2), № 584893 (3), правовая охрана которых действует в отношении товаров 03 класса МКТУ; товарный знак «» по свидетельству № 692655 (4), который зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 28.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «смягчители тканей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров:

03 класса МКТУ - лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей.

05 класс МКТУ - вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; масла детские медицинские; подгузники детские; подгузники одноразовые детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские; лосьоны медицинские против опрелостей; мыло лечебное для младенцев.

С учетом корректировки перечня испрашиваемых к регистрации товаров противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №328556 (2), который действует в отношении неоднородных испрашиваемым товарам позиций 03 класса МКТУ, может быть снят в качестве противопоставления.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [4] правообладателя противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 692655 (4) на регистрацию товарного знака «» по заявке №2023710871 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ. Указанное позволяет снять данный товарный знак в качестве противопоставления.

При анализе на тождество или сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2 и 3) коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой слитное написание двух значимых слов, где словесный элемент «YOKO» - это имя «Йоко». Слово «baby» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение – «ребенок», «малыш» (см. интернет словарь https://dic.academic.ru/, Универсальный англо-русский словарь). Слово «YOKO» расположено в начале обозначения, что приводит к большему запоминанию потребителем и соответственно играет большую роль в индивидуализации знака. Также следует отметить, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров предназначенных для детей, в отношении которых элемент «BABY» следует признать элементом со слабой индивидуализирующей функцией.

В противопоставленных знаках (2 и 3) «», «» словесные элементы «YOKO»/ «Yoko» являются либо единственным, либо больше запоминаются потребителем, чем изобразительный элемент.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «YOKO»/ «Yoko» (значение слов см. выше по тексту).

Графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как визуальный признак сходства в рассматриваемом случае носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и/или семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей», а также часть товаров 05 класса МКТУ «масла детские медицинские, лосьоны медицинские против опрелостей, мыло лечебное для младенцев» представляют собой косметическую продукцию, являются однородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ «клеи для приклеивания искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных ногтей; клеи для прикрепления накладных волос; изображения переводные декоративные для косметических целей, а именно ногтей; лаки для ногтей, в том числе покрытия для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями, в том числе гели для ногтей и акрилы для ногтей; ресницы искусственные, в том числе ресницы накладные и ресницы пучковые; средства обезжиривающие, а именно для ногтей (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); ногти накладные; ногти искусственные, в том числе ногти накладные и типсы; средства для очистки ногтей и кистей от геля и акрила; масло для кутикулы» товарного знака (2), товарам 03 класса МКТУ «кремы для кожи; воски для кожи; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; эссенция мятная [эфирное масло]» товарного знака (3). Сравниваемые товары соотносятся по роду и виду товаров (косметическая продукция), назначению (уход и улучшение внешности человека), могут, иметь один круг потребителей и условия реализации (магазины косметики).

Вместе с тем следует отметить, что остальные испрашиваемые к регистрации товары 05 класса МКТУ «вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; подгузники детские; подгузники одноразовые детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские» не являются однородными вышеуказанным противопоставленным товарам 03 класса МКТУ товарных знаков (2 и 3), поскольку отличаются видом, назначением и кругом потребителей. Таким образом, маркированные сходными обозначениями данные товары не будут смешаны в гражданском обороте. Указанное свидетельствует о соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2024, изменить решение Роспатента от 28.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710871.