Заявка №2020706369 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 11.02.2020 в отношении товаров и услуг 1, 3, 4, 5, 9-11, 14- 16, 18, 20, 21, 24-32, 35, 37-39, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706369 в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением части заявленных товаров 05 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны цифр «108» (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения цифры "108" не имеют семантического значения и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ИРИНА НЕЛЬСОН», представляющий собой имя собственное, в отношении товаров 05 класса МКТУ не может быть произведена в соответствии с "Правилами рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения", утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016г., согласно которым, торговое наименование лекарственного препарата не должно содержать имена собственные на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой было указано, что из скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ удалены формулировки "воды термальные; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; горчичники; грязи для ванн; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; кора кротоновая; крахмал для диетических целей; ментол; препараты витаминные; примочки глазные; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей; свечи массажные для терапевтических целей; ююба; ялапа", поскольку они признаны фармацевтическими препаратами и препаратами для медицинских целей. В силу чего подпадают под действие вышеуказанных «Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения", следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно приведенным в решении Роспатента Правилам, определяет порядок рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения юридическим лицом, действующим в собственных интересах или уполномоченным представлять интересы другого юридического лица и заявляющим лекарственный препарат на государственную регистрацию, а также держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата или уполномоченным им другим юридическим лицом, представившим заявление о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения;

- скорректированный заявителем перечень товаров 05 класса МКТУ не содержит товары, являющиеся лекарственными препаратами, в частности, в перечень товаров 05 класса МКТУ входят добавки пищевые (в том числе диетические или используемые для оздоровительных целей), фармацевтические нелекарственные средства, а также косметические средства;

- добавки пищевые и биологически активные добавки являются пищевыми продуктами и не могут использоваться для лечения каких-либо заболеваний, так как не являются лекарственными препаратами и/или средствами;

- существуют регистрации товарных знаков, включающих имена собственные, в отношении товаров 05 классов МКТУ, в том числе, для пищевых добавок и лекарственных средств, например: «Елена Малышева», «Елена Летучая», «Елена Исинбаева», «Елена Васильева», «Mila Klimenko», «Лариса Долина» по свидетельствам №№443133, 599991, 729714, 777242, 751860,466747 и так далее;

- заявитель считает, что приведенные примеры однозначно свидетельствуют о практике применения нормативно-правовой базы, касающейся регистрации товарных знаков с именами собственными в отношении товаров 5 класса МКТУ: товарный знак может включать имя собственное и действовать в отношении товаров 5 класса МКТУ, включая пищевые добавки и даже лекарственные средства;

- действующее законодательство не содержит ограничений или запретов на использование имен собственных в торговых наименованиях нелекарственных средств (биологически активных добавок, средств для фармацевтических целей и других продуктов, не являющихся по своей природе лекарствами).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2021, коллегией были выдвинуты новые основания, отсутствующие в решении Роспатента от 21.12.2020. В данным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ «лейкопластыри, марля для перевязок; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; тампоны для заживления ран» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку относятся к товарам медицинского назначения, применяемым при ранах, ожогах, различных заболеваниях, в том числе, горла, и подпадают под действие Правил, указанных в решении Роспатента от 21.12.2020.

В связи с вновь выявленными обстоятельствами заседание коллегии было перенесено, и заявителем были представлены дополнительные пояснения по мотивам поступившего возражения, в которых указывалось следующее:

- заявитель является известной под псевдонимом «Ирина Нельсон» в Российской Федерации и за ее пределами певицей, автором песен, музыкальным продюсером, солисткой группы «REFLEX», а также основателем проекта life108;

- заявитель продвигает товары 5 класса МКТУ, а именно: пищевые добавки и обеспокоен появлением на рынке подделок продукции;

- заявителем представлен ограниченный перечень товаров 05 класса МКТУ, в котором отсутствуют товары, относящиеся к лекарственным препаратам.

В ходатайстве заявителя от 18.06.2021 испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ «антисептики; воды термальные, не являющиеся лекарственными препаратами; волокна пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; гели интимные возбуждающие, не являющиеся лекарственными препаратами; грязи для ванн, не являющиеся лекарственными препаратами; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; добавки витаминные в виде пластырей, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки минеральные пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые белковые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые для животных, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые дрожжевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из альгината, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из глюкозы, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из казеина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из лецитина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из масла льняного семени, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из прополиса, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из протеина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из протеина для животных, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из пыльцы растений, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из ростков пшеницы, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из семян льна, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые на основе порошка асаи, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые с косметическим эффектом, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые ферментные, не являющиеся лекарственными препаратами; жир рыбий, не являющийся лекарственным препаратом; кора кротоновая, не являющаяся лекарственным препаратом; крахмал для диетических целей, не являющийся лекарственным препаратом; лейкопластыри; марля для перевязок; ментол, не являющийся лекарственным препаратом; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты витаминные, не являющиеся лекарственными препаратами; препараты для очистки воздуха; примочки глазные, не являющиеся лекарственными препаратами; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей, не являющиеся лекарственными препаратами; прокладки гигиенические; растворы для контактных линз; свечи для окуривания; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; ююба, не являющаяся лекарственным препаратом; ялапа, не являющаяся лекарственным препаратом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (11.02.2020) заявки № 2020706369 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, числа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения части солнца желтого цвета, при этом две зеленые кривые линии, расходящиеся из одной слева направо, проводят границу видимой части солнца. Под изобразительным элементом размещены словесные элементы "ИРИНА НЕЛЬСОН", выполненные буквами русского алфавита зеленого цвета и элемент "life108", где слово "life" выполнено строчными буквами латинского алфавита зеленого цвета, за исключением последней буквы "е", которая выполнена в белом цвете и вписана в стилизованное изображение листа растения зеленого цвета, и число "108". Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня товаров 05 класса МКТУ. Следует отметить, что в отношении товаров 05 класса МКТУ «антисептики; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты для очистки воздуха; прокладки гигиенические; растворы для контактных линз; свечи для окуривания; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин» Роспатентом от 21.12.2020 принято о регистрации, в связи с чем они не подвергаются анализу.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно включает в свой состав цифры «108», не обладающие различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявитель не спорит.

Содержащийся в заявленном обозначении словесный элемент «ИРИНА НЕЛЬСОН» представляет собой имя собственное (настоящее имя — Ири на Анато льевна Тю рина), советская и российская певица, автор песен и продюсер. Основательница и многолетняя солистка группы REFLEX, обладательница 19 музыкальных наград, дипломированный преподаватель йоги и автор собственного проекта о здоровье Life108. Сведения об Ирине Нельсон содержатся на многочисленных сайтах в сети Интернет, в том числе на https://ru.wikipedia.org/, социальных сетях Инстаграм и так далее.

Вместе с тем, согласно пункту 13 Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016г. №429н, торговое наименование не должно содержать нецензурной брани, слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а также обозначения, тождественные или имеющие графическое и (или) фонетическое сходство с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов всемирного культурного или природного наследия, географическими наименованиями, именами собственными.

Таким образом, коллегией было установлено, что заявленное обозначение «ИРИНА НЕЛЬСОН» представляет собой имя собственное.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается заявителем, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки витаминные в виде пластырей, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки минеральные пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые белковые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые для животных, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые дрожжевые, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из альгината, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из глюкозы, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из казеина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из лецитина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из масла льняного семени, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из прополиса, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из протеина, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из протеина для животных, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из пыльцы растений, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из ростков пшеницы, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые из семян льна, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые на основе порошка асаи, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые с косметическим эффектом, не являющиеся лекарственными препаратами; добавки пищевые ферментные, не являющиеся лекарственными препаратами; жир рыбий, не являющийся лекарственным препаратом; кора кротоновая, не являющаяся лекарственным препаратом; крахмал для диетических целей, не являющийся лекарственным препаратом; ментол, не являющийся лекарственным препаратом; препараты витаминные, не являющиеся лекарственными препаратами; примочки глазные, не являющиеся лекарственными препаратами; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей, не являющиеся лекарственными препаратами; ююба, не являющаяся лекарственным препаратом; ялапа, не являющаяся лекарственным препаратом», которые содержат некорректные формулировки (когда после запятой идет уточнение «не является лекарственным препаратом»), ограничивая, по сути, товары, представляющие собой препараты, сырье, средства, продукты медицинского и фармацевтического назначения.

Следует также отметить, что биологически активные добавки действительно не являются лекарственными средствами, однако признаются однородными с лекарственными и фармацевтическими препаратами на основании следующего.

Содержание понятия «биологически активные добавки к пище (БАД)» раскрыто в Федеральном законе Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон) и в других нормативных правовых актах. Согласно определению, приведенному в статье 1 Закона биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Определение, данное Законом, получило развитие в нормативных правовых актах. Так, например, в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 г., указано, что «БАД используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов».

При этом положениями пункта 4.4. раздела IV «Требования к упаковке БАД и информации, нанесенной на этикетку», установлено, что информация о БАД на этикетке должна содержать указание «БАД не является лекарством».

Таким образом, цели, для которых применяются БАД, раскрытые в вышеприведенном положении пункта 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03, могут быть отнесены к медицинским целям.

Данный вывод о медицинском назначении биологически активных добавок к пище (БАД) подтверждается и нормами пункта 1.1 Положения о порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище, прилагаемого к Приказу Минздрава России от 15 апреля 1997 г. № 117 «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище».

Таким образом, биологически активные добавки к пище (БАД) могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

Биологически активные добавки к пище (БАД) (пищевые добавки для медицинских целей) добавляются в рацион питания, в частности, путем непосредственного приема с пищей, для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Биологически активные добавки к пище (БАД) (пищевые добавки для медицинских целей) распространяются через специальные торговые сети, в том числе аптечные, и потребителями этого товара являются люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм - в профилактике заболеваний и поддержании в физиологических границах функциональной активности органов и систем своего организма.

Согласно пункту 14 статьи 8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880 (далее – Технический регламент), биологически активные добавки к пище (БАД) должны соответствовать гигиеническим требованиям безопасности пищевой продукции, установленным в приложении 1, 2, 3 к этому техническому регламенту.

БАДы относятся к специализированной пищевой продукции и подлежат государственной регистрации (статья 24 Технический регламент).

Согласно статье 4 Технического регламента специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей.

Из приведенных положений следует, что, несмотря на то, что БАДы не являются лекарственными средствами и отнесены к пищевым продуктам, они являются специализированными пищевыми продуктами и в ряде случаев используются для профилактики, снижения риска заболеваний, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем, могут оказывать успокаивающее действие, что обусловлено, в частности, лекарственными растениями, которые могут входить в их состав.

Вывод об однородности биологически активных добавок и фармацевтических средств, подтверждается и практикой Суда по интеллектуальным правам. Так, согласно решению от 08.12.2017 по делу №СИП-348/2017 биологически активные добавки однородны товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические средства», поскольку они имеют сходное назначение и могут применяться в одной области - поддержание в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Таким образом, скорректированные заявителем товары 05 класса МКТУ, относящиеся к пищевым добавкам следует признать однородными с товарами 05 класса МКТУ, так как предназначены для поддержания и улучшения здоровья, могут быть взаимодополняемыми («лекарственные средства» - лечение, БАДы – профилактика, вспомогательная терапия, снижение риска заболеваний), имеют один круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), места реализации (аптеки), а также совпадающие формы выпуска товаров (таблетки, капсулы и т.д.). Следует принять во внимание, что сравниваемые товары являются товарами массового спроса, имеют близкое назначение и могут рассматриваться как взаимодополняемые, в связи с чем, существует реальная угроза смешения сопоставляемых товаров и их производителей.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что при маркировке однородных товаров сходными знаками существует большая вероятность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Коллегия полагает, что при высокой степени однородности товаров “пищевые добавки” и “лекарственные средства” целесообразно применять более строгий подход, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Вместе с тем, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ “лейкопластыри; марля для перевязок; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; тампоны для заживления ран” также следует признать однородными с товарами “лекарственные средства”, поскольку относятся к медицине и применяются при лечении всевозможных заболеваний. Например, товары 05 класса МКТУ “лейкопластыри, марли для перевязок, тампоны для заживления ран” активно применяются в хирургии для лечения ран и послеоперационного восстановления организма. Товары 05 класса МКТУ “повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов” используются в лечебных целях, в частности, при различных травмах, ушибах, воспалениях и ОРЗ и так далее.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, представляющее собой имя собственное, испрашиваемое для маркировки вышеуказанных товаров, являющихся товарами медицинского назначения, признанными однородными лекарственным препаратам, не соответствует пункту 13 Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016г. №429н и противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных скорректированных заявителем товаров 05 класса МКТУ «воды термальные, не являющиеся лекарственными препаратами; гели интимные возбуждающие, не являющиеся лекарственными препаратами; грязи для ванн, не являющиеся лекарственными препаратами», которые не относятся к лекарственным средствам, заявленное обозначение не будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следовательно, для данных товаров оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2021, изменить решение Роспатента от 21.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706369.