Государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания) была осуществлена 27.04.2017 по заявке № 2016800091, поданной по заявлению от 06.06.2016 о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» на товарный знак по свидетельству Украины №156135 с приоритетом от 11.01.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Добрыня-Дар», 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2, кв. 333 (далее – правообладатель).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- открытое акционерное общество «Красный пищевик» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь от 19 ноября 1991 года. В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской федерации фирменным наименованием, право на которое возникло у иного лица в Российской Федерации ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- российский потребитель знаком с продукцией ОАО «Красный пищевик» ввиду регулярных поставок кондитерских изделий в Российскую Федерацию через торгового представителя ООО «Красный пищевик» (г. Москва). По данным бухгалтерского учета за период с 01.01.2019 по 12.09.2022 в адрес ООО «Красный пищевик» открытым акционерным обществом «Красный пищевик» было поставлено кондитерских изделий на общую сумму 29 716 263,64 белорусских рублей. К настоящему возражению прилагаются все макеты упаковок продукции, поставляемой в Российскую Федерацию на протяжении как минимум последних трех лет. Каждая упаковка содержит указание фирменного наименования производителя «Красный пищевик», в том числе в виде графического изображения товарного знака (зарегистрирован на территории Республики Беларусь под номером 57542 от 21.01.2016);

- доказательствами использования фирменного наименования ОАО «Красный пищевик» в гражданском обороте являются прилагаемые к настоящему возражению документы и сведения из открытых источников информации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №614274.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из ЕГР Республики Беларусь с отражением истории изменения наименований на 2 л. в 1 экз. [1];

- копия договора № К0029/ЭК от 26.12.2019 с протоколом согласования цен между ОАО «Красный пищевик» и ООО «Красный пищевик» на 8 л. в 1 экз.[2];

- копии 7 договоров ООО «Красный пищевик» с субъектами розничной торговли в 1 экз.[3];

- копия предложения заинтересованного лица об отказе от права на товарный знак на 1 л. в 1 экз.[4];

- макеты упаковок готовой продукции, поставляемой в Российскую Федерацию на 36 л. в 1 экз.[5];

- оригинальные разрезы упаковок готовой продукции, выпускаемой в гражданский оборот [6];

- фотографии архивных упаковок готовой продукции, выпускаемой в гражданский оборот на 20 л. в 1 экз.[7];

- фотографии дипломов, наград Общества, информационные стенды на 14 л. в 1 экз.[8];

- копии сведений об ОАО «Красный пищевик», находящихся в открытом доступе на 22 л. в 1 экз.[9];

- изображения, подтверждающие использование фирменного наименования в гражданском обороте, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет на 30 л. в 1 экз. [10].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на него, мотивированный следующими доводами:

- с учетом нормы статьи 1513 Кодекса заинтересованность должна иметь место на момент подачи возражения. Сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в Едином государственном реестре юридических лиц не свидетельствует о наличии у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку для совершенно определенного перечня товаров/услуг. При отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием, которое не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, права данного лица на фирменное наименование в таком случае не могут быть нарушены. Даже намерение лица в будущем осуществлять фактическую деятельность в интересующей конкретной сфере экономики с использованием фирменного наименования само по себе не свидетельствует о наличии его заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, по состоянию на момент обращения с возражением в Роспатент (решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу № СИП-707/2014, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось);

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в силу статьи 1513 Кодекса для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614274. Кроме того, не указано, в отношении каких именно товаров существует и доказана заинтересованность;

- фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может противопоставляться товарному знаку. Применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса возможно в случае подтверждения следующих обстоятельств: возникновение права на фирменное наименование иностранного юридического лица по праву той страны ранее даты приоритета товарного знака, а также либо осуществление таким лицом в России деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, либо наличие у него широкой известности среди российских потребителей [Обзор практики по применению отдельных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (пункты 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК), утвержден постановлением президиума СИП от 20 февраля 2020 г. № СП- 21/4];

- дата возникновения исключительного права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, 19.11.1991 года, т.е. ранее даты приоритета товарного знака – 11.01.2012 года. Оригинальная часть фирменного наименования «Красный пищевик» фонетически тождественна словесному товарному знаку «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» по свидетельству № 614274;

- документов, подтверждающих использование фирменного наименования до 11.01.2012 г. на территории Российской Федерации открытым акционерным обществом «Красный пищевик» (Республика Беларусь, 213805, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, д.145) с материалами возражения не представлено. Представленные договоры относятся к периоду 2019-2022 года. Дата съемки представленных фотографий не определена, также не определено местоположение съемки. На одной из фотографий усматривается диплом 2021 года.

Представлены материалы с сайта www.zefir.by, датированные 2022 годом. Представлены материалы с сайта www.belmart.ru не датированные, материалы с сайта www.bel-con.ru и материалы с сайта www.ozon.ru также не датированные. Представлены дипломы: ПРОДЭКСПО 2018 г, V выставка российских производителей 2018 г., Международный смотр качества кондитерских изделий «Инновации и традиции», год не усматривается;

- представленные фотографии упаковок различных изделий не датированы. Также податель возражения документально не подтвердил правопреемственность с кондитерской фабрикой «Красный пищевик», созданной в СССР. Представленная «Книга мастеров» выпущена в Минске в 2020 году;

- в виду того, что не представлены материалы, подтверждающие использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, в отношении конкретных товаров, определение однородности товаров не представляется возможным.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 614274.

В ответ на доводы, изложенные в отзыве правообладателя, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2022, были представлены копии документов, содержащих сведения о правопреемстве ОАО «Красный пищевик», а также копии документов, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают существование продукции «Красный пищевик», изготовленной ОАО «Красный пищевик», на российском рынке ранее даты приоритета средства индивидуализации. В частности, представлено три судебных акта [11], копия протокола и выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» [12], копия договора №53/сб от 13.01.2013 между ОАО «Красный пищевик» (Республика Беларусь) и ООО «Макс-Трейд» (Российская Федерация) [13], акт от 23.12.2021 об уничтожении документов [14], дипломы международных выставок и конкурсов [15], сведения о заявке на товарный знак №2022762055 [16]. Правообладателем было представлено дополнение к отзыву с учетом дополнительных материалов возражения, в котором указано, что они не содержат доказательств продажи потребителям продукции с использованием своего фирменного наименования. Не представлено ни одной накладной, ни одного платежного поручения. Представленные договоры, выставки только показывают намерение лица осуществлять деятельность с использованием фирменного наименования, представленные документы не доказывают факт продажи на территории Российской Федерации на дату приоритета товаров, указанных в дипломах выставок: зефир, халва, мармелад. Проанализировав представленные дипломы выставок 2010-2011 годов, правообладатель полагает, что указанные дипломы не подтверждают, что продукция зефир, халва, мармелад производства ОАО «Красный пищевик» представлялась на выставках, проводимых в Российской Федерации в г. Москва. В частности, правообладателем указано, что дипломы ОАО «Красный пищевик» 2010-2011 годов - свидетельства «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» не подтверждают представление указанного товара для потребителей, поскольку в соответствии с положением о проведении конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и списком документов, представляемых в экспертную комиссию, следует, что конкурс проводится ООО «Амскорт Интернешнл», документы на продукцию предоставлялись экспертной комиссии. Поставки продукции для обозрения потребителям в рамках указанного конкурса не осуществляется. Как указано в документах конкурса, товарный знак «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», защищенный свидетельством № 192200, выдаются как Золотой, Серебряный и Бронзовый знаки в безвозмездное пользование сроком на 2 года в целях продвижения товаров и услуг. Относительно участия ОАО «Красный пищевик» в выставке «Смоленская осень», и выставке «Интерфуд», то следует отметить, что из представленных дипломов неясно, какая именно продукция, в каком количестве была представлена на указанных выставках.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Исходя из положений абзаца 14 статьи 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 21.07.2014 №252-ФЗ (далее – Закон) при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, государственная регистрация которого осуществлена в порядке, предусмотренном статьей 13.1 Закона, применяются требования к товарному знаку, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

С учетом даты (21.03.2014) принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила) и Правила ППС.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение . Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно «кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока и саго; мука и зерновые продукты; хлеб, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; анисовое семя; арахисовые кондитерские изделия; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бикарбонат натрия для тепловой обработки пищевых продуктов (пищевая сода); паста из бобов сои (приправа); бобовая мука; бадьян (семена звездчатого аниса); мука из тапиоки пищевая; мучные изделия; мучные кондитерские изделия; булочки; булочки сдобные; бутерброды (бутерброды, сандвичи); ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматизатор); вафли; вермишель; винный камень для выпекания; винный камень для кулинарных целей; выпечка (кондитерские изделия из муки); овсяная мука; овсяные хлопья; овсяные продукты; вода морская для приготовления пищи; водоросли (приправа); связующие вещества для мороженого; галетное печенье; гвоздика (пряности); горчичная мука; глазурь для изделий из сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки (приправа); добавки из клейковины для кулинарных целей; эссенции к пищевым продуктам, кроме эфирных эссенций и эфирных масел; желе фруктовые (кондитерские изделия); жвачки (жевательные резинки); заварной крем; закваска; закуски на основе риса; закуски из злаков; замороженный йогурт (ледяные кондитерские изделия); замороженный кефир (ледяные кондитерские изделия); ароматизаторы для напитков, кроме эфирных масел; ароматизаторы для тортов, пирожных, кроме эфирных масел; ароматизаторы пищевые; ароматизаторы, кроме эфирных масел; зародыши пшеницы пищевые; стабилизаторы для взбитых сливок; загустители для пищевых продуктов; имбирь (пряности); кофе-сырец; кофейные ароматизаторы; кофейные напитки; кофейные напитки с молоком; кофейные растительные заменители; какао с молоком; напитки на базе какао; продукты на базе какао; каперсы (приправа); карамель (конфеты); карамельки-таблетки (кондитерские изделия); карри (кэрри) (острая приправа); картофельная мука пищевая; кетчуп (соус); клейковина пищевая; связующие вещества для колбас; кондитерские изделия с сахаром; соль для консервирования пищевых продуктов; коржи кукурузные; корица (пряности); крахмал пищевой; крупа для мамалыги; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза жареная; кукурузная мука; попкорн; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус (манная крупа); лакомства для украшения новогодних елок; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лакричные кондитерские изделия; лапша; леденцы (сосательные конфеты); семена льна пищевые; майонез; макароны; макаронные изделия; мальтоза; мамалыга; манная крупа; маринад овощной (приправа); маринады; марципаны; маточное молочко пчелиное; патока пищевая; миндальное печенье; миндальное тесто; миндальные кондитерские изделия; продукты мукомольного производства; блины; блины фаршированные; молочные каши пищевые; порошки для мороженого; муссы десертные (кондитерские изделия); муссы шоколадные; мускатные орехи; мюсли; мясная подлива; размягчающие вещества для мяса (бытовые); пироги с мясом; мята для сладостей; мятные конфеты; напитки на основе чая; напитки шоколадные; настойки нелекарственные; овес очищенный; овес измельченный; очищенный ячмень; палочки лакричные (кондитерские изделия); пельмени; перец; перец (пряности); перец душистый; песто (соус); печенье; пивной уксус; пироги с разной начинкой; вещества подслащивающие натуральные; пицца; хлопья (зерновые продукты); пироги; помадки (кондитерские изделия); пралине; приправы для салата; специи; хлеб из пресного теста; прополис (пчелиный клей); пряники; пудинги; пудра для тортов, пирожных; пшеничная мука; пюре фруктовые (соусы); рисовые торты, пирожные; разрыхлитель пекарский; ферменты для теста; садовые травы консервированные (приправы); сельдерейная соль; соевая мука; соевый соус; солод пищевой; солодовое сухое печенье; солодовые экстракты пищевые; соус томатный; соусы (приправы); спагетти; блюда на основе лапши; составы для глазирования ветчины; сухари; сухари панировочные; сухое печенье; суши; табуле; такос (кукурузные лепешки); пирожные; пирожные маленькие; тесто для тортов, пирожных; тонкое сухое печенье (крекер); торты; торты, пироги с фруктами; фруктовое мороженое; халва; цикорий (кофейный заменитель); конфеты; чай охлажденный; чатни (приправа); чизбургеры (сэндвичи); шафран (специи); шоколад; шоколадные напитки с молоком; ячменная мука; ячмень измельченный».

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования Открытого акционерного общества «Красный пищевик», исключительное право на которое у указанного лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом представленных дополнительных документов [1-16] показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1] следует, что открытое акционерное общество «Красный пищевик» было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.11.1991 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (11.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество оспариваемого словесного товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование c учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные документы [1-16] не содержат фактических данных, подтверждающих использование фирменного наименования ОАО «Красный пищевик» лицом, подавшим возражение, при введении этим лицом в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ни до даты его приоритета, ни на дату подачи заявления правообладателем о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на товарный знак на имя Общества с ограниченной ответственностью «Добрыня-Дар».

В частности, представленные договоры [2, 3] имеют более позднюю дату их заключения по сравнению с указанными датами. Кроме того, они не содержат подтверждения их исполнения, отсутствуют товарные накладные и платежные поручения. При этом договоры [3], а также судебные акты [11] относятся к деятельности иного юридического лица, не являющегося лицом, подавшим возражение, и не могут подтверждать использование фирменного наименования лица, подавшего возражение. Договор [13] не содержит подтверждения его исполнения, так как отсутствуют товарные накладные и платежные поручения к нему. Макеты и разрезы упаковок продукции, фотографии архивной продукции [5- 7] не подтверждают фактическую деятельность под фирменным наименованием ввиду отсутствия на указанных материалах дат их изготовления. Сведения об ОАО «Красный пищевик» из открытых источников и изображения продукции в сети Интернет [9-10] также не имеют даты. Представленная Книга Мастеров подписана в печать 27.10.2020, что значительно позже всех указанных выше дат.

Что касается представленных дипломов [8], то часть дипломов датирована более поздней датой либо не содержит сведений о товарах, за которые были получены представленные дипломы.

При этом следует отметить, что только лишь участие в выставках в отсутствие фактической деятельности лица, подавшего возражение, с использованием фирменного наименования по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров «зефир, мармелад», указанных в представленных дипломах, не позволяет сделать вывод о смешении на российском потребительском рынке кондитерских изделий сравниваемых средств индивидуализации – товарного знака и фирменного наименования.

Таким образом, отсутствие фактических данных о деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием, однородной товарам, указанным в оспариваемой регистрации, не позволяет установить факт нарушения исключительного права на фирменное наименование и признать товарный знак не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, то наличие более раннего исключительного права на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, осуществление деятельности на территории Российской Федерации до даты подачи возражения в отношении кондитерских изделий, а также подача заявки на товарный знак «Красный пищевик» может свидетельствовать о имеющейся заинтересованности в оспаривании товарного знака по свидетельству №614274 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как того требует норма статьи 1513 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 614274.