Словесное обозначение «» по заявке №2020765738, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765738 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «» (8), «» (9), «» (10), «» (11), «» (12), «» (13), «» (14), «» (15), «» (16), «» (17), «» (18) по свидетельствам: №785084, №742170, №690177, №684507, №672842, №672953, №672436, №672837, №672434, №672432, №672821, №672836, №672835, №672431, №672949, №672975, №672430, №544682, с приоритетами от 11.07.2014, 24.11.2017, 29.11.2017, 22.03.2018, 20.03.2019, 28.03.2019 зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМАФФИ», 121151, Москва, Кутузовский пр-кт, 19, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «AMALFI» (19) по международной регистрации №707663, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена компании «QUIMI ROMAR, S.L.», Carretera de Moncada a Náquera, CV-315 km 11.2. E-46119 NAQUERA, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1 - 18), по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- противопоставленный товарный знак (19) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного перечня, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявленное обозначение «dōTERRA Amāvī» является продолжением обширной линейки серии товарных знаков заявителя (39 товарных знаков со словесным элементом «dōTERRA»/«доТЕРРА», указанных в возражении), что также усиливает различительную способность и снижает риск смешения;

- учитывая известность компании заявителя, а так же специфику заявленных и противопоставленных товаров, сравниваемые средства индивидуализации не будут сталкиваться в гражданском обороте, что исключает возможность их смешения;

- позиция заявителя, подтверждается судебной практикой, указанной в возражении.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение от 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 10.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765738.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2020) поступления заявки №2020765738 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых для регистрации товаров 03 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков (1-19), принадлежащих иным лицам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1) – (18) образуют серию знаков, принадлежащих одному лицу, в основу которой положен словесный элемент «AMAFFI» (произносится как [АМАФИ]). Словесный элемент «AMAFFI» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего в письменности буквы латинского алфавита.

В свою очередь, заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Amāvī», который является лексической единицей и в переводе с латинского языка на русский означает «понравилось» (см. https://translate.yandex.ru), а также словесный элемент «dōTERRA», который занимает первоначальное положение в знаке, представляет собой часть фирменного наименования заявителя и в переводе с латинского языка на русский может быть переведен как «дар земли» https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/dō, https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/TERRA, https://www.doterra.com/RU/ru_RU/about-our-story). Однако, следует отметить, что наиболее вероятным является восприятие заявленного обозначения в качестве фантазийного, ввиду малой известности российским потребителям упомянутых слов латинского языка.

В заявленном обозначении словесные элементы «dōTERRA» и «Amāvī» не образуют единую смысловую конструкцию, в этой связи, синтаксическое и грамматическое восприятие указанных словесных элементов возможно путем расставления логического ударения как на словесные элементы «dōTERRA», так и на словесный элемент «Amāvī», т.е. можно сделать вывод, что эти элементы выполняют равную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения. Таким образом, правомерной является экспертиза по каждому из двух элементов заявленного обозначения в отдельности.

Следует констатировать, что входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) словесные элементы «Amāvī» [АМАВИ] / «AMAFFI» [АМАФИ] / «AMALFI» [АМАЛФИ] характеризуются фонетическим сходством за счет тождественного звучания их начальных [АМА-] и конечных частей [-И], при одинаковом порядке их расположения в составе обозначений, различие состоит только в звуках [В]/[Ф]/[ЛФ], расположенных в центре слов.

Выполнение указанных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые товарные знаки визуально.

Что касается семантического критерия сходства, то с учетом фантазийного характера словесных элементов «AMAFFI», «AMALFI» противопоставленных товарных знаков (1) – (19), а также неизвестности среднему российскому потребителю слов латинского языка, то этот критерий не оказывает влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Наличие же фонетического и графического сходства индивидуализирующих словесных элементов Amāvī» и «AMAFFI» / «AMALFI» сравниваемых обозначений обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь, тот факт, что элемент «Amāvī» заявленного обозначения является сходным с элементом «AMAFFI», образующим серию противопоставленных товарных знаков (1-18), принадлежащих одному лицу, усугубляет возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) – (19), показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; препараты для ванн, не для медицинских целей; масла для тела; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные для использования в косметических целях; масла эфирные для личного пользования; масла эфирные; смеси эфирных масел; лосьоны для косметических целей; масла косметические; масла ароматические; мыла; масла эфирные натуральные; дезодорант для личного пользования; масла по уходу за кожей [средства косметические]; препараты для бритья; средства после бритья; лосьоны после бритья» являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-18), поскольку их формулировки полностью совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам товаров «косметические средства», «продукты парфюмерные/ароматические».

Вместе с тем заявленные товары 03 класса МКТУ «масла эфирные для бытового использования; вещества ароматические для помещений» не относятся к косметическим средствам, включают препараты и средства, предназначенные для обезжиривания и обработки в быту поверхностей и помещений. В связи с указанным названные товары заявленного перечня имеют общее назначение с товарами противопоставленной регистрации (19), имеют общие условия реализации и круг потребителей, следовательно, могут быть признаны однородными.

Таким образом, с учетом сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-19) и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020765738 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков (1-19) и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, имеющихся в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций (1-19), является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об известности серии товарных знаков заявителя, в основу которой положен словесный элемент «dōTERRA», не влияет на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку, как установлено выше словесный элемент «Amāvī» имеет самостоятельную роль в составе заявленного обозначения и именно его наличие привело к нарушению положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2021.