Оспариваемый товарный знак по заявке №2003722307/50 с приоритетом от 13.11.2003 зарегистрирован 13.05.2005 (свидетельство №288724) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД», г. Химки (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ACO-DRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.04.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №288724 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), а также с нарушением положений, установленным статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 70-х годов немецкая компания «ACO» является мировым лидером по производству дренажного оборудования под товарным знаком «ACO Drain»;

- в настоящее время группа компаний «ACO» насчитывает в своих рядах десятки юридических лиц, учрежденных материнской компанией и зарегистрированных на территории десятка стран, включая Россию, при этом часть фирменного наименования этих компаний включает общую для всех часть - «ACO», показывающую, что данные предприятия входят в группу компаний «ACO»;

- продукция группы компаний «ACO», в том числе и дренажное оборудование, маркируется товарными знаками, первым элементом которых является слово «ACO», такими как «ACO», «ACO-DRAIN», «ACO-Passavant», «ACO-GALA», «ACO KerbDrain»;

- все системы, в том числе дренажные, имеют названия, которые включают в себя объединяющее, символизирующее и определяющее группу компаний и ее продукцию, например, «ACO Monoblock PD 200 C» и «ACO Profiline» (системы линейного водоотвода), «ACO Water Seal» (герметик);

- первый элемент товарного знака «ACO-DRAIN» в первую очередь определяет восприятие всего знака, совпадает с наименованием группы компаний, производящей товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку, которым маркирует ряд своих товаров группа компаний «ACO», что порождает в сознании потребителя представление о том, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, произведен компанией «ACO», что не соответствует действительности и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- регистрация ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» на свое имя оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции;

- согласно выписке из Торгового реестра Ведомственного суда города Рендсбурга, общество с ограниченной ответственностью «ACO Drain Entwasserungstechnick GmbH» было образовано 04 декабря 1997 года в городе Рендсбурге;

- в дальнейшем решением собрания участников общества в 1998 году название общество было изменено на «ACO Drain GmbH»;

- в 1999 году названное общество сменило правовой статус и стало коммандатным товариществом, в результате чего в фирменном наименовании изменилось указание на правовую форму юридического лица

– «ACO Drain GmbH&Co KG»;

- в 2001 году данное юридическое лицо уточнило свое название как «ACO Drain Passavant GmbH&Co KG». В этом же году компания вернулась к своему начальному правовому статусу – общество с ограниченной ответственностью и до настоящего момента фирменное наименование указанного юридического лица остается неизменным «ACO Drain Passavant GmbH»;

- предметом предпринимательской деятельности данной компании на протяжении всего времени ее существования являлось проектирование, исследование и продажа оборудования для осуществления водоотвода при строительстве подземных сооружений;

- право на фирменное наименование, отличительная часть которого содержит словосочетание «ACO Drain», возникло у компании «ACO Drain Passavant GmbH» значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товары, являющиеся предметом предпринимательской деятельности компании «ACO Drain Passavant GmbH», являются однородными товарам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей и условия сбыта;

- регистрация на имя ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» товарного знака, содержащего часть фирменного наименования компании с мировым именем, противоречит действующему законодательству.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №288724 товарного знака «ACO-DRAIN» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- буклет «The ACO Group – a strong family you can trust» [1];

- выписки из Торгового реестра Ведомственного суда г. Редсбурга с переводом [2];

- список участников Общества – фирмы «АКО Драйн Пассаван ГмбХ» [3];

- список участников общества, которые при основании фирмы «АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ» приняли на себя ответственность по вкладу [4];

- договор общества «АКО Северин Альманн ГмбХ&Ко.КГ» [5];

- договор общества «АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ» [6];

- каталоги продукции «АКО Драйн» [7].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, в дополнение к ранее направленным материалам были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия рекламного буклета с переводом [8];

- перевод представленного ранее рекламного буклета [9];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [10];

- копии счетов на поставку продукции с переводом [11].

Правообладатель товарного знака №288724, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- бездоказательно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что первый словесный элемент «ACO» товарного знака «ACO-DRAIN», совпадающий с наименованием, которое носит некая группа компаний, является элементом, определяющим восприятие знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств существования тождественного товарного знака, которым маркируются товары указанной группы компаний;

- в ходе рассмотрения заявки №2003722307/50 экспертизой было установлено, что в заявленном обозначении доминирующим элементом выступает словесный элемент «DRAIN», имеющий определенную смысловую нагрузку (в переводе означает «дренаж»), а элемент «ACO» носит вспомогательный и фантазийный характер;

- образованное в результате соединения этих словесных элементов обозначение «ACO-DRAIN» обладает различительной способностью, носит нейтральный характер по отношению к заявленным товарам и не ассоциируется у потребителя ни с какими иными товарами и производителями;

- многие обозначения включают в свой состав элемент «DRAIN», к примеру, «POLYDRAIN» (международная регистрация №479339), «ALFADRAIN», «RONDRAIN»;

- фантазийный характер элемента «ACO» также подтверждается специалистами Роспатента в рамках письменной консультации (см. дополнительные материалы [22]);

- правообладатель оспариваемого товарного знака является также владельцем зарегистрированных надлежащим образом товарных знаков, включающих в свой состав элемент «ACO», таких как «ACO SELF» по свидетельству №287503, «ACO SELF» по свидетельству №326510;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств того, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителем в качестве обозначения, используемого группой компаний «ACO» для маркировки своей продукции, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя;

- лицо, подавшее возражение, в своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации неправомерно использует для индивидуализации реализуемых им товаров обозначение «ACO DRAIN», сходное до степени смешения с принадлежащим компании ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» товарным знаком «ACO-DRAIN»;

- ссылка лица, подавшего возражение, на то, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, безосновательна, т.к. не подкреплена соответствующим решением компетентного органа;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным фирменному наименованию немецкой компании «ACO Drain Passavant GmbH», созданной в 1997 году и неоднократно менявшей свое наименование и организационно-правовую форму;

- в материалах возражения не приведены надлежащие доказательства ни принадлежности указанного юридического лица к группе компаний «ACO», ни виды его деятельности, ни его взаимосвязи с российским юридическим лицом ООО «АКО»;

- лицом, подавшим возражение, неправомерно вычленяется из состава фирменного наименования компании «ACO Drain Passavant GmbH» именно элемент «ACO Drain» и производится соответствующее сравнение этого элемента с оспариваемым товарным знаком, в то время как указанное фирменное наименование включает не менее значимый элемент «Passavant»;

- юридически правильным является сравнение оспариваемого товарного знака либо с полным фирменным наименованием компании «ACO Drain Passavant GmbH», либо с его вспомогательной частью «ACO Drain Passavant»;

- согласно действующему законодательству РФ неправомерно одновременное применение норм статей 6 и 7 Закона для оспаривания и признания недействительной правовой охраны товарных знаков.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя представлено следующее:

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ПКФ «Конвелд» от 26.06.200 г., на 2л. [12];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ПКФ «Конвелд» от 08.12.2002 г., на 1 л. [13];

- копия Свидетельства Роспатента №288724 на товарный знак «ACO-DRAIN», на 1 л. [14];

- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO-DRAIN» (свидетельство №288724), на 1 л. [15];

- копия свидетельства Роспатента №287503 на товарный знак «ACO SELF», на 1 л. [16];

- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO SELF» (свидетельство №287503), на 1л. [17];

- копия Свидетельства Роспатента №326510 на товарный знак «ACO SELF/АКО СЕЛФ», на 1 л. [18];

- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO SELF/АКО СЕЛФ» (свидетельство №226510), на 1 л. [19];

- копия запроса ООО «ПКФ «Конвелд» от 15.09.2006 г. в ФГУ ФИПС о предоставлении письменной консультации в отношении товарного знака «ACO DRAIN» по свидетельству №288724, на 1 л. [20];

- копия письменной консультации специалистов ФИПС №41-2850-12 от 29.09.2006 г. в отношении товарного знака «ACO DRAIN» по свидетельству №288724, на 5 л. [21];

- копия заявления ООО «ПКФ «Конвелд» от 19.02.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [22];

- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств №2070378 от 19.02.2007 г. в отношении сведений, указанных на Интернет-сайте «www.acodrain.ru», без извещения заинтересованных лиц, на 18 л. [23];

- копия заявления ООО «ПКФ «Конвелд» от 21.02.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [24];

- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств №2070425 от 27.02.2007 г., в отношении сведений, указанных на Интернет-сайте «www.acodrain.ru», с извещением заинтересованных лиц, на 19 л. [25];

- копия заявления ООО «ПКФ «Конвелд» от 21.03.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [26];

- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств от 29.03.2007 г., в отношении поставки товаров, маркированных словесным обозначением «ACO-DRAIN», на 46 л. [27];

- выписка из реестра ВОИС, касающаяся международной регистрации №385874 знака «ACO-DRAIN», на 2 л [28].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета 13.11.2003 заявки №2003722307/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно статье 8а) Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №288724 представляет собой словесное обозначение «ACO-DRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «желоба водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы керамические, лотки для сбора и отвода поверхностных дождевых и сточных вод». Элемент товарного знака «ACO» не имеет смыслового значения, а слово «DRAIN», согласно словарным данным (см. http://slovari.yandex.ru), переводится с английского языка как «система осушения, дренажа», и тем самым представляет собой указание на вид и назначение содержащихся в перечне оспариваемой регистрации товаров 19 класса МКТУ.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как несоответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара либо об изготовителе этого товара. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Таким образом, товарный знак «ACO-DRAIN» не несет в себе ложной информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, то они не содержат фактических данных, на основании которых можно сделать вывод о введении российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного обозначением «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724.

Так, не могут являться основанием для вывода о том, что использование оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 правообладателем в отношении зарегистрированных товаров 19 класса МКТУ способно породить в сознании потребителя представление о лице, производящим данные товары, как не соответствующим действительности, такие представленные материалы, как каталоги продукции [7], содержащие информацию о ООО «АКО». Данные материалы либо не содержат исходных данных, либо эти данные выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, представленные каталоги не свидетельствуют о масштабах деятельности ООО «АКО» на территории Российской Федерации. Также необходимо отметить, что согласно, выписке из государственного реестра юридических лиц [10] ООО «АКО» было образовано позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 12.10.2004.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что регистрация обозначения «ACO-DRAIN» является актом недобросовестной конкуренции, следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Как правомерно отмечено лицом, подавшим возражение, словесные элементы оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 тождественны части фирменного наименования компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH (АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ), зарегистрированной в торговом реестре г.Рендсбурга, Германия 04.12.1997. Согласно представленным материалам [2], наименование компании и ее организационно-правовая форма неоднократно менялись, при этом начальная часть наименования компании («ACO Drain») оставалась неизменной. В настоящее время компания называется ACO Drain Passavant GmbH (АКО Драйн Пассавант ГмбХ). Согласно записи торгового реестра предметом предпринимательской деятельности компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH, а в последствии и ACO Drain Passavant GmbH является проектирование, исследование и продажа оборудования для осуществления водоотвода при строительстве подземных сооружений. Как следует из представленного рекламного проспекта [7] и его перевода [9] за 1998 год, компания ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH разрабатывает системы водоотвода из полимерного бетона. В свою очередь производство изделий из бетона, чугуна, нержавеющей стали, а также полимерной продукции осуществляет компания АКО Северин Альманн ГмбХ & Ко. КГ, которая, согласно представленным материалам [5], является единственным участником компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH, входила в ее состав. Таким образом, компания ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH, сменившая название на ACO Drain Passavant GmbH, получила право на фирменное наименование в отношении услуг и связанных с производством дренажного оборудования однородных товаров 19 класса МКТУ, с 04.12.1997, т.е. раньше приоритета оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN».

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №288724 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении товаров, указанных в регистрации - «желоба водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы керамические, лотки для сбора и отвода поверхностных дождевых и сточных вод».

Таким образом, Палата по патентным спорам установила, что регистрация товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 в отношении части товаров 19 класса МКТУ противоречит пункту 3 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2007, признать правовую охрану товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 недействительной полностью.