Комбинированное обозначение «» по заявке №2024701339 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.01.2024 на имя заявителя для индивидуализации услуг 35, 38, 41, 42, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для части заявленных услуг 35, 41, 43, 45 классов МКТУ, а именно:

35 класс МКТУ - организация и проведение коммерческих мероприятий; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями;

41 класс МКТУ - академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; услуги образовательные;

43 класс МКТУ - аренда кухонного оборудования; аренда помещений для проведения встреч; аренда роботов для приготовления напитков; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги ресторанов; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых;

45 класс МКТУ - услуги социальных сетей онлайн.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении остальной части услуг 35, 41 классов МКТУ и всех услуг 38, 42 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FOOD1» в переводе с английского языка означающий «еда2», т.е. собирательное обозначение всех приготовленных для употребления человеком в пищу кушаний; все, что съедобно, является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками 1 см. Интернет https://translate.google.com/, https://www.deepl.com/, https://translate.yandex.ru/.2 см. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002.

«» [1] (международная регистрация №1509110 с датой приоритета от 28.05.2020), «ONLYFANS» [2] (международная регистрация №1507723 с датой приоритета от 28.05.2020), «» [3] (международная регистрация №1682437, с датой приоритета от 18.02.2022), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя компании Fenix International Limited, 9th Floor, 107 Cheapside, London EC2V 6DN (GB (United Kingdom).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента как в отношении выводов о неохраноспособности словесного элемента «FOOD», так и в отношении аргументов административного органа о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по международным регистрациям №1509110, №1507723, №1682437.

По мнению заявителя, часть услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения, не являются однородными в силу их разного назначения. При этом, заявитель исключает из перечня притязаний заявленные услуги 35 класса МКТУ «предоставление торговых интернет-площадок для покупателей и продавцов загружаемых файлов цифровых изображений, аутентифицированных с помощью невзаимозаменяемых токенов [nfts]; услуги по розничной торговле, связанные с загружаемыми файлами цифровых изображений, аутентифицированных с помощью невзаимозаменяемых токенов [nfts]».

Заявитель обращает внимание, что противопоставленные товарные знаки предназначены для индивидуализации сервиса на подписки, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент - «фанатах». Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты. Однако в 2022 году и по настоящее время доступ к данной социальной сети для российских пользователей закрыт, т.е. противопоставленные товарные знаки на территории Российской Федерации не используются, что исключает смешение сравниваемых обозначений в гражданском обороте. При этом Суд по интеллектуальным правам в своем постановлениях от 22.12.2022 по делу №СИП-783/2021 и от 10.10.2022 по делу №СИП-345/2022 указал, что неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено в качестве обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения спорного и противопоставленного товарных знаков.

В свою очередь заявитель планирует маркировать заявленным обозначением «ONLY food FANS» инновационный проект, включающий в себя платформу для кулинаров и рестораторов, где можно делиться рецептами, обучать и обучаться; маркетплейс для продажи продуктов, оборудования и услуг, связанных с приготовлением пищи; пространство для общения, сотрудничества и продвижения талантов в сфере гастрономии.

Также заявитель сообщает, что подал на регистрацию заявленное обозначение в Турции (заявка №2024004109 с приоритетом 11.01.2024 года) для товаров и услуг 05, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 45 класса МКТУ.

Заявитель убеждён, что потребители не смогут перепутать стриминговую платформу с эротическим контентом, доступ к которой нужно получать, используя VPN, с сайтом для обмена опытом рестораторами и поварами, следовательно, смешение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №1509110, №1507723, №1682437 не усматривается.

Помимо указанного, в возражении приводятся доводы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются семантически, графически и фонетически.

Заявленное обозначение является взаимосвязанным словосочетанием «ONLY food FANS», которое не может рассматриваться в качестве отдельных слов. В переводе с английского языка «ONLY food FANS» можно перевести как «только любители еды» или «только любители поесть». Таким образом, логическое ударение в словосочетании падает на слово «fans». Следовательно, заявленное обозначение означает сообщество людей, которые любят вкусную еду. В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «Only Fans» переводится как «только фанаты», т.е. товарные знаки означают людей, которые являются поклонниками чего-либо или кого-либо. Заявитель отмечает, что, исходя из опросов общественного мнения, российские потребители знают английский язык, вследствие чего им понятна семантика сравниваемых обозначений, которая отличается.

Сравниваемые обозначения существенно отличаются по исполнению (общее зрительное впечатление, тип обозначения, вид шрифта, размер шрифта, использование графических элементов, цветовое сочетание). Помимо этого, заявленное обозначение имеет более сложную и многогранную изобразительную часть. Вероятность одинакового зрительного восприятия потребителем заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков №1509110, №1507723, №1682437 отсутствует.

Исходя из выявленных отличий, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение длиннее противопоставленных товарных знаков, также имеются существенные фонетические отличия при произнесении обозначений. Между тем фонетический критерий является одним из ведущих, поскольку словесная часть проще воспринимается потребителем на слух и потому лучше запоминается. Следовательно, словесные элементы отличаются друг от друга количеством слов, букв, звучанием и не могут быть перепутаны потребителем.

Как указывалось выше, заявленное обозначение является взаимосвязанным словосочетанием, которое может вызывать в сознании потребителя совершенно разные ассоциации и является фантазийным словосочетанием.

Заявитель просит принять во внимание тот факт, что в настоящий момент, зарегистрировано и действует множество товарных знаков, содержащих слово «food», при этом зарегистрированных в качестве охраняемого элемента для услуг 35, 38, 41, 42, 43, 45 класса МКТУ, например: «» по свидетельству №775307, «» по свидетельству №948453, «» по свидетельству №679692, «» по свидетельству №701805, «» по свидетельству №621990, «» по свидетельству №741962, «» по свидетельству №763253, «» по свидетельству №774060, «» по свидетельству №907799, «» по свидетельству №718277, «» по свидетельству №1053766, «» по свидетельству №393914, «» по свидетельству №655020, «» по свидетельству №640210, «» по свидетельству №605980.

Заявитель считает, что, исходя из принципа единообразия правоприменительной практики, правовые подходы к экспертизе сходных обозначений должны быть одинаковыми. Неоднократная регистрация обозначений содержащих слово «food» для разных классов, позволяет рассчитывать на получение правовой охраны обозначению «ONLY food FANS» для услуг 35, 38, 41, 42, 43, 45 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.02.2025 в части отказа в регистрации услуг 38, 42 классов МКТУ и части услуг 35, 41 классов МКТУ и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024701339 в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «food» в качестве охраняемого.

Доводы возражения сопровождают сведения о поданной заявке на международную регистрацию заявленного обозначения на территории Турции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к выводу о неубедительности доводов, изложенных в возражении.

С учетом даты (11.01.2024) поступления заявки №2024701339 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «» по заявке №2024701339 с приоритетом от 11.01.2024 является комбинированным, включает расположенные в квадратной рамке с контуром представлено словесные элементы «only», «FOOD», «fans», при этом словесный элемент «FOOD» выполнен в оригинальной графической манере, где две буквы «О» выполнены в виде пончиков, на правый сегмент буквы «d» надет поварской колпак.

С учетом доводов возражения отказ в регистрации товарного знака по заявке №2024701339 оспаривается в отношении следующих услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ:

35 класс МКТУ - аренда рекламного времени в средствах массовой информации; аренда рекламных материалов; веб-индексация в коммерческих или рекламных целях; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; производство рекламных фильмов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; реклама; реклама наружная; реклама с оплатой за клик; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж;

38 класс МКТУ - аренда аппаратуры для передачи сообщений; аренда времени доступа к Интернету; аренда модемов; аренда оборудования для телекоммуникационной связи; аренда смартфонов; аренда телефонных аппаратов; аренда факсимильных аппаратов; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление доступа к сетям блокчейн; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление онлайн-форумов на основе виртуальной реальности для совместной работы; предоставление услуг видеоконференцсвязи; предоставление чат-комнат в виртуальных средах; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

41 класс МКТУ - аренда человекоподобных роботов с функциями общения и обучения для развлечения людей; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; фотографирование; шоу-программы;

42 класс МКТУ - консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области искусственного интеллекта; консультации по защите цифровых данных; контроль качества; оформление декораций для шоу; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; услуги шифрования цифровых данных; хостинг виртуальных сред; хостинг программных платформ для совместной работы на основе виртуальной реальности; хостинг серверов; хранение данных в электронном виде.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка, где «food3» - пища, еда; «ONLY4» - только, исключительно; «FANS» - множественное число от английского слова «fan5» - фанат, любитель.

При этом следует констатировать, что упомянутые словесные элементы «food» и «ONLY», «FANS» выполнены в разной графической манере, а именно, занимающее центральное положение слово «food» имеет высокую степень стилизации, включает изобразительные элементы, имеющие отношение к пище и ее приготовлению – изображение пончиков и поварской колпак. В свою очередь слова «ONLY», «FANS» - выполнены в единой графической манере с использованием стандартного шрифта, что позволяет воспринимать их в качестве единого и неделимого словосочетания со значением «только фанаты».

Благодаря указанным визуальным особенностям заявленное обозначение в целом может быть воспринято как «еда только для фанатов», где слово «food» («еда, 3 https://translate.academic.ru/food/en/ru/?ysclid=mcojba00y1342187636, Англо-русский словарь Мюллера. 4 https://translate.academic.ru/only/en/ru/, Англо-русский словарь Мюллера. 5 https://translate.academic.ru/fan/en/ru/?ysclid=mcojhbs4ee695611050, Англо-русский словарь Мюллера. пища6») воспринимается в значении «то, что едят и пьют с целью насыщения, что служит для питания», является слабым элементом обозначения, поскольку указывает на назначение заявленных услуг, а именно на область их применения.

Данный тезис подтверждается доводами самого возражения, исходя из которых заявленное обозначение предназначено для индивидуализации проекта, направленного на развитие гастрономической культуры, поддержки бизнеса в сфере питания, создания образовательной и торговой платформы для профессионалов и любителей кулинарии.

Тем самым, можно говорить о том, что в составе заявленного обозначения словесный элемент «food» не обладает различительной способностью, носит описательный характер, а, следовательно, является неохраняемым согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте, что подтверждается сложившейся практикой при экспертизе обозначений, включающих спорный словесный элемент.

В этой связи коллегия приняла к сведению примеры регистраций товарных знаков, в которых слово «FOOD» не исключено из правовой охраны, и считает необходимым указать на то, что они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент в приведенных заявителем регистрациях употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл, либо является частью сложносоставного фантазийного слова, изъятие которого из состава всего обозначения в целом не представляется возможным.

При этом коллегия обращает внимание на существующую практику регистрации товарных знаков со словесным элементом «FOOD» в отношении однородных заявленному перечню услуг, в которых спорный словесный элемент не 6 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/937322?ysclid=mcok4mf2pm907571767 , Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. дискламирован, например: «» по свидетельству №629364, «» по свидетельству №773864, «» по свидетельству №748399, «» по свидетельству №743989, «» по свидетельству №715610.

Таким образом, в отсутствие единообразия выводов при экспертизе указанных товарных знаков, не представляется возможным говорить о том, что федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был нарушен принцип законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для заявленных услуг с включением в объем правовой охраны товарного знака спорного словесного элемента «food».

Вместе с тем, наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «ONLY FANS» послужило снованием для отказа в его регистрации в качестве товарного знака в соответствии с подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащих компании Fenix International Limited, а именно: «» [1] (международная регистрация №1509110 с датой приоритета от 28.05.2020), «ONLYFANS» [2] (международная регистрация №1507723 с датой приоритета от 28.05.2020), «» [3] (международная регистрация №1682437, с датой приоритета от 18.02.2022).

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] – [3] по международным регистрациям №1509110, №1507723, №1682437 предоставлена, в частности, для индивидуализации услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ:

35 класс МКТУ – «online subscription services for the purpose of allowing individuals to subscribe and access content uploaded by members of the service for sporting, fitness and entertainment purposes» / «услуги онлайн-подписки, позволяющие частным лицам подписываться на контент, загружаемый пользователями сервиса, и получать к нему доступ в спортивных, фитнес- и развлекательных целях»;

38 класс МКТУ – «telecommunications; providing access to interactive communication services (blogs); providing Internet chatrooms; telecommunications services, namely electronic transmission of data, messages, graphics, images and information; peer-to-peer photo sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files among internet users; providing access to computer, electronic and online databases; providing online forums for communication on topics of user interest; providing online chat rooms and electronic bulletin boards; broadcasting services over computer or other communication networks namely, uploading, posting, displaying, tagging, and electronically transmitting data, information, messages, graphics, and images; photo sharing and data sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files, videos, audio visual content and data among internet and mobile device users; electronic exchange of messages via chat lines, chatrooms and Internet forums; video-on-demand transmission services; video broadcasting; providing access to a web site that gives users the ability to upload photographs» / «телекоммуникации; предоставление доступа к интерактивным коммуникационным сервисам (блогам); предоставление интернет-чатов; телекоммуникационные услуги, а именно электронная передача данных, сообщений, графики, изображений и информации; услуги однорангового обмена фотографиями, а именно электронная передача цифровых фотофайлов между пользователями Интернета; предоставление доступа к компьютерным, электронным и онлайновых баз данных; предоставление онлайн-форумов для общения по темам, представляющим интерес для пользователей; предоставление онлайн-чатов и электронных досок объявлений; услуги широковещания по компьютерным или другим коммуникационным сетям, а именно загрузка, размещение, отображение, маркировка и электронная передача данных, информации, сообщений, графики и изображений; услуги обмена фотографиями и данными, а именно электронная передача файлов цифровых фотографий, видео, аудиовизуального контента и данных между Интернетом и мобильными устройствами пользователей; электронный обмен сообщениями через линии чата, чатрумы и интернет-форумы; услуги передачи видео по запросу; видеотрансляция; предоставление доступа к веб-сайту, который дает пользователям возможность загружать фотографии»;

41 класс МКТУ – «providing entertainment services, namely, providing entertainment services featuring non-downloadable video, photographs, images, audio, and text through a website and via a global computer network; providing entertainment services in the fields of social and community interest groups, specifically sporting, fitness and entertainment community interest groups through computers or electronic and online databases; publication of electronic journals and web logs featuring user generated or specified content in relation to sporting, fitness and entertainment purposes; electronic publishing services for others» / «предоставление развлекательных услуг, а именно предоставление развлекательных услуг с использованием не загружаемых видео, фотографий, изображений, аудио и текста через веб-сайт и через глобальную компьютерную сеть; предоставление развлекательных услуг в области социальных и общественных групп по интересам, в частности спортивных, фитнес- и развлекательных групп по интересам, с помощью компьютеров или электронных и онлайновые базы данных; публикация электронных журналов и веб-логов, содержащих созданный пользователем или заданный контент, связанный со спортом, фитнесом и развлечениями; электронные издательские услуги для других пользователей»;

42 класс МКТУ – «technical support services, namely, providing help desk services in the field of computer software, namely, providing users with instructions and advice on the use of downloadable computer software, provided online and via e-mail; computer services, namely, providing an interactive website featuring technology that allows users to manage their online photograph and social networking accounts; online providing of non-downloadable software for displaying and sharing user location data, photographs and images, and for searching for and locating other users and places and interacting therewith; providing online non-downloadable software for displaying and sharing user location data, photographs and images, and for searching for and locating other users and places and interacting therewith; updating of Internet pages; software design services; design of computer systems; installation and maintenance of software for Internet access; rental and maintenance of memory space for websites, for others (hosting); providing or rental of electronic memory space on the Internet (web space)» / «услуги технической поддержки, а именно предоставление услуг справочной службы в области компьютерного программного обеспечения, а именно предоставление пользователям инструкций и советов по использованию загружаемого компьютерного программного обеспечения, предоставляемых онлайн и по электронной почте; компьютерные услуги, а именно предоставление интерактивного веб-сайта с технологией, позволяющей пользователям управлять своими онлайн-фотографиями. и учетные записи в социальных сетях; онлайн-предоставление не загружаемого программного обеспечения для отображения и обмена данными о местоположении пользователей, фотографиями и изображениями, а также для поиска и определения местоположения других пользователей и мест и взаимодействия с ними; предоставление онлайн-незагружаемого программного обеспечения для отображения и обмена данными о местоположении пользователей, фотографиями и изображениями, а также для поиска и определения местоположения других пользователей и мест и взаимодействия с ними; обновление интернет-страниц; услуги по разработке программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; установка и обслуживание программного обеспечения для доступа в Интернет; аренда и обслуживание памяти пространство для веб-сайтов, для других пользователей (хостинг); предоставление или аренда пространства электронной памяти в Интернете (веб-пространство)».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] необходимо указать следующее.

Перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых оспаривается решение административного органа, включает услуги в области продвижения товаров, что подразумевает совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] – [3] зарегистрированы для индивидуализации сервиса онлайн-подписки, который представляет собой платформу, предоставляющую доступ к определенным товарам или услугам в обмен на регулярные платежи, т.е. фактически данная услуга представляет собой продвижение товаров.

Перечень услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] включает деятельность в области телекоммуникаций, связанную с электронной передачей различного рода данных.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] включает деятельность в сфере проведения различных развлекательных и познавательных мероприятий.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] связаны с информационными технологиями, программированием, веб-дизайном и телекоммуникационными технологиями, в том числе сети Интернет.

В этой связи можно говорить о том, что сопоставляемые услуги 35, 38, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] относятся к одинаковым категориям деятельности, что предполагает одни и те же назначение и круг потребителей, а также способы осуществления этой деятельности, и, тем самым, представляется обоснованным вывод об однородности этих сопоставляемых услуг.

Также коллегия проанализировала приведенную в возражении информацию о заявителе и правообладателе противопоставленных товарных знаков и приходит к выводу, что они фактически осуществляют деятельность в одном и том же сегменте рынка, связанную с онлайн-платформами, предоставляющими пользователям возможность создавать и распространять различного рода информацию, в том числе и в области кулинарии.

Приостановка обслуживания российских потребителей со стороны правообладателя противопоставленных товарных знаков не влияет на вывод о наличии однородности сопоставляемых услуг сравниваемых обозначений. Кроме того, правовая охрана противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации является действующей, следовательно, подлежит правовой охране.

Также не влияет на вывод об однородности услуг довод заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки используются для индивидуализации онлайн-платформы, контент которой носит эротический характер, т.е. отличается от онлайн-продукта заявителя, предназначенного для проектов в области кулинарии. Следует отметить, что при сопоставительном анализе сравниваемых средств индивидуализации исследуется объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны товарных знаков, который в данном споре содержит однородные позиции услуг. Кроме того, следует отметить, что ресурс правообладателя противопоставленных товарных знаков не ограничивается исключительно наличием упомянутого заявителем контента. Согласно общедоступной информации7 на платформе «ONLE FANS» также зарегистрированы шеф-повара, любители фитнеса, музыканты и другие производители контента.

В свою очередь при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [3] на предмет их сходства коллегия исходила из комбинированного характера заявленного обозначения, что влияет на вывод о влиянии того или иного элемента на восприятие всего обозначения с точки зрения индивидуализирующей функции.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Заявленное обозначение «» включает в свой состав изобразительный элемент, а именно, оригинальную визуальную составляющую слова «food», при том, что сам названный элемент, за исключением его графического исполнения, охраноспособным не является. Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ONLY FANS», который носит фантазийный характер для заявленных услуг и, следовательно, выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/OnlyFans.

Между тем, противопоставления «» [1], «ONLYFANS» [2], «» [3] представляют серию товарных знаков, в которых в качестве основного доминирующего элемента входит словесный элемент «ONLY FANS».

Заявленное обозначение характеризует полное вхождение в его состав индивидуализирующего словесного элемента противопоставленных товарных знаков [1] - [3], что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на присутствие в их составе иных элементов.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1 - [3], а также высокая степень однородности услуг, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2024701339 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении спорных заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, а, следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Что касается информации заявителя о регистрации обозначения «» на территории иного государства, в данном случае Турции, то она не устраняет препятствий для предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

Также следует указать, что просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение не подлежит удовлетворению. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Измененное исполнение «» заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [3], принадлежащих иному лицу.

Следует указать, что по результатам рассмотрения поступившего возражения 03.06.2025 поступило обращение заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия должным образом не исследовала приведенные в возражении аргументы, по причине чего пришла к необоснованным выводам. При этом указывается на то, что заявитель обратился к правообладателю противопоставленных товарных знаков за письмом-согласием на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, при отказе в предоставлении которого, заявитель намерен досрочно прекратить правовую охрану указанных в решении административного органа противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, анализ обращения заявителя показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные аргументы обращения по существу дублируют доводы, изложенные в возражении и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

Что касается возможности получения заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков или прекращения их правовой охраны в связи с неиспользованием, то результат этих действий в настоящее время имеет вероятностный характер, а соответствующие документы отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2025.