Обозначение по заявке №2005707074/50 с приоритетом от 31.03.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Цейзер», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «НЬЮТОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Ньютон – единица измерения силы в абсолютной системе механических единиц (Малая Советская Энциклопедия. Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1959).
Федеральным институтом промышленной собственности 21.02.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).
В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров знаки:
- «НЬЮТОН» по свидетельству №143529 с приоритетом от 15.05.1995, зарегистрированный на имя ООО «Ньютон», в отношении однородных товаров 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ [1];
- «NEWTON» по международной регистрации №590186, регистрация произведена в МБ ВОИС 24.07.1992 на имя YVES SAINT LAURENT PARFUMS, France в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [2];
- «NEWTONE» по международной регистрации №636802, регистрация произведена в МБ ВОИС 21.04.1995 на имя KARAMAN IMPORT EXPORT HANDEL KAMUTAY KARAMAN, Switzerland в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [3];
- «NEWTONE» по заявке №2005702547/50 с приоритетом от 09.02.2005, заявленный на имя ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [4].
В решении экспертизы отменено, что заявленное обозначение сходно с товарным знаком [1] ввиду фонетического и семантического тождества составляющих их словесных элементов «НЬЮТОН». Сходство заявленного обозначения и противопоставлений [2-4] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «НЬЮТОН», «NEWTON» [2-3], «NEWTONE» [4].
В Палату по патентным спорам 25.07.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005707074/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- действие товарного знака по свидетельству №143529 досрочно полностью прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам, утвержденного 14.02.2007;
- заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «НЬЮТОН», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом;
- знак «NEWTON» по международной регистрации №590186 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;
- использование иного алфавита исключает возможность фонетического и смыслового сравнения заявленного и противопоставленных обозначений, так как для российского потребителя фонетическое звучание и смысловое значение слова «NEWTON» не ясно;
- исполнение словесных элементов буквами русского и латинского алфавитов определяет их визуальное различие;
- знак по международной регистрации №636802 включает словесный элемент «NEWT-NE», в котором между буквами «T» и «N» размещен изобразительный элемент в виде цветочка;
- восприятие данного элемента в виде слова «NEWTONE» субъективно, в связи с чем не может быть положено в основу признания сравниваемых обозначений сходными;
- слово «NEWT-NE» отсутствует в иностранных словарях наиболее распространенных групп (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский), что позволяет сделать вывод об его искусственном происхождении и отсутствии смыслового содержания;
- отсутствие смыслового значения исключает возможность семантического сходства;
- исходя из наличия слова «NEWT» - тритон, можно также предположить, что в основе противопоставленного знака лежит данное слово и тогда словесный элемент произносится как «НЬЮТ-НЕ» и имеет смысловое значение «ТРИТОН-НЕ»;
- различия по фонетическому и смысловому факторам позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение не является сходным со знаком по международной регистрации №636802;
- если трактовать изобразительный элемент как букву «О», то противопоставленный знак будет читаться как «НЬЮ-ТОУН»;
- словесный элемент «NEWTONE» образован двумя словами английского языка - «NEW» (новый, иной, другой, обновленный) и «TONE» (тон, выраженный стиль);
- указанное смысловое значение словесного элемента «NEWTONE» отличается от смыслового значения заявленного обозначения «единица измерения силы в абсолютной системе механических единиц»;
- также сравниваемые обозначения различаются по фонетическому: НЬЮТОН (нью-тон) - «NEW-TONE» (нью-тоун) и графическому признакам;
- проведенный анализ показывает, что сравниваемые обозначения не относятся к обозначениям, сходным до степени смешения;
- заявленное обозначения и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.
На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения «НЬЮТОН» по заявке №2005707074/50 в качестве товарного знака.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.
С учетом даты приоритета (31.03.2005) заявки №2005707074/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Пунктом 14.4.2.1 Правил установлено, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений: товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона; товарных знаков других лиц, признанных в установленном Законном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.
Согласно пункту 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в том, числе, на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с материалами заявки №2005707074/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НЬЮТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.
Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-4].
Противопоставленные товарные знаки, как комбинированные [1, 3, 4], так и словесный [2], включают словесные элементы «НЬЮТОН» [1], «NEWTON» [2], «NEWTONE» [3, 4], которые выполнены стандартным [2, 3] и оригинальным [1, 4] шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.
Необходимо отметить, что наличие изобразительного элемента в товарном знаке [3] в виде цветка круглой формы, расположенного между буквосочетаниями «NEWT» и «NE», обуславливает восприятие сочетания букв и изобразительного элемента в качестве слова «NEWTONE».
В товарных знаках [1, 3, 4] основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем являются, их словесные составляющие «НЬЮТОН» [1] и «NEWTONE» [3, 4]. Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуально воспринимаются и запоминаются человеком.
Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-4], показывает, что товары 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают или являются однородными товарами в силу отношения их к одному роду/виду. Однородность товаров заявителем не оспаривается.
Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они включают тождественный по звучанию и в смысловом отношении словесный элемент «НЬЮТОН»/ «NEWTON» (Ньютон (Newton) Исаак (1643-1727), английский ученый, основатель классической физики, см. http://slovari.yandex.ru), что свидетельствует о сходстве знаков.
Что касается противопоставлений [3, 4], то Палатой по патентным спорам было установлено следующее.
Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «NEWTONE» [3, 4] к лексике какого-либо языка, использующего для передачи звуков на письме буквы латинского алфавита, служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантазийного слова. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства противопоставленных знаков [3, 4] с заявленным обозначением по семантическому критерию.
Звуковой анализ словесных элементов «НЬЮТОН» и «NEWTONE» [3, 4] показал, что они являются фонетически сходными, поскольку наблюдается совпадение большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке.
Графически заявленное обозначение и товарные знаки [3, 4] не являются сходными, в силу использования в написании словесных элементов различных видов алфавитов и шрифтов. Вместе с тем при наличии звукового сходства словесных составляющих обозначений графический признак носит второстепенный характер.
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в рассматриваемом случае при высокой степени звукового сходства словесных элементов, составляющих сравниваемые обозначения, потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что товары, маркированные заявленным обозначением и товарными знаками [3, 4], принадлежат одному и тому же изготовителю.
Учитывая, что сравниваемые знаки предназначены для маркировки однородных товаров 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] до степени смешения является правомерным.
Вместе с тем, решение об отказе в регистрации обозначения по заявке №2005707074/50 в качестве товарного знака было принято экспертизой 21.02.2007 без учета изменения правового статуса товарного знака по свидетельству №143529 [1], что противоречит требованиям законодательства.
Пунктом 14.4.2.1 Правил установлено, что при проведении экспертизы на предмет соответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не должны учитываться товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.
На основании решения Палаты по патентным спорам от 14.02.2007, правовая охрана товарного знака по свидетельству №143529 [1] досрочно полностью прекращена по причине неиспользования на территории Российской Федерации.
Таким образом, основания для учета товарного знака по свидетельству №143529 [1] в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют, что приводит к возможности регистрации обозначения для части товаров 03, 25, 32 и всех товаров 05, 29, 30, 33 классов МКТУ.
Что касается учета изменения правового статуса международной регистрации №636802, Палата по патентным спорам отмечает следующее.
Исходя из пункта 1.6 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.
В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палата по патентным спорам оценивает правомерность вынесенного экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.
На основании решения Палаты по патентным спорам от 18.10.2007 правовая охрана международной регистраций №636802 досрочно полностью прекращена по причине неиспользования на территории Российской Федерации.
Таким образом, на дату (22.08.2007) принятия возражения на решение экспертизы по заявке №2005707074/50 к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана международной регистраций №636802 действовала, что исключает возможность принятия во внимание данных обстоятельств.